Лекція 11. Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід

1. Подання заявки. Пріоритет винаходу

2. Експертиза заявки на винахід (корисну модель)

3. Оскарження рішення за заявкою

4. Публікація відомостей про винахід

11.1.Подання заявки. Пріоритет винаходу

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 543 від 22.05. 2001 р. заявник за подання заявки на один винахід сплачує збір у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для KM складає 0,3 неоподатковуваних мінімумів), а для іноземних осіб відповідно — 100 доларів США за винахід і 60 доларів США за KM.

Якщо заявка подається на групу винаходів, збір сплачується у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для KM -0,3) і додатково за кожний винахід більше одного - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для KM - 0,05), а для іноземних осіб - відповідно 100 та 40 доларів США (для KM - 60 та 10 доларів США).

Якщо заявник має пільги щодо сплати збору, підставою для її надання є копія документа, який підтверджує пільгу. Категорії громадян України, яким надаються пільги щодо сплати зборів, вказані у Положенні про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2001 р. № 543.

Дата подання заявки встановлюється за датою одержання Установою матеріалів заявки, що викладаються українською мовою, та заяви. Форми заяв на видачу патентів на винахід та KM дещо відрізняються. Як правило, матеріали заявки принаймні мають містити:

—заяву про видачу патенту на винахід з проведенням кваліфікаційної експертизи чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель);

—опис винаходу (корисної моделі);

—формулу винаходу (корисної моделі);

—креслення (якщо на них є посилання в описі);

—реферат.

Якщо опис викладено іноземною мовою, то для збереження дати пріоритету заявки його переклад на українську мову повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Після встановлення дати пріоритету заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер. У подальшому, під час листування з Установою, заявник повинен посилатись на реєстраційний номер заявки.

Пріоритет — це першість у поданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою подання до Установи правильно оформленої заявки.

Якщо заявка на видачу патенту на такий самий винахід іноземним заявником була подана спочатку до патентної Установи однієї з держав-учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, заявник має право скористатись правом конвенційного пріоритету. Це означає, що протягом 12-ти місяців від дати подання заявки заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що має намір скористатись правом конвенційного пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заявки, державу, в якій вона була подана. Заяву необхідно надіслати протягом 3-х місяців від дати подання заявки до Установи. У цей же термін подається завірена копія заявки, за якою встановлюється пріоритет, та її переклад на українську мову.

Згідно з вимогами Закону для громадян України існує певний порядок подачі заявок на винахід та КМ до патентних відомств інших держав. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (KM) іншої держави, в тому числі міжнародної заявки, громадяни України зобов'язані подати заявку до національної Установи. Крім того, заявник одночасно з цим повинен також повідомити Установу про наміри здійснити іноземне патентування. У разі, якщо заборона на іноземне патентування не надійшла протягом 3 місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи, заявка на одержання іноземного патенту на винахід (МК) може бути подана в патентний орган іноземної держави. В необхідних випадках Установа може дозволити іноземне патентування і раніше зазначеного терміну. У противному випадку, за клопотанням Установи, іноземний патент може бути скасовано, а заявник може понести адміністративне чи кримінальне покарання. Такі жорсткі дії пояснюються просто. Україна, як і кожна цивілізована держава, має захищати свої економічні інтереси.

Однак перше ніж подати заявку на винахід або КМ до Установи, слід уважно ознайомитись з рівнем техніки, вибрати аналоги та прототип. З цією метою проводиться, так званий, патентний пошук. Вивчення матеріалів вимагає значного напруження. Адже сьогодні у світі щоріч но з'являється більше 4 млн публікацій з питань науки та техніки, щохвилини публікується близько 2 тис. друкованих аркушів наукових текстів, кожні 1,5...2 хвилини пропонується нове технічне рішення, щогодини реєструється понад 40 винаходів.

11.2. Експертиза заявки на винахід (корисну модель)

Експертиза заявки має статус науково-технічної експерти­зи, складається:

1) з попередньої експертизи;

2) з формальної ек­спертизи;

3) за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом екс­пертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Заклад експертизи - це уповноважений Установою держав­ний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня1958 p. Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Уста­нова приймає рішення про видачу патенту або про відмову у ви­дачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому Установою порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого Імені (найменування) і своєї адреси, адреси для ли­стування, імені та адреси свого представника.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заяв­ників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни врахо­вуються, якщо бони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу патенту.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесен­ня будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що по­милка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через за­лежні від подавця заяви обставини.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в

матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про на­дання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці. Додаткові матеріали мають бу­ти подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій ма­теріалів, що протиставлені заявці..

Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наяв­ності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державно-таємниці.

За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо за­явка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі Державний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Державний експерт надсилає своє рішення разом з ма­теріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.

Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встанов­люється Державним експертом з урахуванням ступеня секрет­ності інформації.

Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесен­ня заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до ньо­го, і все наступне діловодство за заявкою здійснюється у режимі секретності.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи не­гайно повідомляє заявника. Якщо у заявці не було пропозиції за­явника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречу­вання матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного екс­перта до суду.

В Україні встановлена система так званої відстроченої (відкладеної) експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Суть цієї системи полягає в тому, що діловодство за за­явкою складається з двох етапів:

• експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прий­няті до розгляду, в офіційному бюлетені Установи;

• кваліфікаційної експертизи або експертизи заявленого ви­находу по суті.

Розгляд заявки починається з дати її подання. Датою подан­ня заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять

принаймні:

«заявку у довільній формі про видачу патенту (декла­раційного патенту), викладену українською мовою;

• відомості про заявника та його адресу, викладені ук­раїнською мовою;

• матеріал, що справляє враження опису винаходу, і частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу, ви­кладені українською або іншою мовою. Якщо опис і фор­мулу винаходу виконано іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою пови­нен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за ЇЇ подання проводиться формальна експертиза заявки.

Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення протягом року від дати подання заявки, тобто за 6 місяців до дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені. Але ці виправлен­ня і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після одержання заявником рішення про видачу па­тенту або рішення про відмову у його видачі.

За внесення змін та уточнень в матеріали заявки на винахід з ініціативи заявника після встановлення дати подання заявки сплачується збір.

Експертиза заявки на винахід за формальними ознаками

Формальна експертиза (експертиза за формальними озна­ками) - це експертиза, під час якої:

• встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 13 За­кону;

• визначається належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами;

• перевіряється відповідність заявки та її оформлення вста­новленим вимогам;

• перевіряється на відповідність встановленим вимогам до­кумент про сплату збору за подання заявки. Експертизу за формальними ознаками ще називають попе­редньою. Бона проводиться без спеціального клопотання заявни­ка протягом двох місяців від дати подання заявки до Установи. У ході проведення такої експертизи перевіряється наявність не­обхідних документів та дотримання встановлених вимог до їх оформлення. Розглядається питання щодо відповідності заявле­ного об'єкта умовам надання правової охорони.

Перше повідомлення заявникові щодо формальної експер­тизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, по­винно бути надіслане не пізніше як шість місяців від встановленої дати подання заявки.

Якщо матеріали заявки оформлені з порушенням вимог За­кону, заявнику надсилається повідомлення про виявлені не­доліки і він повинен протягом двох місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або подати відсутні документи.

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка може бути відхилена за таких причин:

• винахід не відповідає умовам надання правової охорони, тобто вимогам п.1 формальної експертизи;

• якщо заявник не подасть відповідь на запит експертизи за формальними ознаками у встановлений Законом строк (2 місяці віддати одержання повідомлення Установи);

• якщо матеріали, надіслані заявником у відповідь на запит заявки закладу експертизи, не містять необхідних виправ­лень та уточнень;

• якщо додаткові або виправлені матеріали надійдуть пізніше двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи;

• якщо прийнято рішення про можливість проведення екс­пертизи по суті, а клопотання щодо її проведення не пода­но протягом трьох років від дати подання заявки.

Якщо заявка не відповідає вимогам п.1 формальної експер­тизи, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у ви­дачі патенту (деклараційного патенту).

Якщо заявка не відповідає вимогам пункту 2 формальної ек­спертизи, то про цс повідомляється заявнику у письмовій формі.

Для внесення змін до матеріалів заявки, а також виправлень і уточнень, заявнику надається два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи.

Якщо Установа приймає рішення про відхилення заявки, повідомлення про це надсилається заявнику.

Якщо заявка на видачу патенту на винахід (корисну модель) пройшла формальну експертизу, заявнику надсилається за заяв­кою стосовно:

• патенту на винахід — повідомлення про завершення фор­мальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

• деклараційного патенту на винахід (корисну модель) - рішення Установи про видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель).

Експертиза заявки на винахід по суті

За клопотанням заявника або будь-якої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки по суті або кваліфікаційна експер­тиза. Заявник може подати таке клопотання протягом трьох років від дати подання заявки до Установи. Будь-яка зацікавлена особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті після

публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені, але не пізніше трьох років від дати її подан­ня. До клопотання додається документ про сплату збору за прове­дення експертизи по суті.

За проведення кваліфікаційної експертизи сплачується збір. Якщо документ про сплату збору не надійшов разом із кло­потанням, клопотання вважається неподаним.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - це експер­тиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід пройшла формальну експертизу, заклад експертизи, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, роз­починає проведення експертизи заявки на локальну новизну.

Експертиза на локальну новизну - складова частина кваліфі­каційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

Локальнанов новизна - новизна, що встановлюється за видани­ми в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи за­явками на видачу патентів.

При позитивному результаті експертизи заявки на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу декла­раційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки па видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати ЇЇ пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені виз­начені нею відомості про заявку за умови, що вона невідкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому по­рядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Відомості про заявку на видачу деклараційного натешу па винахід (корисну модель) не публікуються.

Відомості про заявки, щодо яких державний експерт прий­няв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.

Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи:

• перевірка формули винаходу:

• перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

Установа має право зажадати від заявника додаткові ма­теріали, без яких проведення експертизи по суті неможливе, і за цих обставин заявник повинен подати їх протягом двох місяців від дати одержання відповідного запиту.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності, заявнику надсилається рішення про видачу патенту па винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається попе­реднє рішення про відмову у видачі патенту. Протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки та подати додаткові матеріали. Якщо протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі па­тенту на винахід заявник не вніс зміни і не подав додаткові ма­теріали, Установа приймає рішення про відмову у видачі патен­ту на винахід.

Рішення про видачу або відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.

Заявник повинен протягом трьох місяців від дати одержан­ня рішення про видачу патенту надіслати до Установи документ про сплату збору за видачу патенту.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за на­явності документа про сплату збору Установа публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Установи у встановлений законом строк (3 місяці), заявка вважається відкликаною.

Заявник може брати участь у розгляді питань, які виникають під час проведення експертизи заявки на винахід по суті.

11.3. Оскарження рішення за заявкою

Якщо заявник не згодний з рішенням Установи стосовно за­явки, він може оскаржити рішення Установи, подавши мотивова­не заперечення до Апеляційної палати. Заперечення подасться протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи сто­совно заявки. Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, відне­сених до її компетенції згідно з законом.

За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у зазначений строк (2 місяці), заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідомлення.

У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та доку­мента про сплату збору за подання заперечення діловодство за заяв­кою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення в межах мотивів, викладе­них заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк роз­гляду заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Уста­нови та надсилається заявнику,

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест па це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийня­те за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців віддати одержання рішення.

11.4 Публікація відомостей про винахід

Публікація - це доведення Офіційним шляхом до загально­го відома будь-якої інформації про винахід.

Офіційним виданням Установи з питань «Промислова власність», в якому знаходять відображення основні етапи патент­ного діловодства стосовно об'єктів промислової класності, що охороняються в Україні.

Перша публікація відомостей про винахід здійснюється че­рез 18 місяців від дати подання заявки на винахід. Якщо заявник вважає, що 18 місяців занадто великий строк до публікації відомо­стей про заявку, він може прискорити публікацію. За клопотан­ням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше за­значеного строку.

В офіційному бюлетені в розділі «Публікація відомостей про заявки, які прийняті до розгляду» подаються бібліографічні дані про заявки на винаходи, а в розділі «Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)» бібліографічні дані та формула винаходу. Інформація у цих розділах упорядкована за індексами МПК.

У розділі «Сповіщення» публікується інформація про всі. юридичне значимі дії стосовно винаходів, зокрема, припинення строку дії патенту, зміна повного імені власника патенту, виправ­лення очевидних помилок, відомості про передачу прав власності на винахід та ліцензійні договори тощо.

Покажчики, які є довідко во-пошуковим апаратом до інфор­мації, що подається в бюлетені, дозволяють здійснювати пошук за індексом МПК (систематичний покажчик), за номером патенту (нумераційний покажчик).

Річні покажчики, які видаються за матеріалами офіційного бюлетеня, дають можливість провести пошук також за іменем ви­нахідника чи іменем власника патенту.

В офіційному бюлетені також публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених міжнародних договорів, матеріали конвенцій, повідомлень ВОІВ, повідомлень Європейського патентного відомства (ЄПВ) тощо.