§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

Статья 1370 ГК регулирует отношения, которые связаны со служебными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Статус "служебных" указанные объекты приобретают в том случае, если они созданы работником в рамках выполнения своих трудовых обязанностей или при выполнении конкретного задания работодателя.

1. При установлении круга трудовых обязанностей работника, создавшего служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, действуют те же правила, которые касаются служебных произведений. Такие обязанности прежде всего вытекают из трудового договора, который согласно ст. 56 ТК должен определять трудовую функцию работника.

Обязанности работника, кроме того, могут определяться внутренними документами работодателя, с которыми работник ознакомлен. К таким документам могут относиться приказы, положения, должностные инструкции.

ГК также указывает на то, что служебным считается изобретение, полезная модель или промышленный образец, которые созданы в связи с выполнением работником конкретного задания работодателя. Как представляется, задание работодателя должно даваться в пределах общих обязанностей автора как работника. В том случае, если указание работодателя касается трудовой деятельности, которая не вытекает из трудового договора, такое поручение может рассматриваться как изменение трудовой функции, т.е. перевод на другую работу, которое на основании ст. 72.1 ТК допускается только с письменного согласия работника.

2. По общему правилу за работником, создавшим служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепляется право авторства на соответствующий объект. Данное право по своей природе является неимущественным и не может отчуждаться.

3. Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, которое согласно ст. 1226 ГК является имущественным правом, а также право на получение патента принадлежат работодателю. Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель и промышленный образец может не перейти к работодателю и сохраниться у работника в двух случаях:

1) соглашением, в том числе трудовым, между работником и работодателем может быть предусмотрено иное распределение исключительных прав на указанные объекты;

2) ГК предоставляет работодателю срок, в течение которого он может подать заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, передать право на подачу данной заявки другому лицу либо сообщить работнику о сохранении информации о созданном объекте в тайне.

Если работодатель не совершит ни одно из указанных действий, то право на получение соответствующего патента переходит к работнику. В этом случае ГК сохраняет за работодателем право на использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации.

4. В том случае, если соглашениями, заключенными между работником и работодателем, не закреплено право работника на получение патента, при создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца работник обязан письменно уведомить работодателя. Поскольку ГК не установлено, в течение какого времени работник должен уведомить работодателя, этот срок должен быть определен в трудовом договоре либо определен работодателем и доведен до работника. В ином случае, если срок направления упомянутого уведомления не определен, рассматриваемое положение ГК фактически теряет смысл.

Уведомление работодателя о создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца является событием, с которым ГК связывает начало течения четырехмесячного срока для совершения работодателем одного из указанных ниже действий:

- работодатель может подать заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Под подачей заявки на выдачу патента понимаются действия, указанные в ст. 1374 ГК. В этом случае после получения патента работодатель становится обладателем исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;

- работодатель может передать право на подачу заявки на патент другому лицу. Вопросы передачи права на получение патента не раскрываются в ГК. Тем не менее из общего анализа положений ГК можно сделать вывод о том, что такая передача должна производиться на основании договора между работодателем и иным лицом, желающим получить соответствующий патент. Кроме этого, если передача права на получение патента происходит после подачи заявки работодателем, в документы заявки должны быть внесены изменения (ст. 1378 ГК). В любом случае права на получение патента могут быть переданы только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. После регистрации работодатель может заключить договор об отчуждении исключительного права либо лицензионный договор;

- информация о результатах интеллектуальной деятельности по решению работодателя может быть сохранена в тайне. При этом ГК не определяет, что в данном случае имеется в виду коммерческая тайна. Поэтому представляется, что рассматриваемая норма будет распространяться также и на информацию, которая не удовлетворяет критериям коммерческой тайны.

Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе требовать от работодателя выплаты ему вознаграждения, если работодатель: а) получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец; б) примет решение о сохранении информации о соответствующих результатах интеллектуальной деятельности в тайне и сообщит об этом работнику; в) передаст право на получение патента другому лицу; г) не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Таким образом, если право на получение патента не представлено работнику, он имеет право на вознаграждения фактически в любом случае, за исключением одного: если патент не будет получен работодателем по не зависящим от него причинам.

5. ГК не устанавливает какие-либо требования к размеру компенсации или вознаграждения, которые выплачиваются работнику, или порядку их выплаты, и указывает на то, что эти вопросы должны определяться в договоре между работником и работодателем. Вместе с тем ГК предусмотрено, что Правительство РФ может устанавливать минимальные ставки вознаграждения.

В случае недостижения согласия относительно размера и порядка выплаты компенсации или вознаграждения соответствующий спор рассматривается судом.

6. Пункт 5 ст. 1370 ГК посвящен ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец не были созданы работником в пределах своих служебных обязанностей, но с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя. В этой ситуации ГК не признает указанные объекты служебными и предоставляет право на получение патента работнику.

Однако работодателю также предоставлены определенные права. Во-первых, он вправе потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права. ГК не устанавливает какие-либо ограничения для работодателя относительно использования указанных объектов по лицензии, поэтому он вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец в любом объеме.

Во-вторых, работодатель вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца. Размер такого возмещения ГК не определяет, очевидно, оставляя решение данного вопроса на усмотрение сторон.

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

Статья 1371 ГК содержит нормы, регулирующие отношения сторон договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОК) или технологических работ (ТР), по распределению между ними прав на созданные по таким договорам объекты патентной охраны, создание которых прямо не предусматривалось этими договорами.

Можно сказать, что нормы ст. 1371 ГК являются новыми. Ранее вопрос о правах сторон на результаты работ разрешался в соответствии со ст. 772 ГК (в прежней редакции) (см. ст. 25 Вводного закона IV), которая предоставляла весьма расплывчатое регулирование этого вопроса, оставляя разрешение вопроса о принадлежности прав, равно как и о пределах их использования, сторонам на условиях заключаемого ими договора.

Несомненно, договорная система обладает тем преимуществом, что на ее основе можно достигнуть соглашения, удовлетворяющего интересы всех заинтересованных лиц. Между тем появление новых норм, в совокупности с положениями ст. 772 ГК в новой редакции, призвано устранить спорные вопросы, которые нередко ранее возникали на практике в связи с определением принадлежности прав сторон на результаты работ и, как следствие, прав на получение патента.

1. Положения п. 1 ст. 1371 ГК носят диспозитивный характер и закрепляют общее правило о том, что если договором не предусмотрено иное, право на получение патента и исключительное право на созданный в рамках рассматриваемого договора объект патентной охраны принадлежат подрядчику (исполнителю).

В случае, если договором предусмотрено, что такие права передаются заказчику или указанному им третьему лицу, исполнитель при всех условиях для передачи таких прав заказчику или иному лицу должен являться надлежащим правообладателем, т.е. получить надлежащим образом права от своего работника или от контрагента по подрядному или иному договору. Иногда исполнителю для выполнения задания приходится применять уже существующие изобретения, права на которые принадлежат в том числе другим лицам. В этом случае исполнитель должен обеспечить заказчику возможность их использования. Для этого он должен надлежащим образом приобрести права у правообладателя и так или иначе передать или предоставить их использование заказчику.

Абзац 2 п. 1 ст. 1371 ГК определяет условия, на которых заказчик может использовать созданные в рамках договора изобретение, полезную модель или промышленный образец, если иное не предусмотрено договором. Прежде всего, такое использование должно быть обусловлено целями, для достижения которых был заключен соответствующий договор. Одновременно с этим такое использование должно осуществляться на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения, т.е. на условиях безвозмездной лицензии. Эти условия сохраняются при смене правообладателя или при передаче исполнителем права на получение патента другому лицу.

Отметим, что цели, для которых был заключен соответствующий договор, частично определены в ст. 769 ГК, согласно которой по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется произвести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, по договору на выполнение ОКР и ОКТР - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.

2. В п. 2 ст. 1371 ГК содержатся условия, на которых созданный по договору объект патентной охраны может использоваться исполнителем, если согласно договору между исполнителем и заказчиком право на получение патента передано заказчику либо указанному им третьему лицу. Отметим, что буквально указанная норма содержит положения о закреплении за заказчиком или указанным им третьим лицом права на получение патента или исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Представляется, что использование союза "или" в данном случае является ошибочным, так как передача права на получение патента без передачи исключительного права на объект патентной охраны невозможна (и наоборот) в силу положений ст. 1229 и 1358 ГК.

Закрепление исключительных прав на созданный по рассматриваемому договору объект патентной охраны за заказчиком или за указанным им третьим лицом является логичным тогда, когда работы по договору финансируются за счет указанных лиц. На практике это самая распространенная модель отношений, применительно к договорам на выполнение НИР и ОКТР. Если договором не предусмотрено иное, то по общему правилу, установленной этой нормой, исполнитель вправе использовать созданный им объект патентной охраны для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

При этом, поскольку речь идет об использовании таких объектов по лицензии для собственных нужд, эта лицензия не может быть уступлена другому лицу, за исключением перехода прав правопреемнику в случаях, предусмотренных законом (например, в случае реорганизации юридического лица).

3. Пункт 3 ст. 1371 ГК говорит о том, что если патентообладатель и автор созданного в рамках рассматриваемого договора объекта патентной охраны не совпадают, то последнему причитается вознаграждение. При этом порядок выплаты такого вознаграждения должен определяться по правилам п. 4 ст. 1370 ГК, которая регулирует отношения связанные с созданием служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного промышленного образца.

Здесь представляется актуальным рассмотреть вопрос, нередко возникавший на практике, кто же должен являться плательщиком вознаграждения автору служебного изобретения в случае, когда право на получение патента передано работодателем автора третьему лицу (заказчику)? Представляется, что положения части четвертой ГК об условиях выплаты авторского вознаграждения за создание служебного изобретения не меняют в этой части ранее действующие положения Патентного закона. Так, согласно ст. 8 Патентного закона вознаграждение за изобретение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей, уплачивалось автору изобретения его работодателем. Аналогичное ему положение о том, что вознаграждение автору выплачивается его работодателем, закреплено и в п. 4 ст. 1370 ГК. При этом в этой норме сохранены также ранее действующие положения о том, что размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и работником, а в случае возникновения спора - судом. В силу указанной нормы автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение также в том случае, когда право на получение патента на такое изобретение передано работодателем другому лицу. Согласно п. 3 ст. 1371 ГК право на получение вознаграждения сохраняется за автором изобретения и тогда, когда изобретение было создано при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИР и ОКТР, которые прямо не предусматривали их создание. При этом в силу имеющейся отсылки к п. 4 ст. 1370 ГК можно сделать вывод о том, что в данном случае обязанность по выплате вознаграждения автору такого изобретения также сохраняется за его работодателем.

Иными словами, выплата вознаграждения автору служебного изобретения - обязанность лица, с которым автор состоит в трудовых отношениях, независимо от того, передано ли работодателем право на получение патента другому лицу или оставлено за собой.

Однако договором между заказчиком и исполнителем (работодателем автора) по договору на выполнение НИР и ОКТР может быть предусмотрена возможность выплаты автору вознаграждения заказчиком (или указанным им третьим лицом) в случае, если последнему передано исключительное право на созданный в рамках договора объект патентной охраны. Следует отметить, что такой способ выплаты авторского вознаграждения является правом, но не обязанностью заказчика. Одновременно с этим при наличии в договоре условия о выплате авторского вознаграждения заказчиком НИР и ОКТР следует также получить согласие автора на получение вознаграждения не от работодателя, а от другого лица.

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу

1. Нормы ст. 1372 ГК являются новеллой для патентного законодательства. Вызывает сомнение сама возможность существования заказа в сфере патентных прав, а точнее, насколько исполним такой договор. В отличие от ст. 1371 в ст. 1372 ГК речь идет о договоре, который прямо предусматривает создание охраноспособного объекта патентного права. Между тем правовая защита объектов патентного права, включая промышленные образцы, в отличие от объектов авторского права предоставляется с момента государственной регистрации промышленного образца, которая подтверждается выдачей патента. Таким образом, охраноспособность результата - промышленного образца, созданного по договору заказа, определяется не заказчиком по договору, а федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи логично, что одним из условий исполнения обязательств по рассматриваемому договору заказа должно являться обязательное признание созданного по нему художественно-конструкторского решения охраноспособным в качестве промышленного образца компетентным органом.

Во избежание разногласий по исполнению договора заказа сторонам следует уделить особое внимание предмету договора. В данном случае речь идет о создании объекта, который на момент заключения договора существует как замысел заказчика или автора (подрядчика (исполнителя) по договору). Сторонам следует определить по возможности максимально точно, какими признаками должен обладать подлежащий созданию по договору промышленный образец. Так, создаваемый по рассматриваемому договору заказа результат, а именно художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, должен в конечном итоге обладать признаками патентоспособности, предъявляемыми законом к промышленным образцам, т.е. должен являться новым и оригинальным (см. ст. 1352 ГК). В этой связи представляется, что работа по созданию потенциально охраноспособного результата в рамках рассматриваемого договора заказа должна осуществляться при обязательном участии специалистов в области патентной охраны. Но даже в этом случае нельзя однозначно гарантировать обязательную выдачу охранного документа.

Сторонам также следует серьезно отнестись к условиям оплаты работ по такому договору и предусмотреть, как будут оплачены эти работы, если в дальнейшем в выдаче патента будет отказано. Это связано с тем, что в отличие от договора на выполнение НИР и ОКТР, который прямо не предусматривает создание охраноспособного результата, и произведенные работы по которому должны быть оплачены заказчиком вне зависимости от создания охраноспособного результата (ст. 774 ГК), договор заказа, предусмотренный данной нормой, ставит исполнение обязательства в зависимость от получения патента.

Из буквального толкования ст. 1372 ГК следует, что законодатель придал рассматриваемому договору черты подряда. Между тем представляется, что договор заказа, предусмотренный данной нормой, не может являться подрядным в чистом виде, иначе возникают серьезные противоречия ст. 129 ГК в новой редакции, а также положениям ГК о подряде. Так, во избежание противоречий п. 4 ст. 129 ГК в качестве результата работ, подлежащего передаче по настоящему договору заказа, должны передаваться соответственно не результат интеллектуальной деятельности, а права на этот результат.

Внешний вид (дизайн) изделия может одновременно охраняться и как промышленный образец, и как объект авторского права. В этой связи положения ст. 1372 ГК некоторым образом пересекаются с нормами, закрепленными в ст. 1288 ГК "Договор авторского заказа", что как раз обусловлено сходством результатов, создаваемых по таким договорам. Одновременно с этим положения ст. 1372 ГК максимально сходны формулировкам ст. 1296 ГК "Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу", которая в свою очередь является специальной нормой по отношению к ст. 1288 ГК, относящейся ко всем видам произведений, заказываемых авторам. Между тем в ст. 1372 речь идет о самостоятельном договоре, положения которого должны регулироваться в первую очередь нормами патентного права.

Статья 1372 ГК говорит о том, что стороны рассматриваемого договора вправе сделать самостоятельный выбор, кому из них будет принадлежать исключительное право на созданный объект и, следовательно, право на получение патента, закрепив в договоре соответствующие условия. Если стороны не определили в договоре, кому из них такое право принадлежит, то по общему принципу такое право принадлежит заказчику.

2-3. Нормы п. 2 и 3 ст. 1372 ГК можно объединить единым выводом о том, что сторона договора (заказчик или исполнитель), которой в силу договора исключительное право на созданный промышленный образец не принадлежит, получает право использовать этот промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, опять же если договором не предусмотрены иные условия (см. также ст. 1236 ГК).

При этом, поскольку речь идет об использовании промышленного образца по лицензии для собственных нужд, эта лицензия не может быть уступлена другому лицу, за исключением перехода прав правопреемнику в случаях, предусмотренных законом.

4. Пункт 4 ст. 1372 ГК содержит положения, аналогичные п. 4 ст. 1370 и п. 3 ст. 1371 ГК.

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Статьей 1373 ГК установлен особый правовой режим изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, вновь созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. В Патентном законе этим вопросам была посвящена ст. 9.1. Одним из нововведений является то, что ст. 1373 регулирует гражданский оборот исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные не только по государственному контракту, но и по муниципальному контракту. Специфика правового режима изобретений (полезных моделей, промышленных образцов), созданных по государственному контракту, выражается в специальных правилах распределения исключительных прав на такие объекты между заинтересованными лицами, в ограничениях свободы осуществления и распоряжения исключительным правом на них, а также в специальных обязанностях исполнителя по отношению к публичному образованию (Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию). Важно отметить, что правила ст. 1373 ГК охватывают любые изобретения (полезные модели, промышленные образцы), созданные в рамках правоотношений по государственному контракту, независимо от того, было ли создание результата интеллектуальной деятельности предметом государственного контракта или же он создан случайно в ходе выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту.

Первоначальному возникновению исключительного права на вновь созданное изобретение (полезную модель, промышленный образец) предшествует осуществление уполномоченным лицом права на получение патента. В ст. 1373 ГК устранены неточности ст. 9.1 Патентного закона и прямо выражена неразрывная связь двух самостоятельных правомочий на вновь созданное изобретение (полезную модель, промышленный образец) - права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

1. В соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК возможны три варианта распределения права на получение патента и исключительного права на вновь созданное изобретение (полезную модель, промышленный образец). Названные права могут изначально принадлежать исполнителю, или одному из публичных образований - РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию (далее каждое в отдельности, именуемое "публичное образование"), или совместно исполнителю и одному из публичных образований.

Диспозитивная норма п. 1 ст. 1373 ГК сформулирована в интересах исполнителя: если иное не предусмотрено государственным (муниципальным) контрактом, право на получение патента и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданные при выполнении работ по государственному (муниципальному) контракту для государственных (муниципальных) нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если стороны контракта не договорились об ином. Право на получение патента и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) могут принадлежать публичному образованию или совместно публичному образованию и исполнителю только в случае, когда это предусмотрено условиями государственного (муниципального) контракта.

Следует отметить, что на распределение исключительных прав на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное для государственных (муниципальных) нужд, оказывают влияние нормы специальных законов и подзаконных актов, регулирующие порядок заключения и исполнения государственных (муниципальных) контрактов, в частности, постановления Правительства РФ от 02.09.1999 N 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности" (в ред. от 17.11.2005)*(235), от 17.11.2005 N 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности" (в ред. от 22.04.2009)*(236), от 18.11.2006 N 696 "Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета" (в ред. от 21.04.2010)*(237). Так, в п. 4 Положения о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета (утв. постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 N 685) определены следующие критерии, которыми должны руководствоваться государственные заказчики при формулировании условий государственного контракта о распределении исключительных прав на изобретении (полезную модель, промышленный образец): результаты интеллектуальной деятельности, которые в силу закона изъяты из оборота либо ограничены в обороте, или если финансирование работ по доведению этих результатов до стадии промышленного применения берет на себя Российская Федерация, предписано закреплять за Российской Федерацией; результаты, необходимые для выполнения государственных функций, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также с защитой здоровья населения, могут закрепляться за Российской Федерацией или за Российской Федерацией и исполнителем совместно; в иных случаях права на результаты научно-технической деятельности принадлежат исполнителю. См. также коммент. к ст. 1298.

2. Согласно п. 2 ст. 1373 ГК в случае, когда по условиям государственного контракта право на получение патента принадлежит публичному образованию, государственный заказчик обязан подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения (полезной модели, промышленного образца). Если в течение указанного срока государственный заказчик не подаст заявку на выдачу патента, право на получение патента принадлежит исполнителю.

Необходимо отметить, что согласно подп. 2 п. 4 постановления Правительства РФ от 02.09.1999 N 982 исполнитель обязан незамедлительно уведомлять государственного заказчика обо всех созданных при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, под угрозой утраты исключительного права на такой результат интеллектуальной деятельности вследствие неуведомления*(238), хотя в ГК норма аналогичного содержания отсутствует.

3. При закреплении прав на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное по государственному (муниципальному) контракту, необходимо учитывать последствия взаимодействия различных правовых режимов создания результатов интеллектуальной деятельности. Норма п. 3 ст. 1373 ГК, которая является новеллой, обеспечивает баланс интересов сторон государственного (муниципального) контракта. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) по условиям контракта принадлежат публичному образованию, исполнитель обязан заключить соответствующие соглашения со своими работниками и третьими лицами и приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответствующему публичному образованию. Данная обязанность исполнителя компенсирована предоставлением ему права на возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Важно отметить, что содержание прав и обязанностей субъектов отношений по созданию смешанного изобретения должно определяться на основе взаимодействия всех правовых режимов, в рамках которых изобретение создавалось, с учетом правовых оснований создания изобретения и юридической характеристики субъектов. Например, изобретение имеет смешанный характер, если оно было создано в ходе исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ работниками организации-исполнителя. Такое изобретение одновременно отвечает признакам служебного изобретения и изобретения, созданного по государственному контракту. При этом обязательственные отношения сторон по такому договору касательно интеллектуальных прав на результаты работ в силу прямого указания в п. 4 ст. 769 ГК подчиняются нормам части четвертой ГК. Добросовестный исполнитель обязан принять все меры к исполнению государственного контракта и закрепить за собой право на получение патента и исключительные права на создаваемое изобретение с тем, чтобы в дальнейшем распорядиться этими правами и передать их государственному заказчику. Первичные производные исключительные права на изобретение в силу п. 3 ст. 1370 ГК возникают у организации-исполнителя как работодателя, а у государственного заказчика возникают вторичные производные исключительные права на это изобретение на основании государственного контракта на выполнение НИР. Однако, если исключительные права на изобретение, создаваемое работниками организации-исполнителя, принадлежат работникам (или работодателю и работникам совместно) в силу трудового договора (договора об изобретениях), заключенного между организацией-исполнителем как работодателем и работниками ранее, чем государственный контракт, то в такой трудовой договор (договор об изобретениях) необходимо внести изменения и закрепить за работодателем исключительные права на изобретения, создаваемые в рамках выполнения государственного контракта НИР. Если вопросы распределения исключительных прав на результаты работ не будут заблаговременно и надлежаще урегулированы с работниками организации-исполнителя, условие государственного контракта о том, что исключительные права на изобретения принадлежат заказчику, будет обессилено, поскольку организация-исполнитель не вправе единолично распоряжаться исключительными правами на служебные изобретения своих работником, которые ей не принадлежат (п. 2, 3 ст. 1348, п. 4 ст. 1358 ГК). Таким образом, хронология возникновения исключительных прав на изобретение обратна хронологии возникновения оснований его создания.

4. Исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное по государственному (муниципальному) контракту, когда правообладатель не является публичным образованием, ограничено нормами п. 4, 5 ст. 1373 ГК.

Согласно п. 4 ст. 1373 ГК, если патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное при выполнении работ по государственному (муниципальному) контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с п. 1 настоящей статьи непубличному образованию, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) для государственных (муниципальных) нужд. Такая лицензия может быть выдана патентообладателем добровольно. В случае неисполнения патентообладателем обязанности, возложенной на него п. 4 ст. 1373, заинтересованное лицо вправе в порядке ст. 1239 ГК обратиться в суд с требованием о выдаче принудительной лицензии. В таком случае условия лицензии, включая способы, территорию, сроки использования результата интеллектуальной деятельности, а также то, в чем выражаются государственные нужды, определяет суд (см. коммент. к ст. 1239). Важно отметить, что обязанность предоставления простой (неисключительной) лицензии следует за исключительным правом на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное при выполнении работ по государственному (муниципальному) контракту. Если исполнитель, которому исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) принадлежит в соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК, в дальнейшем уступит право на получение патента третьим лицам или заключит договор об отчуждении исключительного права на такой результат интеллектуальной деятельности, новый правообладатель будет также обязан по требованию государственного (муниципального) заказчика предоставить простую (неисключительную) лицензию указанному им лицу в соответствии с п. 4 ст. 1373 ГК. Однако такой обязанности у патентообладателя не возникает, если исключительное право на изобретение возникло у него в результате приобретения права на получение патента у публичного образования или по договору об отчуждении исключительного права с публичным образованием, или у последующих патентообладателей.

Норма п. 4 ст. 1373 ГК не подлежит расширительному толкованию и не распространяется на случаи, когда исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное по государственному (муниципальному) контракту, принадлежит совместно публичному образованию и исполнителю (см. также коммент. к ст. 1298 и 1239).

По общему правилу абз. 3 п. 3 ст. 1229 ГК распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий нескольким лицам совместно, осуществляется правообладателями совместно, если ГК не предусмотрено иное. Исключение из данного правила установлено п. 5 ст. 1373. Если патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное при выполнении работ по государственному (муниципальному) контракту, получен совместно на имя исполнителя и публичного образования, государственный (муниципальный) заказчик вправе без учета воли другого патентообладателя предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого изобретения (полезной модели, промышленного образца) в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя. Требования к форме, сроку, содержанию такого уведомления законом не определены. Если иное не предусмотрено соглашением между правообладателями (государственным (муниципальным) заказчиком и исполнителем), то обязательство по уведомлению должно исполняться в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК). Государственный (муниципальный) заказчик обязан направить такое уведомление в разумный срок после факта выдачи третьему лицу безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения (полезную модель, промышленный образец), созданного по государственному (муниципальному) контракту (абз. 1 п. 2 ст. 314 ГК). См. также коммент. к ст. 1298.

6. Нормы п. 6 ст. 1373 ГК являются нововведением и направлены на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, созданных за счет бюджетных средств. В абз. 1, 2 п. 6 ст. 1373 ГК установлены единообразные последствия досрочного прекращения действия патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное по государственному (муниципальному) контракту, по решению патентообладателя, независимо от того, является патентообладатель исполнителем или государственным (муниципальным) заказчиком. Патентообладатель обязан уведомить другую сторону государственного контракта о решении досрочно прекратить действие патента. Если другая сторона потребует, то патентообладатель обязан передать ей патент на безвозмездной основе. Поскольку в п. 6 ст. 1373 ГК не определены сроки и форма уведомления, целесообразно эти вопросы урегулировать в государственном контракте.

7. Норма п. 7 ст. 1373 ГК гарантирует право автора на вознаграждение, если в соответствии с п. 3 настоящей статьи исключительное право на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) перешло к исполнителю в целях последующей передачи публичному образованию или непосредственно к публичному образованию. В этом случае независимо от того, является ли работодатель исполнителем по государственному (муниципальному) контракту или нет, обязанность по выплате вознаграждения лежит всегда на работодателе (п. 7 ст. 1373 во взаимосвязи с абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК). Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом. Таким образом, норма п. 6 ст. 1373 ГК обеспечивает правовую связь и взаимодействие между различными правовыми режимами создания одного изобретения (полезной модели, промышленного образца). Независимо от того, кто является правообладателем и пользователем служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца), право автора на вознаграждение гарантировано законом (см. также коммент. к ст. 1298).

Правила настоящей статьи также применяются к селекционным достижениям, созданным по государственному контракту (ст. 1471 ГК).