3.2. Способи охорони інтелектуальної власності на товарний знак, здійснювані українськими та іноземними компаніями

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власникові зареєстрованого позначення надаються надзвичайно широкі можливості реагувати на порушення його права власності на знак з боку третіх осіб. Відповідно до цього Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва вважається порушенням його прав, тягне відповідальність згідно норм чинного законодавству України [7]. Таким чином, національний законодавець не обмежується вказівкою на які конкретні види порушень права власності на знак, з одного боку, є позитивним чинником, оскільки власник має реальну можливість протидіяти дуже широкому кругу незаконних дій. Разом з цим, така законодавча позиція ускладнює правозастосовуючу практику, оскільки досить часто навіть самі власники не усвідомлюють, що ті або інші дії, здійснені третіми особами, вже зачіпають їх виняткові права на зареєстроване позначення. Враховуючи ці обставини, для вдосконалення практики застосування даної законодавчої норми необхідно доповнити її приблизним переліком конкретних форм порушення права власності на знак, передбачених, зокрема, Директивою ЄС про товарні знаки. Це дозволить здійснювати швидший і ефективний захист прав власників знаків для товарів і послуг. Проте для запобігання можливим зловживанням такий перелік повинен містити обов'язкову вказівку на те, що "... посягання в будь-якій іншій формі, окрім тих, які прямо передбачені в законі, тягне відповідальність згідно чинному законодавству України". Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зобов'язує порушників права власності на зареєстрований товарний знак відшкодувати власникові свідоцтва на цей знак заподіяні збитки. Оскільки вищезазначений Закон не уточнює які саме збитки повинні відшкодовуватися у разі порушення права власності на товарний знак, для вирішення цього питання слід звернутися до загальних норм про відшкодування шкоди, які закріплені в Цивільному кодексі України [11 c. 258]

Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визнає будь-яке посягання на права власника свідоцтва порушенням його прав [7]. Отже, Закон не містить переліку дій, які можна вважати порушеннями. Він посилає до ст. 16, приводить перелік прав, якими наділяється власник свідоцтва і порушення яких тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Закон не визначає, яку саме відповідальність повинен нести порушник права на товарний знак. У нім лише наголошується, що порушення прав на знаки тягне відповідальність згідно норм чинного законодавства України. Все ж таки Закон в п. 2 ст. 20 встановлює наслідки правопорушення. Зокрема, на вимогу власника дане порушення повинне бути припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові свідоцтва заподіяні збитки. Закон наділяє власника правом вимагати від порушника усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знаку або позначення, схожого з ним до ступеня змішення, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення схожого з ним до ступеня ототожнення. Вимагати відновлення порушених прав власника свідоцтва може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачене ліцензійним договором.

Приведені норми про захист права на товарний знак викликають окремі критичні зауваження. Вони, власне кажучи, не встановлюють належної відповідальності за порушення прав на названий знак. Перш за все, виникає питання: що слід розуміти під поняттям “Будь-яке посягання на права власника свідоцтва”. Термін «посягання» в приведеному контексті є нечітким, розмитим, в нього можна вкладати різний сенс, що може привести до неоднозначного тлумачення. Так, по словниках посяганням є «спроба оволодіти чим-небудь, заподіяти шкоду кому, чому-небудь, позбавити кого-небудь чого-небудь». Цим висловам відповідає слово «замах», оскільки вони, окрім бажання, наміри і тому подібне зробити певну дію, містять ще і значення старання, реальної спроби це зробити. Приведене свідчить не тільки про різноманітність змісту терміну «посягання», але і про те, що він не охоплює всіх дій, які можуть бути визнані порушеннями права на товарний знак. Посяганням завжди є намір, умисна дія. Але порушенням даного права можуть бути і ненавмисні дії. Тому в Законі слід чітко було б визначити, які конкретні дії визнаються порушеннями права на товарний знак, як це зроблено в законодавстві багатьох зарубіжних країн.

Так, згідно Закону Франції про товарні знаки як основні види порушень права на вказаний знак встановлені:

Контрафакція – відтворення чужого знаку, зареєстрованого для тотожних або схожих товарів і послуг;

Обманна імітація – схожі відтворення чужого знаку, здатного викликати небезпеку змішення між оригіналом і імітованим знаком;

Використання знаків без дозволу зацікавлених осіб і застосування імітованих товарних знаків;

Оманливе маркування: використання особою, що не має має рацію, в комерційних цілях сьогодення, оригінального знаку іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг;

Підміна товарів і послуг: постачання товарів або пропозиція послуг інших, ніж ті, які були заявлені в зареєстрованому знайомий;

Незаконне зберігання контрафактних, обманним шляхом маркірованих і імітованих товарних знаків, продаж, введення в обіг, постачання або пропозиція постачання товарів або надання послуг, позначених вказаними знаками [15, c. 54].

Закон Японії про товарні знаки окрім загальновизнаних дій тих, що є порушеннями права на такі знаки, визнає ними також:

Дії, пов'язані з володінням вказаним або схожими товарами з метою передачі або доставки, на яких або на упаковці яких використовується зареєстрований або схожий знак;

Дії, пов'язані з володінням товарами, містять зображення зареєстрованого або схожого знаку, з метою його використання на вказаних або схожих товарах;

Дії, пов'язані з передачею, постачанням або володінням з метою передачі або постачання товарів, що містять зображення зареєстрованого або схожого знаку в цілях сприяння його використанню на вказаних або схожих товарах;

Дії, пов'язані з виробництвом або ввезенням товарів, що містять зображення зареєстрованого або схожого знаку, з метою його застосування або сприяння використанню на вказаних або схожих товарах;

Дії, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням або ввезенням предметів, використовуваних виключно для виробництва товарів, що містять зображення зареєстрованого знаку або схожого з ним [15, c. 66].

Цікаву норму про порушення прав на товарний знак містить Закон США про товарні знаки. Будь-яка особа, без дозволу власника проводить, підробляє, копіює або імітує зареєстрований товарний знак і використовує таке виробництво, підробки, копії або імітації на етикетках, написах, відбитках, упаковці, обгортці, сумках, або у зв'язку з продажем, пропозицією продажу, розповсюдженням або рекламою товарних послуг або у зв'язку з чим використання може викликати помилку, змішування або ввести в оману може бути притягнуто до цивільно-правової відповідальності. Такі деталізовані норми, що визначають перелік дій, які визнаються порушеннями права на вказані знаки, що містять і інші закони про товарні знаки.

Приведені норми зарубіжного законодавства про товарні знаки щодо дій, які визнаються порушеннями прав на них, свідчать, що вказані протиправні дії не можуть бути охоплені одним терміном «посягання», як це зроблено в Законі України про товарні знаки. Проте важливо не тільки визначити перелік вказаних правопорушень, але і встановити ефективну відповідальність за них. Посилання Закону України про товарні знаки з чинним законодавством здається декілька наївною. Це не є відповідальністю за порушення прав на названі знаки. Коли Закон зобов'язує припинити порушення або навіть відшкодувати заподіяні ним збитки, то це не є відповідальністю. Якщо, наприклад, боржника примушують повернути борг, то хіба це відповідальність. Це - лише примушення виконати зобов'язання. Та все ж чинне законодавство передбачає юридичну відповідальність за порушення прав на товарні знаки. Нею може бути кримінальна, адміністративна або цивільно-правова.

Законодавство України не передбачає кримінальної відповідальності за назване порушення. Встановлювати відповідальність за порушення прав на товарні знаки, очевидно, необхідно з кримінальної відповідальності. Зараз істотно зросла кількість порушень вказаних прав. Насиченість ринку товарами спонукає порушників шукати винахідливі способи скористатися чужим товарним знаком, який отримав широке визнання у споживачів. Це зумовлює необхідність підсилити відповідальність за такі порушення, у тому числі і кримінальну. Так, остання встановлена законами про товарні знаки Франції, Німеччини, Російської Федерації і інших країн. Закон Німеччини за порушення прав на знаки передбачає позбавлення волі на строк до трьох років або грошовий штраф. Якщо проведено промисловим способом, то термін позбавлення волі може досягати п'яти років. За законом Австралії 1995 штраф складає за одну продану, виставлену для продажу, виготовлену з метою торгівлі або одиницю товару, що імпортується, маркіровані підробленим товарним знаком, 500 доларів, але не більше 50 000 доларів. За законом Австрії про товарні знаки за неправомірне використання зареєстрованого товарного знаку або позначення, схожого з таким знаком, для позначення товарів і послуг, щодо яких знак зареєстрований, або однорідних товарів і послуг, пропозиція до продажу або введення в обіг маркірованих таким чином товарів карається штрафом до 360 денних ставок [18, c. 86].

З приведеного вбачається, що в зарубіжних країнах законодавство про товарні знаки встановлює строго відповідальність за порушення прав на них в порівнянні із законодавством України. Обґрунтовувати більш беззубу ефективність системи захисту прав на товарні знаки за законодавством України тим, що в ній вказані права не порушуються або їх порушення не має масштабний характер, було б більш ніж наївно. Права на товарні знаки в Україні мають потребу надійного і ефективного захисту. Останній повинен мати на меті не тільки відновлення порушених прав. Адже відшкодування заподіяних збитків по юридичній природі є не що інше як відновлення порушених прав. Захист прав на товарні знаки повинен мати і каральний характер. Це повинно бути передбачено кримінальним і цивільним законодавством.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, які вирішуються в судовому порядку. Стаття 21 його встановлює: спори, зв'язані із застосуванням справжнього Закону, вирішуються судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Проте п. 2 даної статті приводить перелік тих спорів, а саме які розглядаються судами:

• Встановлення власника свідоцтва;

• Укладання і виконання ліцензійних договорів;

• Порушення прав власника свідоцтва [7].

Розпорядження та захист права на товарний знак в адміністративному порядку є спеціальним порядком захисту.

Загальним порядком захисту порушених прав на товарний знак вважається їх цивільно-правовий захист, що реалізовується в рамках загального, тобто судового порядку. В даний час всі спори, пов'язані з порушенням даних прав відносяться до компетенції судів, що вирішують всі спори, пов'язані з підприємницькою діяльністю. За угодою сторін можлива передача суперечки на розгляд третейського суду.

Таким чином, провівши аналіз способів правового захисту права інтелектуальної власності на товарні знаки, можна зробити висновок, що з поширенням застосування торговельної марки виникла необхідність її захисту власниками від різного роду посягань, в тому числі антиконкурентних дій, з боку інших суб’єктів підприємницької діяльності. На сьогоднішній день в світовій практиці існує багато способів захисту права на товарні знаки, проте на думку автора ключову роль повинно грати встановлення жорстких санкцій, в тому числі й передбачених кримінальним законодавством, яке б забезпечило надійний захист від фальсифікації та іншого роду антиконкурентних дій.