Особливості ліцензйних договорів

Особливістю об’єктів, права на використання яких передаються згідно з ліцензійними договорами, є:

• новизна, що означає їх первинне розроблення, винахід;

• офіційне визнання та закріплення, тобто їх власник (ліцензіар) повинен мати на них виключне право власності, а саме право володіння, користування та розпорядження.

Чинне законодавство України досить детально регламентує питання укладення та виконання ліцензійних договорів на такі об’єкти промислової власності:

1. винаходи та корисні моделі – Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (п. 2, п. 7 ст. 28), Наказ МОН “Про затвердження Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)” від 16 липня 2001 р. № 521;

2. сорти рослин – Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” (ст. 4, п. 3 ст. 9), Наказ МОН “Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту” від 16 січня 2002 р. № 24;

3. знаки (міжнародні знаки) для товарів і послуг (далі – товарні знаки) – Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”від 15 грудня 1993 р. № 3689-12 (далі – Закон про товарні знаки), Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом МОН від 3 серпня 2001 р. № 576 (далі – Інструкція).

Окрім зазначених вище, до законодавчих актів з питань укладення ліцензійних договорів про передачу прав на використання товарних знаків, національне законодавство включає й міжнародні договори та конвенції.

Серед основних міжнародних правових актів, які регулюють відносини в даній сфері, можна назвати Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (чинний на території України з 1 серпня 1996 р.); Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (Україна є учасницею з 25 грудня 1991 р.) та Протокол до неї від 28 червня 1989 р. (ратифікований 29 грудня 2000 р.); Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (ратифікована 17 листопада 1999 р.).

Порядок передачі права на використання товарних знаків можна умовно розділити на такі етапи:

• укладення ліцензійного договору;

• реєстрація ліцензійного договору;

• припинення дії ліцензійного договору та визнання його недійсним.

Класифікація ліцензійних договорів

Договірній практиці ліцензійні угоди укладаються як щодо користування винаходом, на який зроблено заявку на отримання патенту або вже отримано патент, так і на непатентовані технічні рішення і таємниці виробництва (ноу-хау). Тому ліцензійні договори умовно можна поділити на три групи: а) патентний ліцензійний договір; б) безпатентний ліцензійний договір; в) комплексний ліцензійний договір, який поєднує у собі елементи першої і другої груп договорів.

Предметом договору першої групи є надання комплексу виключних правомочностей: на використання винаходу;

виготовлення на його основі продукту; на виробництво; про­даж виготовленого продукту. Обов'язковою умовою даного виду договору є наявність у ліцензіара охоронного докумен­та — патенту або іншого документа, в тому числі тимчасового охоронного свідоцтва, яке видане Держпатентом України на підставі заявки на отримання патенту.

Різновидом патентного договору на виготовлення є ліцен­зія на розробку. За таким договором ліцензіар надає ліцен­зіатові право розробляти далі самостійно об'єкт винаходу. Це відбувається, як правило, у тих випадках, коли ліцензіар не має змоги довести свою розробку до промислового освоєння.

Другу групу ліцензійних договорів становлять безпатентні ліцензійні угоди, які поділяються на два види: договори на винаходи, на які ще не подано патентні заявки або на які патентні заявки подано, але патент ще не видано, і договори про передачу ноу-хау.

У разі укладення ліцензійних договорів щодо винаходів, на які заявки ще не подано або подано, але патент ще не видано, рекомендується чітко визначити права та обов'язки сторін. При цьому існує три можливості:

1) ліцензія надається незалежно від того, буде наданий винаходу патентний захист чи ні. Це відбувається тоді, коли для сторін, що укладають договір, основна цінність полягає у ноу-хау, яке лежить в основі ліцензії. Велике практичне значення такі ліцензії мають у тих випадках, коли предметом ліцензійного договору є майбутні вдосконалення та поліпшення;

2) якщо у договорі немає домовленості про те, що винаходу буде надано патентну охорону, то ліцензіатор не несе відповідальність за видачу патенту за даною заявою. Але на практиці може скластися ситуація, коли патентного захисту немає, а переважне положення ліцензіата щодо його конку­рентів втрачено, і конкуренти починають виробляти продук­цію, оскільки непатентоспроможність або недійсність патенту стала зрозумілою. У даному випадку необхідно виходити з економічної вигоди, яка є основою договору;

3) можливий варіант, коли ліцензіар зобов'язується у разі видачі патенту надати ліцензіатові ліцензію. При укладенні до­говору необхідно обумовити, що ліцензія надається тільки у разі видачі патенту, тобто за певних обставин. У випадку, якщо волю сторін виражено у договорі не досить чітко, то треба вважати, що ліцензія, яка надана у момент укладення договору, і при видачі патенту не потребує будь-яких додат­кових дій. Основою домовленості такого роду є те, що винахід, на який надано ліцензію, має конкретний характер.

Другим видом безпатентних ліцензійних договорів є дого­вори про передачу ноу-хау.

У національних системах права немає офіційного визна­чення поняття "ноу-хау". В юридичній літературі договори на їх передачу, як правило, називаються ліцензійними.

В ліцензійній торгівлі підвищується роль непатентних науково-технічних досягнень, знань, виробничого досвіду. Проте немає єдиної думки щодо того, які знання і професій­ний досвід необхідно відносити до ноу-хау, які його характерні риси і який має бути порядок його відбору для включення до ліцензійних угод.

Міжнародна асоціація з охорони промислової власності рекомендує таке визначення: "Ноу-хау — це знання і прак­тичний досвід технічного, комерційного, управлінського, фінансового або іншого характеру, цю їх застосовано у виробництві і професійній практиці".

У практичній діяльності з використання об'єктів промисло­вої власності розрізняють такі види ноу-хау: технічні або науково-технічні знання управлінського, комерційного, фінансового та інших напрямів. Отже за допомогою ноу-хау його набувач у повному обсязі може виробити продукт, реалі­зувати його і забезпечити організацію та управління виробництвом.

Договір про передачу ноу-хау укладається у випадках створення нового виробництва, де необхідно якомога ширше застосовувати науково-технічні розробки; в разі потреби за­безпечити гарантії захисту прав володільців інтелектуальної власності; з метою зниження витрат на науково-технічні роз­робки; коли винахідник хоче зберегти у таємниці невідомі елементи свого винаходу, та в інших випадках.

На практиці ми зустрічаємось з досить широким колом ліцензійних договорів. Кількісний склад таких договорів зумовлюється широким спектром об'єктів інтелектуальної власності.

Крім розглянутих договорів, можна назвати ще й такі:

ліцензійний договір про використання промислового зразка;

ліцензійний договір на знак товарів і послуг; ліцензійний договір про використання топологи інтегральної мікросхеми та інші.

Всі ці договори мають свій окремий предмет, але об'єднує їх єдиний ліцензійний характер даних правовідносин.