§ 2. Умови надання правової охорони торговельним маркам

Позначенню може бути надана правова охорона як торговельній марці у випадку додержання таких основних вимог: 1) вона не повинна суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та 2) на неї не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони сформульовані в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» шляхом перерахування позначень, які не підлягають правовій охороні як торговельна марка. Умовно їх можна поділити на чотири групи.

По-перше, не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки. Пояснюється це тим, що в силу виконуваних функцій ці позначення не можуть бути у винятковому використанні окремих осіб. Однак вони можуть бути включені в торговельну марку як неохоронювані елементи, якщо на це мається згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Так, компетентним органом щодо назви держави „Україна” є колегіальний орган, утворений Державним департаментом інтелектуальної власності, який діє на підставі Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави „Україна” до знака для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2003 р. за № 677, та Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави „Україна”, до знака для товарів і послуг¹, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2004 р. за № 334/8933.

Якщо особа бажає внести до торговельної марки офіційну назву держави „Україна”, написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки, або міжнародний код України „UA”, їй потрібно подати про це клопотання до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України.

Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави „Україна”, до знака для товарів і послуг, надає згоду, якщо, по-перше, використання офіційної назви держави „Україна” як елемента торговельної марки не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; і по-друге, товари та послуги, щодо яких передбачається використання такого знака, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність. При розгляді клопотання щодо надання згоди Комісія бере до уваги такі фактори, як тривалість діяльності заявника, розповсюдження його продукції чи послуг на території України чи за її межами, естетичний вигляд позначення тощо.

По-друге, не можуть одержати правову охорону позначення, які в силу об'єктивних причин не зможуть виконувати функції торговельної марки, оскільки підпадають під одну з таких підстав: 1) звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; 2) складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; 3) складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; 4) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; 5) складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; або 6) відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

По-третє, не можуть одержати правову охорону позначення, які тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з: 1) марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; 2) марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; 3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; 4) кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; або 5) знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

По-четверте, не можуть одержати правову охорону позначення, що відтворюють: 1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; 2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; або 3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Необхідно враховувати, що законодавство України закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна позначення обмежується територією України. Це, зокрема, означає, що реєстрація того чи іншого позначення як марки у інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення торговельною маркою в Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнародних угод, учасником яких є Україна.

При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів.

За загальним правилом новизна позначення визначається по даті надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Це означає, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку отримає та особа, яка перша звернулася з заявкою про реєстрацію цього об’єкта. Однак законодавство України передбачає два виключення з цього правила стосовно торговельних марок: конвенційний та виставочний пріоритет. Це своєрідна пільга для заявника, якою при бажанні він може скористатися, внаслідок чого новизна позначення буде визначатися не на дату подачі заявки до Установи, а на більш ранню дату (але не більше шести місяців до подачі заявки).

Так, якщо особа до дати звернення до Державного департаменту інтелектуальної власності з клопотанням про реєстрацію торговельної марки уже подала заявку на це ж саме позначення у іншій країні-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності, то новизна позначення на території України буде визначатися по більш ранній даті, тобто по даті подачі першої заявки на марку у іншій країні-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності (конвенційний пріоритет), за умови, що в Установу України заявка надійшла протягом 6 місяців із зазначеної дати.

Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

Заявник, що бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців з дати подачі заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подачі і номер попередньої заявки і її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеної марки знака на виставці, якщо ці дії мали місце у державі - учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності. Якщо матеріали представлені несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику направляється повідомлення.

В Україні останні роки спостерігається значна активність у реєстрації знаків для товарів і послуг.¹