§ 6. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Такі положення традиційно характерні для об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей та промислових зразків). Їх законодавче закріплення пояснюється можливістю паралельного винахідництва і є своєрідним компромісом, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності – новизна. У зв’язку з тим, що патентовласник не має можливості забороняти попередньому користувачеві застосовувати об’єкт інтелектуальної власності, відсутня потреба ставити питання про визнання охоронного документу недійсним.

До того ж існує цілком реальна технічна можливість встановити факт використання об’єктів патентного права чи значної підготовки до такого використання. Коли ж мова йде про торговельні марки, то досить важко окреслити межі можливості визнання особи попереднім користувачем і у зв’язку з цим захищати її права, адже на відміну від об’єктів патентного права значних капіталовкладень у цьому випадку не потрібно. Мінімальні зусилля та кмітливість дадуть можливість у випадку реєстрації знака іншою особою ставити питання про наявність права попереднього користувача. Оскільки, як уже зазначалося, Україна дотримується реєстраційного принципу стосовно торговельних марок, то наявність права попереднього користувача значно його обмежить.

У зв’язку з закріпленням права попереднього користувача на марку існує можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги. Пояснюється це і тим, що не вирішеним залишається також питання стосовно якості товарів та послуг власника свідоцтва та попереднього користувача, особливо у випадках їх значної розбіжності. Повинен бути передбачений законодавчий механізм узгодження якості товарів та послуг із встановленням, наприклад, що якість товарів та послуг попереднього користувача не повинна бути нижчою якості товарів та послуг власника свідоцтва, а власник свідоцтва має право контролю за якістю товарів та послуг.

Потребує вирішення також питання наявності чи відсутності прав післякористувача. Оскільки законодавець вводить можливість відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умов, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не говориться про права таких осіб, можна зробити висновок, що вони з точки зору законодавця у них відсутні.

Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України. Відповідно до ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Проаналізувавши цю норму, можна виділити умови, спільна наявність яких є достатньою підставою для виникнення зазначеного права.

По-перше, повинно бути дві тотожних чи схожих до ступеня змішування торговельних марки, одна з яких реально готується до застосування чи використовується без закріплення виключних прав на неї, а на іншу видано свідоцтво відповідно до законодавства України. Висновок стосовно того, що у цьому випадку мова йде не лише про тотожні позначення витікає з того, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

По-друге, об’єкт, стосовно якого подана заявка з метою отримання охоронного документа, був практично використаний іншою особою чи остання здійснила значну і серйозну підготовку до такого застосування.

По-третє, передбачені законодавством дії (застосування чи підготовка до нього) повинні мати місце до дати подачі до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У випадку здійснення цих діянь у період між подачею заявки і видачею свідоцтва аналізоване право не виникає.

По-четверте, таке використання повинне здійснюватися саме в інтересах діяльності особи, яка претендує на виникнення права.

По-п'яте, необхідна добросовісність застосування аналогічної марки чи приготування до нього. Наприклад, таке позначення повинне бути створене в результаті самостійної паралельної роботи чи діяльності інших осіб, але обов'язково незалежно від власника свідоцтва.

По-шосте, факт використання чи готування до використання повинен мати місце на території України. Застосування об'єкта за межами нашої країни не є підставою для придбання аналізованого права, оскільки у зв’язку з територіальною сферою дії охоронного документа особа, що використовувала тотожне позначення за межами країни видачі свідоцтва, може безперешкодно продовжувати там таке застосування.

Надання права попередньому користувачу традиційно є характерним для патентного права (винаходів, корисних моделей та промислових зразків). Закріплення права попереднього користувача в патентному праві пояснюється можливістю паралельного винахідництва і є своєрідним компромісом, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності – новизна. У зв’язку з тим, що патентовласник не має можливості забороняти попередньому користувачеві застосовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, відсутня потреба ставити питання про визнання охоронного документу недійсним. Саме такий законодавчий компроміс видається виправданим. Коли ж мова йде про торговельні марки, то наведений аргумент на користь введення права попереднього користувача не може бути застосований.

До того ж законодавець закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки. Оскільки сам факт використання позначення не порочить новизни торговельної марки, то на цій підставі не можна визнати свідоцтво недійсним, а тому необхідність законодавчого компромісу як в патентному праві відсутня.

Також стосовно торговельної марки досить важко провести межу наявності підстав для надання права попередньому користувачеві. Зокрема, при встановленні необхідних для цього умов існує нагальна потреба з’ясувати, що саме можна розглядати як підготовку до використання. Якщо стосовно об’єктів патентного права, по відношенню до яких законодавче закріплення права попереднього користувача є характерним, існує цілком реальна технічна можливість встановити факт використання чи значної підготовки до такого використання (наприклад, створення дослідно-промислових зразків, придбання необхідного обладнання тощо), то для торговельної марки такий критерій не підходить.

Таким чином, коли мова йде про торговельні марки, то досить важко окреслити межі можливості визнання особи попереднім користувачем і у зв’язку з цим захищати її права. Адже на відміну від об’єктів патентного права значних капіталовкладень у цьому випадку не потрібно. Мінімальні зусилля та кмітливість дадуть можливість у випадку реєстрації марки іншою особою ставити питання про наявність права попереднього користувача.

У зв’язку з можливими мізерними підготовчими діями досить важко встановити факт добросовісності попереднього використання торговельної марки.

Доцільно звернути увагу на різницю між терміном "право попереднього користування", який вживав раніше законодавець, і "право попереднього користувача", який використовує ЦК. Цілком обґрунтовано змістили акцент на особу, яка наділена цим правом. Оскільки зазначеним правом наділяється безпосередньо особа, яка здійснила використання чи підготовку, то існує і обмеження можливостей його відчуження: право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Слід зазначити, що законодавству України подібний принцип попереднього користувача на знак уже був відомий. Мова йде про положення, якими Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» був доповнений 16.06.1999 р. у зв’язку з тим, що в СРСР знаки для товарів та послуг використовували різні суб’єкти, які виготовляли однорідну продукцію, і після розпаду СРСР виникла велика кількість спорів, пов’язаних з правом на такі позначення. Тоді було розширено підстави для відмови в наданні правової охорони і закріплено, що не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів. Що стосується осіб, які до внесення цих змін уже отримали свідоцтво на такі позначення, то було передбачено обмеження їх прав: не визнавалося порушенням прав власника такого свідоцтва добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 р. Ця норма, яка 22.05.2003 р. була виключена, є своєрідною аналогією права попереднього користувача на знак. Однак слід звернути увагу, що значна і серйозна підготовка до використання позначення не була підставою обмеження прав власника свідоцтва.

Якщо бути логічно послідовним, то необхідно вирішити також питання наявності чи відсутності прав післякористувача. Оскільки законодавець вводить можливість відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умови, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не говориться про права таких осіб, то можна зробити висновок, що вони з точки зору законодавства у них відсутні.

У зв’язку з закріпленням права попереднього користувача на марку існує можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги. Пояснюється це і тим, що не вирішеним залишається питання стосовно якості товарів та послуг власника свідоцтва та попереднього користувача. Тому введення права попереднього користувача на торговельну марку не є виваженим.

За умов існування права попереднього користувача на торговельну марку в законодавстві України як мінімум необхідно:

– виключити таку підставу виникнення прав у попереднього користувача, як значна і серйозна підготовка для використання торговельної марки;

– законодавчо передбачити механізм урегулювання взаємовідносин між власником свідоцтва на торговельну марку і попереднім користувачем стосовно якості товарів та послуг.