§ 7. Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Законодавство України в ст. 497 ЦК та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає підстави припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

По-перше, такою підставою є перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати подання заявки. Зазначена обставина повинна бути встановлена в рішенні суду. Прикладами перетворення торговельних марок в родове поняття можуть слугувати: нейлон, целофан, термос, диктофон, ескалатор, примус. На сьогодні подібне розмивання функцій торговельної марки можна спостерігати стосовно знаку „Xerox”.

Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів доцільно: 1) проставляти рядом з торговельною маркою попереджувальне маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговельною маркою (це буде нагадувати споживачам, що дане позначення є торговельною маркою, а не назвою товару); 2) при випуску нового товару давати йому назву і рекламувати її поряд з застосуванням торговельної марки.

Якщо позначення стало загальновживаним стосовно лише певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватися лише певного товару чи послуги при умові, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової охорони.

По-друге, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціативою особи, якій вони належать.

Такі активні дії можуть бути вчинені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб. Так, проект Закону «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування», розроблений Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, в ч. 7 ст. 49 передбачав, що у заяві про дострокове припинення чинності виключних майнових прав на торговельну марку повинно бути вказано, що ліцензіат попереджений про припинення чинності виключних майнових прав на торговельну марку, а також міститися відомості про відсутність арешту майна, до складу якого входять права, що засвідчуються свідоцтвом.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності.

Звичайно, до даного способу, коли сам правоволоділець своїми активними діями позбавляє себе виключних майнових прав інтелектуальної власності, не отримуючи ніяких переваг, вдаються досить рідко. Таким прикладом може бути, зокрема, намагання уникнути конфліктної ситуації.

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії.

Зазначена підстава має місце при пасивній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату інтересу до продовження чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). Щоб не допустити цього, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

По-четверте, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа (ч.2 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»), але задовольняється позов лише тієї особи, права якої порушені або оспорюються, або яка має реальний інтерес до такого дострокового припинення чинності прав (ст. 1 Господарського процесуального кодексу). Прикладом доказу зацікавленості особи може бути подача заявки на видачу свідоцтва стосовно тотожної або схожої торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» за цією підставою дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

а) обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

При вирішенні питання, чи мало місце використання торговельної марки, необхідно враховувати, що у цьому випадку законодавство допускає:

1) номінальне використання: використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»);

2) видозмінене використання позначення: знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Якщо має місце підстава для дострокового припинення лише стосовно певного товару чи послуги, то права припиняються лише в цій частині. Однак, якщо позначення використовується лише стосовно частини товарів чи послуг, то суд може відмовити в задоволенні заяви, посилаючись на можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання торговельної марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Що стосується періоду невикористання, то Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в ст. 19 передбачає, що мінімальним строком невикористання для анулювання реєстрації є три роки.

У той же час Директива Ради ЄЕС щодо наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, від 21.12.1988 р. у п. 1. ст. 12 передбачає, що підставою для скасування є безперервне невикористання на протязі п’яти років. Якщо навіть невикористання мало протягом зазначеного строку, але до подання заявки почалося чи відновилося, то санкції не застосовуються. Однак початок чи відновлення використання протягом трьох місяців до подання заяви на скасування не повинно братися до уваги, якщо ці дії було здійснено тільки після того, як володільцю стало відомо про можливість подання заяви про скасування.

Хоча вимога використання торговельної марки є звичною для законодавства різних країн, строк можливого невикористання відрізняється: три роки – в Україні, Російській Федерації, Італії і Японії, п’ять років – у Великобританії, Франції, Германії, шість років – у США тощо¹.

Законодавство України передбачає, що для відмови в задоволення заяви достатньо вчинення будь-якої із наведених дій: 1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Стосовно таких дій як застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах, то тут важко встановити стосовно якого товару використовувалося позначення, а тому практично неможливо ставити питання про припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності стосовно частини товарів чи послуг.

А от в законодавстві зарубіжних країн зазначене питання вирішується інакше. Так, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів», лише при наявності поважних причин незастосування товарного знака на товарах чи їх упаковці використанням може бути визнано також застосування товарного знака в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводилися в Російській Федерації. Такими поважними причинами можуть бути: неможливість отримання дозволу на виробництво товарів або на їх імпорт, аварії на виробництві, форс-мажорні обставини тощо.

Для застосування аналізованої підстави важливе значення має з’ясування також обсягу необхідного використання, який буде достатнім для відмови в достроковому припиненні чинності майнових прав інтелектуальної власності. Так, деякі науковці вважають, що застосування знака до одного екземпляру товару (упаковки) саме по собі не є використанням товарного знака, але якщо цей екземпляр пропонується до продажу, або якщо виготовлена партія таких екземплярів – то це вже використання¹.

На наш погляд, при такому розумінні досить важко застосувати цю підставу припинення прав, адже правоволоділець, можливо, за три роки і продав комусь один виріб з використанням торговельної марки. Однак цього недостатньо для збереження прав. Тому більш точним говорити про "невикористання або недостатнє використання торговельної марки", а тому доречно внести зміни в формулювання аналізованої підстави припинення прав інтелектуальної власності.

Незалежно від підстави, якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Достроково припинені виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені (ст. 498 ЦК).

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення його дії.

Хотілося б звернути увагу, що ЦК говорить про відновлення майнових прав, а Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» про можливість повторної реєстрації. Відмінність між цими термінами полягає в тому, що при відновленні повинна бути передбачена спрощена процедура у порівнянні з новим набуттям прав на те ж саме позначення. Пояснюється це тим, що як мінімум немає потреби проводити експертизу для визначення, чи відповідає позначення умовам надання правової охорони.

Певним прикладом відновлення прав можна вважати положення ч. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», відповідно до якого у випадку припинення чинності прав у зв’язку з несплатою збору за продовження строку дії свідоцтва зазначений збір, але уже збільшений на 50 відсотків, може бути сплачено, а документ про його сплату – надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку.

Вважаємо, що можливість відновлення чи повторної реєстрації залежить від підстави дострокового припинення чинності прав. Так, недоречно надавати зазначені права, якщо вони були припинені за рішенням суду у зв'язку з перетворенням марки в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Так, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Питання для самоконтролю:

1. Яким ознакам повинно відповідати позначення, щоб бути торговельною маркою?

2. Наведіть приклади класифікацій торговельних марок.

3. Які умови надання правової охорони торговельним маркам визначені чинним законодавством України?

4. Кому можуть належати майнові права на торговельні марки?

5. Яким критеріям повинна відповідати торговельна марка, щоб бути визнаною добре відомою?

6. Які дії визнаються використанням знаку для товарів та послуг?

7. Розкрийте суть права попереднього користування на торговельну марку.

8. Які підстави для припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку передбачені чинним законодавством?