2. Эволюция международного подхода к регулированию природы

и ценности товарного знака. Соглашение о торговых аспектах

интеллектуальной собственности

Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной собственности (Agreement on Trade-related aspects of intellectual property rights), входящее в пакет соглашений ВТО, занимает совершенно особое место в системе международных соглашений в области интеллектуальной собственности.

Целями Соглашения ТРИПС, исходя из положений, содержащихся в преамбуле Соглашения, является в первую очередь сокращение разночтений в национальных регулированиях и, как следствие, препятствий для международной торговли, а также обеспечение эффективной и адекватной защиты исключительных прав <1>.

--------------------------------

<1> TRIPS: Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, w.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm.

По замечанию П.А. Мартынова, сферы действия соглашений ВТО и ВОИС совершенно различны: ВОИС призвана решать задачи интеллектуальной собственности и задачи, связанные с ней, а ВТО - задачи мировой торговли, причем ТРИПС, являясь частью пакета соглашений ВТО, призвана улучшить и дополнить систему правовой охраны интеллектуальной собственности, разработанную ВОИС в вопросах торговых аспектов прав на интеллектуальную собственность <1>.

--------------------------------

<1> Мартынов П.А. Соглашение ТРИПС: правовой анализ и влияние на российское законодательство в области интеллектуальной собственности: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 38.

В ст. 15 Соглашения впервые приведено определение понятия "товарный знак", которое не содержится в других международных документах в данной сфере.

"Товарный знак" определен как любое обозначение или любое сочетание обозначений, с помощью которых можно отличить товары и услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия - подчеркивается индивидуализирующая функция товарного знака.

Приведенное положение также исходит из базовой характеристики товарного знака, которая и обусловливает значимость последнего для осуществления торговли, функционирования рынка - наличия у обозначения различительной способности.

Соглашение ТРИПС учитывает эволюцию взглядов на природу товарного знака как на обозначение, призванное вызывать ассоциации с производителем, его деятельностью и созданным имиджем его продукции.

Положения ТРИПС дополняют нормы Парижской конвенции (ст. 6, 6.bis, 6.ter, 6.quarter, 6.quinquies, 6.sexies, 6.septies, 7, 7.bis).

ТРИПС предоставляет владельцам зарегистрированных товарных знаков широкие права - исключительное право не разрешать третьим лицам без согласия владельца использовать в ходе торговли идентичные или подобные знаки для товаров и услуг, которые идентичны или подобны тем, под которым зарегистрирован товарный знак, даже в случае отсутствия вероятности возникновения смешения в результате такого использования.

Соглашение специально регулирует охрану общеизвестных знаков (ст. 16, п. 2, 3, ТРИПС).

С.А. Григорян объясняет введение данных норм прежде всего быстрым ростом контрафактной продукции за счет неправомерного использования общеизвестных товарных знаков в странах, которые не являлись участницами Парижской конвенции, что потребовало усиления их правовой охраны <1>. То есть в результате недобросовестной конкуренции происходило заметное уменьшение экономических выгод правообладателей, инвестировавших в товарный знак.

--------------------------------

<1> Григорян С.А. ВТО и Россия: правовые аспекты. Ростов н/Д, 2000. С. 175.

В указанных нормах ТРИПС, согласно некоторым толкованиям, нашла отражение концепция "размывания", введение которой в законодательство всех государств-членов необходимо в целях обеспечения соблюдения требований Соглашения.

Так, из смысла доклада палаты представителей США по Закону о размывании товарных знаков следует, что Соглашение ТРИПС, входящее в комплекс документации ВТО, содержит положение, предполагающее предоставление государствами-участниками защиты от "размывания" общеизвестных товарных знаков <1>.

--------------------------------

<1> H.R. REP. 104 - 374, cit. Chen, Yangyue Should China Protect Trademarks against Dilution: A Critical Look at the Experience of the United States and the Prospects for Application in China, cit. 1996. P. 7.

Согласно п. 3 ст. 16 ТРИПС ст. 6.bis Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака и что при таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены.

Иными словами, основание предоставления защиты товарному знаку выходит за пределы сходства до степени смешения, когда предполагается использование сходного товарного знака по отношению к идентичным или однородным товарам.

Китайский исследователь Янг Чен анализирует толкование ст. 16(3) ТРИПС относительно того, налагает ли она на все государства-участники обязанность имплементировать доктрину "размывания" в национальные законодательства.

В связи с этим Янг Чен отмечает, что, коль скоро в указанной статье речь идет о связи в сознании потребителя между товарами, реализуемыми под более поздним товарным знаком, и правообладателем более раннего товарного знака, налицо типичная ситуация введения потребителя в заблуждение. Таким образом, как заключает И. Саймон, ст. 16(3) сама по себе не предусматривает охрану товарного знака от "размывания" <1>.

--------------------------------

<1> Simon Fh.I. Dilution in the United States and European Union (and Beyond) Compared Part I: International Obligations and Basic Definitions. Journal of Intellectual Property Law and Practice. Vol. 6. May 2006 (http://ssrn.com/abstract=887631).

При этом Янг Чен допускает, что охрана товарных знаков от "размывания" является одним из способов выполнения обязательства, предусмотренного в ст. 16(3).

Поскольку международное соглашение должно координировать предоставление правовой охраны во всех государствах - участниках ТРИПС, Янг Чен полагает, что положения указанной статьи следует толковать исходя из необходимости достижения определенного результата, а не требования определенного теоретического обоснования предоставляемой защиты <1>, что, собственно, и составляет суть гармонизационных процессов.

--------------------------------

<1> Chen Yangyue. Should China Protect Trademarks against Dilution: A Critical Look at the Experience of the United States and the Prospects for Application in China (September 6, 2010). MIPC Vaster Thtsis (09/10). N 1. P. 8.

Ведь, как отмечает Т.Н. Нешатаева, "при гармонизации не ставится задача создания единообразных правил, скорее ведется работа по сближению способов и методов правового регулирования, направленных на создание схожих правовых норм" <1>.

--------------------------------

<1> Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: Учеб. курс в трех частях. М.: Изд. дом "Городец", 2004. С. 112.

Так, в соответствии с законодательством США защита от "размывания" выполняет функцию по защите общеизвестных товарных знаков от их использования другими участниками рынка в отношении неоднородных товаров.

Предоставление такой защиты удовлетворяет требованиям ст. 16(3) ТРИПС, но не является единственным способом достижения преследуемых положениями указанной статьи целей.

В связи с анализом сложившейся ситуации в сфере регулирования защиты прав на известные товарные знаки, представляется актуальным замечание К. Фарли относительно развития законодательного регулирования указанного вопроса в США: в настоящее время предоставление товарному знаку защиты от "размывания" не требует его высокой изначальной различительной способности (фантазийности). Не содержит законодательное регулирование и требования того, чтобы при подаче иска о "размывании" товарного знака истец не получил удовлетворения иска по основаниям введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, "размывание" товарного знака является самостоятельным нарушением исключительных прав на него и самостоятельным основанием для иска.

Фактически, указывает К. Фарли, множество исков о "размывании" заявляются в связи с конкурентным использованием товарных знаков, и многие заявители подают иски по обоим основаниям (сходство до степени смешения и размывание) одновременно <1>.

--------------------------------

<1> Fahrley C.H. Op. cit. P. 106.

По сути, зачастую смешение происходит не только в отношении конкретных товаров, а потребитель воспринимает товар одного производителя за товар другого или приобретает товар на основе ассоциаций с иным участником рынка, не являющимся в действительности его производителем. Здесь может иметь место и "размывание", и сходство товарных знаков до степени смешения. Такая грань очень тонка, и зачастую довольно проблематично установить, что именно имело место в данном конкретном случае.

Тем самым, полагает автор, подтверждается изначально природа товарного знака как регулятора конкуренции. А для целей регулирования конкурентного баланса критерий сходства до степени смешения для целей защиты любых товарных знаков как критерий, наиболее четко отражающий суть конкуренции, представляется достаточным и эффективным.

Таким образом, в связи с отсутствием определенности в данном вопросе в мировой практике зачастую судам приходится балансировать на грани между защитой товарного знака от "размывания" и защитой на основании сходства до степени смешения.

Так, несмотря на то что в законодательных актах США и других стран, заимствовавших концепцию "размывания" для защиты общеизвестных товарных знаков <1>, для заявления иска в соответствии с положениями о "размывании", нет необходимости доказывать ни сходство до степени смешения, ни наличие конкуренции между владельцами товарных знаков, в европейской судебной практике в 2003 г. громко прозвучало дело Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Limited, отразившее подход к свойствам товарного знака как к стимулятору конкуренции, имеющему ценность только в рамках конкурентного рынка <2>.

--------------------------------

<1> Положения, регулирующие средства правовой защиты против "размывания" (ослабления) товарного знака, закреплены также в нормативно-правовых актах ЕС First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of member states relating to trade marks (ECC/89/104) (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126843).

<2> В указанном деле речь шла о нарушении ответчиком ст. 5(2) Директивы ЕС о товарных знаках 89/104 и аналогичной нормы британского законодательства, секции 10(3) Закона о товарных знаках, которая устанавливает, что лицо нарушает исключительные права на зарегистрированный товарный знак, если оно использует в коммерческой деятельности обозначение, которое: а) идентично или сходно с зарегистрированным товарным знаком и б) используется в отношении товаров и услуг, неоднородных с теми, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, если такой товарный знак имеет заслуженную репутацию в Соединенном Королевстве, а использование без должного основания спорного обозначения ведет к необоснованному преимуществу конкурента и является причиной утери различительной способности или репутации товарного знака.

Trade Marks Act (www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/10).

В рассмотренном деле компания "Addidas" является правообладателем товарного знака, представляющего собой три полоски одинаковой ширины, которые наносились правообладателем на различные единицы производимой им спортивной одежды.

Компания "Fitnessworld" реализовывала спортивную одежду под маркой, включающей словесное обозначение "Perfetto" и две вертикальные полоски одинаковой ширины, что послужило причиной обращения компании "Addidas" в суд с иском о нарушении прав на товарный знак.

В данной ситуации у национальных судов возник вопрос о возможности применения нормы Директивы о товарных знаках, закрепляющей защиту обозначения в отношении неоднородных товаров (в соответствии с доктриной "размывания"), по отношению к однородной продукции.

Суд ЕС, проанализировав положения национального законодательства Великобритании и оценив их соотношение с нормами директивы, отметил, что предусмотренная ст. 10(3) Закона Соединенного Королевства о товарных знаках и ст. 5(2) Директивы ЕС 89/104 защита не зависит от степени схожести общеизвестного товарного знака и более позднего обозначения, установление которого необходимо при рассмотрении иска на основании сходства до степени смешения, подчеркнув важность субъективного восприятия такого общеизвестного обозначения, производимого впечатления о наличии связи более позднего обозначения с общеизвестным.

Суд справедливости ЕС разъяснил, что, несмотря на то что в данном случае речь идет об однородных товарах, такое ограничение сферы действия вышеозначенных положений внутреннего законодательства Великобритании и директивы ЕС, исключающее их применение в отношении однородных товаров, было бы некорректным с точки зрения коммунитарного права. Таким образом, указанная норма распространяет свое действие как на однородные, так и на неоднородные товары.

При этом компания "Fitnessworld" указывала, что спорное обозначение - обыкновенные полосы, которые рассматриваются потребителем как орнамент, а не как элемент товарного знака.

Суд ЕС в ответ на заявление ответчика отметил, что вопрос о том, имело ли место правонарушение, - вопрос факта, который надлежит разрешить английским судам с учетом следующих рекомендаций:

1) тот факт, что часть потребителей может рассматривать спорное обозначение как орнамент, не является препятствием для защиты, предоставляемой ст. 10(3) Закона о товарных знаках;

2) если судами будет установлено, что спорное обозначение расценивается потребителями как орнамент, то в сложившейся ситуации не может презюмироваться факт правонарушения по ст. 10(3) <1>.

--------------------------------

<1> Judgement by the Court (Sixth Chamber), dated 23/10/2003 (http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48366&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131818).

Такой подход Суда справедливости ЕС фактически подтвердил позицию американской судебной практики, выработанную еще на заре становления доктрины "размывания", в соответствии с которой иски о "размывании" могут подаваться только в отношении товарных знаков, имеющих высокую изначальную различительную способность <1>.

--------------------------------

<1> Fahrley C.H. Op. cit. P. 103.

В практике российских арбитражных судов был рассмотрен ряд дел о товарном знаке "ИНТЕЛ" <1>, в которых, как представляется, необходимо было учитывать субъективную оценку использования сходного обозначения, имея в виду отсутствие высокой различительной способности у товарного знака, узнаваемого потребителями в силу длительного использования (fame) в отсутствие у него изначальной различительной способности (inherent distinctiveness).

--------------------------------

<1> А40-97076/10-51-845; Определение ВАС РФ от 12 декабря 2011 г. N ВАС-13328/11; дело N А40-134234/09-12-89 Арбитражного суда города Москвы; Определение ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 16212/10.

Так, в деле N А40-134234/09-12-89 о признании неправомерным отказа Роспатента в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку "COMINTEL" необходимым виделось принять во внимание то обстоятельство, что осуществление обществом "КОМИНТЕЛ" ("COMINTEL") торговой деятельности в региональных масштабах на территории Российской Федерации не влечет уменьшение прибыли для корпорации с мировым именем, поскольку в указанном деле судами не было установлено намерение такого общества распространить на себя преимущества репутации компании "Интел Корпорейшн" и наличие вреда, фактически причиненного правообладателю.

Как верно замечает Т. Лашачински, для участников рынка велико искушение использовать описательные и тем самым нарицательные термины, чтобы донести до потребителя назначение продукции, тем самым сделав ее более привлекательной. Сочетание в товарном знаке двух свойств: притягательности и различительной способности, - по замечанию Т. Лашачински, - работа эквилибриста <1>, как представляется, опять же вследствие ограниченности обозначений, способных выполнять функции индивидуализации.

--------------------------------

<1> Lascacinski T. Op. cit. P. 35.

В данном деле этот аспект приобретает особое звучание, поскольку на российском рынке представлено большое количество компаний, использующих элемент "ИНТЕЛ". Например, "МТУ-Интел" (ЗАО "КОМСТАР-Директ") (предоставление доступа в Интернет), "Траст ИнТел" (ЗАО "Траст ИнТел") (предоставление доступа в Интернет), "Мега-Интел" (юридические услуги), "Интел тур" (туристические услуги), Intelcom-Delta (метеорологические коммуникации), "ИНТЕЛИС" (аудиторские услуги), "ИнтелиС" (архитектурно-строительная студия), "Интелликаст" (интернет-ресурс информации о погоде) и многие другие.

Лексическая единица "ИНТЕЛ" часто используется в товарных знаках и фирменных наименованиях российских участников торгового оборота как собирательный образ, указывающий на высокий уровень технологий, используемых ими для оказания услуг, а также на характер и род деятельности, связанной с передачей, обработкой информации, аналитикой и т.д.

Из рассуждений Суда ЕС в деле Addidas Solomon v. Fitnessworld следует, что речь идет именно об оригинальности используемых обозначений, что само по себе создает еще одну составляющую конкурентного аспекта регулирования товарных знаков: производители должны приложить усилия к разработке обозначения, содержащего как можно меньше описательных элементов, тем самым обезопасив себя от "паразитирования" на своем товарном знаке других участников рынка и по крайней мере обеспечив судебную защиту своих прав.

М. Сенфтлебен справедливо замечает, что чем шире объем правовой охраны товарного знака, тем больше становится "поле притяжения" товарного знака. Если предоставление защиты товарному знаку не будет более требовать доказывания смешения и не будет более сводиться к одному или нескольким схожим сегментам рынка, правообладатели приобретут значительно больший контроль за использованием защищенного обозначения <1>.

--------------------------------

<1> Senftleben M. Op. cit. P. 2.

Указанная точка зрения поддерживается американским специалистом в области правового регулирования товарных знаков К. Фарли, которая указывает, что абсолютная монополия на товарный знак наиболее сильно затронет сравнительную рекламу, использование обозначения в качестве ссылки или пародийное использование. Тем самым такая монополия серьезно затронет фундаментальную гарантию (коммерческой) свободы слова <1>.

--------------------------------

<1> Fahrley C. Op. cit.

Здесь представляется целесообразным еще раз сослаться на выводы Янга Чена, согласно которым попытка авторов текста ст. 16(3) ТРИПС закрепить ответственность за размывание товарного знака при более детальном рассмотрении сводится к закреплению ответственности за создание типичной ситуации введения потребителя в заблуждение.

"Размывание" - всеобъемлющая концепция, в основе которой - товарный знак как объект прав собственности правообладателя. Следовательно, любое полезное использование такого обозначения, даже не влекущее причинение вреда правообладателю, рассматривается как недолжное присвоение преимуществ репутации такого товарного знака.

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением М. Сенфтлебена о том, что чрезмерная гравитационная сила правовой охраны товарного знака, оказывающая негативное влияние на активность на рынке, может быть нивелирована лишь нахождением разумного баланса <1>.

--------------------------------

<1> Senftleben M. Op. cit. P. 4.

При этом в российских реалиях участники рынка также изыскивают способы расширить объем предоставляемой их товарным знакам защиты в отсутствие признанной правовой конструкции "размывания".

Так, в совместной работе Е. Данилина и Л. Чернейко отмечают, что практика регистрации товарных знаков в России последнего десятилетия показала - многие фирмы, в особенности иностранные, могущие претендовать в России на признание своего знака общеизвестным, предпочитали путь превентивной регистрации блока сходных со знаменитым знаком наименований для пресечения возможности смешения с другим, не столь известным и могущим быть недобросовестно используемым обозначением <1>.

--------------------------------

<1> Данилина Е.А., Чернейко Л.О. Словесные товарные знаки. Проблемы регистрации (СПС "КонсультантПлюс").

Так, обозначение "Sony" было зарегистрировано, во-первых, само по себе и, во-вторых, в качестве целого ряда возможных комбинаций согласных букв "S" и "N" с различными гласными.

В настоящее время такой необходимости для известных и знаменитых знаков не усматривается: существует перечень общеизвестных товарных знаков и порядок признания знака таковым.

Как отмечает С.А. Судариков, число общеизвестных товарных знаков в сравнении с числом регистрируемых обычных товарных знаков невелико. Причина такого положения заключается не столько в относительной сложности доказательств общеизвестности, сколько в том, что признание товарного знака общеизвестным в России не дает особых преимуществ заявителю по сравнению с обычной регистрацией товарного знака.

В случае если товарный знак является общеизвестным, он защищается и в случае использования его для товаров, неоднородных с товарами правообладателя.

При этом С.А. Судариков отмечает, что, во-первых, в обоих случаях новизна любого заявляемого знака будет опорочена при наличии смешения с уже зарегистрированным или признанным общеизвестным знаком; во-вторых, действие прав на зарегистрированный товарный знак может быть бессрочным, как и для общеизвестного товарного знака.

Действительно, основным преимуществом владельца товарного знака является то, что его защита выходит за рамки методики "треугольника", выработанной прецедентными Постановлениями Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06 и N 3691/06 для оценки сходства товарных знаков до степени смешения <1>.

--------------------------------

<1> В рамках данной методики оцениваются степень различительной способности более раннего товарного знака (его оригинальность), степень однородности товаров, для которых используется сходное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, степень сходства более позднего товарного знака с более ранним.

Таким образом, отмечает С.А. Судариков, возможность признания товарных знаков общеизвестными не следует переоценивать по сравнению с обычной регистрацией, в том числе с международной регистрацией по Мадридской процедуре. Поэтому многие непоследовательности международных и национальных норм об охране общеизвестных товарных знаков не имеют принципиального значения.

Исходя из приведенного выше анализа существующих механизмов защиты товарных знаков, можно сделать вывод: использование института общеизвестных товарных знаков не должно вести к такому негативному явлению, как чрезмерная защита товарных знаков, когда любое обозначение, даже отдаленно напоминающее общеизвестный товарный знак и используемое в отношении неоднородных товаров, будет автоматически признаваться нарушающим права на общеизвестный товарный знак, превращаясь, по меткому замечанию Дж. Томаса и Ф. Щетчера, в оружие, направленное против конкуренции и потребителя (anti-competitive and anti-consumer weapon) <1>.

--------------------------------

<1> Schetcher Roger E., Thomas John R. Op. cit. P. 698.

Вывод. Интенсификация экономических связей и усложнение коммерческого оборота повлекли изменения соотношения исключительных прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции. От строго конкурентного подхода, подразумевавшего лишение правообладателя части прибыли за счет неправомерного использования его обозначения конкурентом, к распространению конкурентом на себя преимуществ положительной репутации знака, полученной последним в результате произведенных вложений, что исходя из определения конкуренции также является использованием преимуществ, приобретенных конкурентом, для извлечения собственной выгоды. При этом распространение на себя чужой репутации как раз и предполагает попытку выдать свои товары за товары другого участника рынка, возвращаясь к изначальной задаче товарного знака по обеспечению достоверности имеющейся на рынке информации, позволяющей сопоставить продукцию с источником ее происхождения, и тем самым конкурентного баланса на рынке.