Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності

§ 1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

1. Поняття та загальна характеристика ліцензії в сфері інтелектуальної власності

Особи, яким належать майнові права інтелектуальної власності, мають виключні права дозволяти зацікавленим особам використання належного їм об’єкту права інтелектуальної власності. Зазначене повноваження може бути реалізовано шляхом видачі ліцензій чи укладення ліцензійних договорів з іншими особами.

Ліцензія (латинською licence) – це дозвіл. Дане поняття відоме не лише цивільному, але й іншим галузям права. Наприклад, в адміністративному праві під ним розуміють спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими державними органами. Що стосується відносин інтелектуальної власності, то тут ліцензію може видавати правоволоділець (особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності – це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. У першому випадку ліцензіар видає дозвіл на використання належного йому об’єкта інтелектуальної власності не конкретній особі, а будь-якій особі, яка при бажанні скористатися наданим дозволом буде дотримуватися зазначених в ліцензії умов. Досить широко ліцензії як односторонні правочини на практиці поширені стосовно комп’ютерних програм. У цьому випадку покупець матеріального носія, на якому записана комп’ютерна програма (наприклад, диску), може скористатися останньою лише в обумовлених ліцензією межах. Якщо ж дозвіл оформляється як ліцензійний договір, то виникають відносні правовідносини з конкретним контрагентом, який в момент укладення договору відомий ліцензіару.

1.2. Види ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності

В залежності від різноманітних підстав (предмет, обсяг прав, умови і підстави їх надання тощо) можна класифікувати ліцензії на види.

І. За предметом ліцензії розрізняють ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин, об’єкт авторського права чи суміжних прав.

ІІ. За обсягом прав, що надаються, розрізняють обмежені і повні ліцензії.

ЦК України закріплює три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна (п. 3 ст. 1108 ЦК). Ця відмінність проводиться у залежності від того, в якій мірі виключена конкуренція ліцензіара і інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата. Вибір виду ліцензії залежить передусім від обсягу ринку і характеру об’єкту.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. У літературі невиключну ліцензію інколи називають простою.

Отже, у випадку видачі такої ліцензії повноваження ліцензіара (особи, що має виключні майнові права інтелектуальної власності) ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються. Тому він може видавати невиключні ліцензії всім бажаючим і при цьому не позбавляється права самостійно використовувати цей об’єкт інтелектуальної власності. Найбільш наглядно це видно на прикладі комп’ютерних програм, власники майнових прав на які можуть видати ліцензії на їх використання значній кількості зацікавлених осіб.

Що стосується об’єктів промислової власності, то на практиці невиключні ліцензії поширені, як правило, у тих галузях, де творчі досягнення відносяться до сфери масового виробництва і широкого споживання (наприклад, продукти харчування). Пояснюється це тим, що тут існує постійна потреба у створюваній продукції, тому наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її нормальній реалізації. Крім того, декілька ліцензіатів швидше освоять ринок, будуть сприяти розширенню відомості ліцензіара та зростанню його ділової репутації. Однак значна перевага невиключних ліцензій може свідчити про слабко розвинену економіку та недостатню конкуренцію на внутрішньому ринку.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Можливо саме тому, що поряд з ліцензіаром (наприклад, патентовласником) в обумовлених межах може застосовувати об’єкт інтелектуальної власності лише один ліцензіат, у літературі такий вид ліцензії називається одноособовою.

У випадку видачі одиничної ліцензії особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власності, позбавляється можливості видавати аналогічні за змістом ліцензії, однак має право самостійно використовувати цей об’єкт інтелектуальної власності. Тобто в період дії одиничної ліцензії в оговорених межах на ринку можуть використовувати об’єкт лише дві особи: ліцензіат і ліцензіар.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Тобто в період дії виключної ліцензії в обумовлених нею межах на ринку може користуватися цим об’єктом інтелектуальної власності лише одна особа – ліцензіат. У цій сфері стосовно правомочності самостійно використовувати результат творчої діяльності він ніби замінює особу, що має виключні майнові права інтелектуальної власності на цей об’єкт (наприклад, патентовласника). Видаючи виключну ліцензію, правоволоділець (ліцензіар) відмовляється від права самостійно використовувати цей об’єкт і видавати іншим особам ліцензії на аналогічних умовах. Однак за цими межами він може як сам його використовувати, так і видавати іншим особам ліцензії, які не суперечать умовам уже наданого дозволу.

Виключна ліцензія, як правило, видається з метою усунення небажаної конкуренції, або якщо в силу характеру запатентованого об'єкта обсяг збуту товарів, вироблених на його базі, буде невеликий навіть на самому просторому ринку (наприклад, деяких видів медикаментів).

Доречно враховувати, що специфіка об’єктів інтелектуальної власності дає можливість вводити різноманітні обмеження при видачі ліцензії. Вони можуть стосуватися території, строку, обсягу, способів використання та сфери застосування предмета ліцензії.

Так, територія дії наданого дозволу може співпадати з територіальною сферою чинності майнових прав інтелектуальної власності або бути більш обмеженою. Ліцензія може бути надана не на всі можливі способи використання об’єкта інтелектуальної власності, а лише на деякі (застосування, виготовлення, продаж тощо). Можна видати декілька виключних ліцензій на один і той же результат творчої діяльності ліцензіатам різноманітних галузей промисловості з забороною використання об'єкта ліцензії поза цими оговореними межами. У цьому випадку права ліцензіата будуть обмежені певною сферою або галуззю промисловості. Обсяг наданих прав може бути окреслений і за допомогою кількісних показників, наприклад, виробничої потужності, річного випуску продукції тощо.

Звичайно, ліцензія може бути видана лише у межах строку чинності виключних майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. Строк дозволу залежить від поставленої мети використання об’єкту та багатьох інших чинників. Так, ліцензії будуть більш тривалими у випадку високої складності і трудомісткості налагодження виробництва, або коли освоєння переданих по ліцензії об'єктів вимагає значних капіталовкладень, будівництва нових споруд, навчання персоналу і т.п.

Таким чином, у зв’язку з різнобарв’ям варіантів обмежень повноважень ліцензіата одночасно може діяти декілька виключних ліцензій на один і той же об’єкт інтелектуальної власності, але в різних межах.

На практиці часто зустрічаються випадки, коли ліцензіат одержує на одній території виключну ліцензію, а на інший – невиключну. Або ліцензіар може надати виключну ліцензію на виробництво і невиключну на збут тощо.

Повна ліцензія має місце у випадку, коли ліцензіар надає ліцензіату повністю усі права на використання предмета ліцензії в повному обсязі протягом всього терміну її дії. У даному випадку ліцензія видається без будь-яких обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара стосовно правомочності використання об’єкта.

У літературі висловлена думка, що повна ліцензія видається на весь термін дії патенту¹. На наш погляд, вона може бути видана і на більш короткий проміжок часу.

Видача повної ліцензії доцільна у випадку відсутності у ліцензіара достатніх умов для використання об'єкта інтелектуальної власності у той час як коло потенційних ліцензіатів вкрай обмежене. На практиці такий вид дозволу зустрічається досить рідко.

ІІІ. У залежності від того, чи є ліцензійна угода самостійною чи входить в інший договір більш загального типу, розрізняють "чисті" і "супутні" ліцензії.

Якщо ліцензія є самостійним об’єктом правовідносин, то йдеться про "чисту" ліцензію. При наданні "супутньої" ліцензії окремий правочин не укладається, а умови ліцензійного характеру стають складовою частиною іншого договору. Наприклад, супутня ліцензія може видаватися поряд з продажем продукції, передачею майна у лізинг тощо.

Так, патентовласник винаходу "Пристрій для виготовлення цукерок" має різні варіанти реалізації належних йому прав: видати ліцензії на використання належного йому винаходу іншим особам чи самостійно виготовляти пристрої з використанням цього винаходу з метою їх продажу. У останньому випадку особа, що має майнові права інтелектуальної власності, також має вибір: 1) продавати пристрої без будь-яких обмежень повноважень контрагента стосовно купленої речі (у цьому випадку має місце вичерпання прав патентовласника); або 2) при продажі виготовленого пристрою обмежити права нового власника на його використання шляхом видачі супутньої до договору купівлі-продажу ліцензії.

ІV. У залежності від характеру надання прав з точки зору економічного змісту ліцензії діляться на відплатні та безвідплатні.

Враховуючи ринкові відносини, на практиці майже всі ліцензії є відплатними, тобто ліцензіар за надане право одержує певну винагороду від ліцензіата. При безвідплатній ліцензії надається право на використання об’єкта інтелектуальної власності без відповідної компенсації.

ІV. За умовами надання розрізняють субліцензії, перехресні, зворотні і відкриті ліцензії.

Субліцензія (залежна ліцензія) – це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі, надане ліцензіатом за згодою ліцензіара.

Межі прав, що надаються за субліцензією, обмежуються умовами основної ліцензії. Ліцензіат повинен покласти на субліцензіата такі ж обов'язки, які взяв на себе (наприклад, відносно якості продукції). Оскільки субліцензія може бути надана в межах основної ліцензії, то вона повністю залежить від неї і припиняється у випадку припинення її дії (закінчення строку дії чи визнання недійсною).

Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які досить часто доповнюють один одного. Наприклад, у випадку залежних результатів творчої діяльності, коли права, надані більш пізнім охоронним документом, не можуть бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип¹, що охороняється іншим патентом. У свою чергу власник останнього зацікавлений у набутті права використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є найбільш доцільним способом реалізації прав.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на основі отриманих від ліцензіара знань у результаті поліпшення і вдосконалення об'єкта основної ліцензії.

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у випадку, якщо патентовласник згоден надати право на використання об’єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди.

Так, патентовласник може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка. У цьому випадку мито за підтримання патенту в силі знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. Хоча в законодавстві нічого не говориться про характер даної ліцензії, по своїй суті вона може бути лише невиключною.

Слід відзначити позитивну сторону законодавства України, яке надає патентовласнику право на відкликання відкритої ліцензії, якщо ні від кого не надійшло пропозицій відносно використання цього об'єкта. У цьому випадку річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

V. У залежності від підстав видачі дозволу (договір чи адміністративний акт компетентного державного органу) розрізняють добровільні та примусові ліцензії.

При наданні добровільної ліцензії дотримується принцип свободи договору. Це виявляється у тому, що сторони вільні у виборі контрагента і визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди і т.п.).

Примусова ліцензія – це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі на використання об'єкта інтелектуальної власності. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

У залежності від мети видачі розрізняють три основних види примусових ліцензій:

1) на винахід, корисну модель або промисловий зразок, що не використовується або недостатньо використовується;

2) на залежний об'єкт інтелектуальної власності;

3) з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства (в деяких країнах її називають обов'язковою або офіційною ліцензією).

У перших двох випадках рішення приймає суд (господарський суд), а в останньому – Кабінет Міністрів України. Необхідно враховувати, що у випадку видачі примусової ліцензії компетентним органом додатково до прийнятого рішення немає потреби укладати цивільно-правовий договір.

Слід мати на увазі, що наведені класифікації носять умовний характер. З однієї сторони, це пояснюється тим, що на практиці ці види ліцензій можуть виступати як у чистому вигляді, так і в поєднанні. З іншої сторони, аналіз ліцензій за кожною з підстав розподілу, хоча і виявить їх особливі риси, однак дасть односторонню, неповну характеристику. Тому для цілісної картини доцільно кожну конкретну ліцензію розглядати водночас з точки зору різних класифікацій.