2.2. Зміст ліцензійного договору

Зміст ліцензійного договору становлять погоджені сторонами умови договору на їх власний розсуд та умови, які є обов'язковими відповідно до положень законодавства. При визначенні змісту договору сторони керуються приписами нормативно-правових актів та принципом свободи договору. При цьому умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України або в порівнянні з ними погіршують становище правоволодільця, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109, ч. 2 ст. 1111 ЦК). Аналогічне правила містяться, зокрема, і в нормах п. п. 3, 7 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до яких умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, або обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, є недійсними.

З урахуванням природи ліцензійного договору, законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються: по-перше, вид ліцензії; по-друге, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); по-третє, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 1109 ЦК); по-четверте, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (ч. 8 ст. 1109 ЦК); по-п’яте, якщо ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Ця норма направлена на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує перш за все гарантією певної якості товару. Перелік наведених умов не є вичерпним, оскільки в силу свободи договору сторони при бажанні можуть включити в договір також інші умови.

Враховуючи той факт, що ліцензійний договір на рівні ЦК врегульований вперше, законодавчо закріплено ряд загальних правил, які застосовуються при відсутності певних із вищенаведених та зазначених в ч. 3 ст. 1109 ЦК умов. Це дає можливість вважати ліцензійний договір укладеним навіть при відсутності домовленостей стосовно цих умов.

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК).

Що стосується сфери використання об’єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України). Пояснюється це територіальною обмеженістю прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Оскільки потреба в укладенні та дії ліцензійного договору виникає лише під чинності виключних майнових прав, то строк наданих прав повинен закінчуватися не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. При відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (ч. ч. 1, 3 ст. 1110 ЦК).

Потрібно мати на увазі, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Про це свідчить і п. 8 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якого усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч. 2 ст. 1109 ЦК). При укладенні субліцензійного договору потрібно враховувати, що обсяг наданих за ним прав не може виходити за межі повноважень за основним ліцензійним договором, а у випадку визнання недійсним останнього є недійсним і субліцензійний договір.

Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів).

Для полегшення узгодження умов договору законодавством України передбачається можливість розроблення примірних договорів та затвердження типових ліцензійних договорів уповноваженими відомствами або творчими спілками (ст. 1111 ЦК, п. 4 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

На сьогодні має місце певна невідповідність норм спеціальних законів і ЦК, в тому числі і стосовно договірних конструкцій в сфері інтелектуальної власності. Безумовно, з часом ці протиріччя будуть усунуті, а на сьогодні слід керуватися загальним правилом: у випадку наявності двох законів, які по-різному вирішують певне питання, застосовується більш пізній нормативний акт, тобто у нашому випадку – ЦК.

Особливо наглядно зазначена невідповідність видна на прикладі назв авторських договорів. Так, відповідно до ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Якщо розглянути зазначені визначення по суті з позиції класифікації договорів у сфері інтелектуальної власності в ЦК, то фактично авторський договір про передачу виключного права на використання твору – це не що інше як ліцензійний договір, який опосередковує видачу виключної ліцензії, а авторський договір про передачу невиключного права на використання твору – це ліцензійний договір, який опосередковує видачу невиключної ліцензії.

Слід звернути увагу, що на відміну від ЦК України від 18.07.1963 р., відповідно до ст. 162 якого, одностороння відмова від виконання зобов’язання і одностороння зміна умов договору не допускається, за виключенням випадків, передбачених законом, ЦК від 16.01.2003 р. в ст. 525 розширює коло виключень із загального правила, надаючи також право сторонам самостійно передбачати в договорі такі підстави.

Що стосується спеціальних норм, які регламентують ліцензійний договір, то відповідно до п. 2 ст. 1110 ЦК, дострокове припинення дії ліцензійного договору можливе за ініціативою будь-якої сторони. Зокрема, ЦК передбачає, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Доречно підкреслити, що оскільки підстава названа досить широко, то можливі дві ситуації:

1. ліцензіат почав використання об’єкту до настання права на це;

2. ліцензіат своєчасно не приступив до використання об’єкта.

Що стосується першого випадку, то якщо ліцензіат почав використання об’єкта до зазначеного в договорі строку, він розглядається як і будь-яка інша особа, яка порушує права володільця виключних прав і повинен нести відповідальність на загальних підставах.

Більший інтерес викликає випадок, коли ліцензіат своєчасно не приступив до використання об’єкта, говорячи іншими словами, не використовує об’єкт, незважаючи на те, що має на це право. Оскільки законодавчо строк невикористання не закріплений, то наявність такої безумовної підстави для односторонньої відмови від договору не можна назвати виправданим.

На наш погляд, підстава для односторонньої відмови ліцензіаром від договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності доречна при наявності однієї з двох умов: видачі виключної ліцензії або у випадку, коли розмір ліцензійних платежів залежить від об’єму використання об’єкту. Усі інші екстрені випадки з урахуванням конкретних обставин сторони можуть самі передбачити у договорі.

Не досить чітким є також положення п. 2 ст. 1110 ЦК, відповідно до якого ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору. Тому ця норма практично може бути реалізована лише за умови, що сторони в договорі чітко передбачили, порушення яких саме умов договору може слугувати підставою для відмови від нього в односторонньому порядку.