§ 3. Рассмотрение заявки на изобретение

в федеральном органе исполнительной власти

по интеллектуальной собственности

Общие положения. Среди объектов интеллектуальной собственности различают две их группы, отличающиеся друг от друга юридически значимыми элементами результата творческой деятельности. Те объекты, для которых юридическое значение имеет форма выражения результата интеллектуальной деятельности, которая в принципе никем, кроме автора, не может быть повторена, получают правовую охрану в силу факта объективации результата. Для другой группы объектов юридически значима содержательная сторона творческого результата, не исключающая независимого от автора повторения. Эти объекты получают правовую охрану после процедуры оформления, в основу которой положены экспертиза полученного результата на соответствие его критериям охраноспособности и специальная регистрация.

Поскольку техническое решение задачи может быть осуществлено независимо от первоначального автора этого решения другими лицами, изобретения как объекты интеллектуальной собственности получают правовую охрану по второй из указанных схем, т.е. через специальную процедуру оформления.

Система оформления прав на изобретения зародилась еще в позапрошлом веке. Сегодня она базируется на конкретных юридических процедурах, исторически оформившихся в относительно самостоятельные подсистемы, отличающиеся друг от друга объемом и глубиной проверки существа изложенных в заявочных материалах технических решений.

В патентно-правовой литературе выделяются три временных этапа изменения патентного законодательства, которые связаны с потребностями экономического развития и необходимостью совершенствования порядка выдачи охранных документов.

Первый из них ведет отсчет с начала предъявления к техническим решениям определенных требований (например, требования осуществимости либо новизны), которые, однако, не носили обязательного характера, примерно до середины XIX в. В середине XIX в., когда предприниматели оказались перед необходимостью расширения применения научных достижений в промышленном производстве, в развитых странах пошла полоса упорядочения работы бюро патентов и выработки определенных подходов к процедурам выдачи патентов. Этот период, как отмечает И.Д. Иванов, закончился на рубеже XX в. с переходом большинства стран на проверочную схему выдачи патентов <1>.

--------------------------------

<1> Иванов И.Д. Патентная система современного капитализма. М., 1966. С. 28.

Третий период связан с современным этапом совершенствования процедур экспертизы заявок, осуществляемой различными путями, выбор которых диктуют экономические условия, складывающиеся в том либо ином государстве.

По времени первой сложилась подсистема оформления прав на изобретения, имеющая в основе так называемую явочную систему экспертизы. Иногда ее именуют регистрационной или заявительной либо, по исторической и демографической общности стран ее применения, - романской. Эта система характеризуется тем, что патент выдается без квалификации заявленных технических решений по критериям патентоспособности. Экспертный орган рассматривает заявку в основном с позиций ее соответствия установленным в законе требованиям к оформлению заявочных материалов и правильности их технического составления. В ряде стран к компетенции патентных ведомств отнесена также проверка некоторых признаков изобретений, причем объем такого проверочного исследования не везде одинаков. Например, в Италии и Швейцарии орган экспертизы вправе оценивать соответствие технического решения условию промышленной применимости.

Практически во всех странах, осуществляющих экспертизу заявок по явочной процедуре, орган, ответственный за рассмотрение заявочных материалов, устанавливает:

- соответствие заявленного решения требованиям публичного порядка, добрым нравам и т.п.;

- соответствие требованиям единства изобретения;

- соответствие требованиям, позволяющим отнести изобретение к категории секретных.

Квалифицируя заявленные предложения в качестве изобретений, патентные ведомства исходят из предположения о том, что заявитель обладает правом на патент и может свободно осуществлять правомочия, из него вытекающие. Полная проверка патентоспособности, условия которой сформулированы в патентных законах, в странах, использующих явочную систему экспертизы, составляет компетенцию судов и производится в случаях возникновения споров о действительности выданного патента. В указанной ситуации изобретение подвергается экспертизе на условия патентоспособности, но уже по инициативе суда. Это, однако, не исключает осуществления самостоятельной проверки изобретения на соответствие его требованиям патентоспособности силами самого заявителя. В этом случае последний может прибегнуть к услугам специализированных организаций, выполняющих на возмездной основе экспертизу изобретений. Примером такой организации может служить специализированный Патентный институт в Гааге.

Специалисты патентного права отмечают, что упрощенная процедура экспертизы и высокий процент выдачных решений "отнюдь не означают, что в странах явочной системы технические решения заявляются без предварительного отбора и проверки их патентоспособности. В основе этих патентов лежат преимущественно конвенционные заявки... патентоспособность которых проверялась до подачи первоначальной заявки в странах проверочной системы" <1>.

--------------------------------

<1> Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право. М., 1967. С. 92.

В отдельных странах явочной системы (Франция, Египет) материалы заявки до выдачи патента публикуются либо выкладываются для всеобщего сведения, что является основанием для третьих лиц направлять в патентное ведомство замечания о патентоспособности изобретения.

Систему явочной процедуры сегодня применяют, в частности, Франция, Италия, Греция, Португалия, Бельгия, Египет, Испания, Колумбия.

В пользу явочной системы свидетельствуют следующие факты:

- сравнительно небольшой штат экспертов патентного ведомства;

- более сжатые сроки проведения экспертизы по сравнению с проверочным ее вариантом.

Поскольку явочная система исключает проведение патентным ведомством всесторонней экспертной оценки заявленного технического решения, то такое положение дел не полностью удовлетворяло промышленные круги, которые примерно в середине XIX в. вынуждены были искать выход из положения путем внедрения новой процедуры оформления прав на изобретения, в основу которой была положена проверочная система квалификации. Она стала основной в ряде ведущих промышленно развитых стран.

Основное содержание и смысл проверочной системы экспертизы состоят в установлении специальной процедуры квалификации заявленного предложения. Это достигается путем специальной оценки формальных и сущностных признаков технического решения исходя из соответствия его критериям патентоспособности, сформулированным в национальных патентных законах.

Объем и глубина экспертных оценок в разных странах, как и в рамках явочной системы, далеко не одинаковы. Кроме того, существенные отличия имеются и в процедуре прохождения заявки в патентных ведомствах. Различают закрытую (американскую) экспертизу и открытую (европейскую).

Та и другая, в свою очередь, могут быть одноступенчатой или двухступенчатой <1>.

--------------------------------

<1> Богатых Е.А., Левченко В.И. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. М., 1978. С. 135 - 138.

По схеме закрытой экспертизы материалы заявки хранятся в секрете до вынесения положительного решения и публикации сведений о выданном патенте.

По схеме открытой экспертизы патентные ведомства выкладывают заявки по истечении установленного срока и тем самым прибегают к привлечению третьих лиц, не беря на себя целиком решение вопроса о патентоспособности изобретения, а как бы полагаясь на экспертные знания конкурентов заявителя. Такой подход дает возможность повысить качество экспертизы и уменьшить число конфликтных ситуаций после выдачи охранного документа.

Закрытая система экспертизы, принятая, например, в США и Канаде, относится к одноступенчатой в силу характерных особенностей делопроизводства по заявке, предполагающего участие в нем только заявителя и эксперта.

Двухступенчатая система экспертизы характерна для стран с германским и английским типом законодательства (Австрия, Скандинавские страны, Индия, Новая Зеландия). Здесь производство по заявке включает в себя две стадии. На первой из них заявка подвергается проверке по системе одноступенчатой экспертизы. По заявке, прошедшей такую экспертизу, выносится решение о ее акцепте. После этого она выкладывается для всеобщего ознакомления, в определенный период которого третьи лица вправе подавать мотивированные возражения по существу заявленного предложения. На второй стадии патентное ведомство проводит процедуру по возражениям, результаты которой учитываются при вынесении окончательного решения. Заявителю дано право на ознакомление с поступающими возражениями с целью предоставления по ним соответствующих пояснений. Возможность опротестования заявок широко используется на практике, поскольку производство по возражениям осуществляется быстрее и с меньшими затратами, чем судебное разбирательство дел о недействительности патентов.

Несмотря на достоинства, обусловленные высоким качеством проводимой экспертизы, проверочная система квалификации изобретений обладает рядом существенных недостатков, заключающихся в том, что, во-первых, это дорогостоящая процедура и, во-вторых, это достаточно длительная процедура, уменьшающая экономическую и техническую ценность изобретения в силу значительного срока прохождения заявочных материалов.

Поэтому следующим направлением оформления прав на изобретения, закономерно вытекающим из предшествующих и носящих качественно иной характер, следует считать зарождение и становление в рамках проверочной системы новой процедуры квалификации технических решений, в основу которой положена отсроченная экспертиза заявок на изобретения.

Процедура отсроченной экспертизы в значительной степени сняла присущие классической проверочной системе недостатки.

Существо отсроченной экспертизы состоит в следующем. Поступившая в патентное ведомство заявка подвергается проверке только с точки зрения ее соответствия формально установленным требованиям. Квалификация заявленного предложения по существу содержащихся в нем притязаний на патент не проводится автоматически в порядке поступления, как это делается при обычной проверочной схеме. Чтобы была проведена экспертиза заявки на соответствие ее условиям патентоспособности, заявитель либо третье лицо должны, уплатив пошлину, подать ходатайство о рассмотрении заявки. Указанное ходатайство может быть подано в течение определенного законом срока с момента подачи заявки либо ее публикации. Этот срок в разных странах не одинаков и варьируется в пределах от шести месяцев с даты публикации заявки в Великобритании до семи лет со дня подачи заявки в Нидерландах и Германии.

Таким образом, существо отсроченной экспертизы заключается в том, что исследование патентоспособности заявленного изобретения откладывается на установленный законодателем срок, который предоставляется заявителю для более полного изучения вопроса о целесообразности его практической реализации.

С целью своевременного доведения содержания изобретения до предпринимательских кругов и иных заинтересованных лиц предусматривается публикация заявки в официальных изданиях патентных ведомств и (или) выкладка материалов заявки, как правило, через 18 месяцев с даты приоритета.

Изобретение, описанное в опубликованной или выложенной заявке, пользуется временной правовой охраной - специальным правовым инструментом, востребованным практикой как средство, компенсирующее последствия недобросовестных действий третьих лиц, осуществленных им до возникновения полной охраны, подтвержденной патентом.

Необходимо отметить, что процедура отсроченной экспертизы заявок на изобретение не является застывшей. Она со временем изменяется, приобретая особенности, вызванные требованиями патентной практики <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Лебедева Н.Г. О некоторых изменениях в патентном законодательстве Японии // Вопросы изобретательства. 1989. N 9. С. 17; Еременко В.И. Изменения в процедуре делопроизводства по заявкам в Европейском патентном ведомстве // Вопросы изобретательства. 1990. N 1. С. 16 - 21.

До введения в действие Патентного закона РФ 1992 г. в нашей стране применялась проверочная система экспертизы заявок, состоящая из двух этапов: предварительной экспертизы, проводимой в 15-дневный срок с момента поступления заявки на выдачу авторского свидетельства или патента, и государственной научно-технической экспертизы изобретений, проводимой в срок, не превышающий шести месяцев со дня поступления заявки. В течение этого срока заявителю направлялось решение о выдаче авторского свидетельства или патента либо об отказе в выдаче с указанием мотивов отказа.

Законом СССР "Об изобретениях в СССР" вводился специфический вариант проверочной системы экспертизы, не имеющий аналогов в мире и предусматривающий публикацию в основном тех заявок, по которым было принято решение об отказе в выдаче патента <1>.

--------------------------------

<1> Критику системы экспертизы по Закону СССР "Об изобретениях в СССР" см.: Городов О.А. О временной правовой охране // Вопросы изобретательства. 1991. N 2; Белов В.В. Создание национальной российской охраны промышленной собственности // Комментарий к российскому патентному законодательству (Справочное пособие патентоведов и изобретателей). М., 1993. С. 7 - 8.

С принятием Патентного закона РФ в России была введена национальная модель отсроченной экспертизы заявки на изобретения, которая в существенных моментах совпадает с аналогичными схемами квалификации заявок, используемыми во многих странах мира.

Эта модель и положена в основу российской системы оформления прав на изобретения, которая нормативно регламентирована в разд. 3 § 5 гл. 72 ГК РФ.

Как и в других странах, использующих отсроченную экспертизу заявок, процедура получения патента включает в себя ряд имеющих самостоятельное значение этапов, а именно:

- проведение формальной экспертизы заявки;

- экспертизу заявки по существу;

- регистрацию изобретения и выдачу патента.

Рассмотрим указанные этапы подробнее.

Формальная экспертиза заявки. Этап формальной экспертизы заявки на изобретение занимает весьма важное место в процессе ее рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный этап является обязательным, и, собственно, с него начинается экспертная процедура. Вместе с тем следует иметь в виду, что к формальной экспертизе допускается не любая заявка, а заявка, которая в установленном порядке зарегистрирована при ее поступлении в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Условие проведения формальной экспертизы. Порядок обращения с поступившими документами заявки определен в соответствующем регламенте. Поступившие в федеральный орган по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на изобретение с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке. Заявке присваивается 10-значный регистрационный номер федерального органа по интеллектуальной собственности, построенный по следующим правилам. Первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года. Например, (21) 2002 115419/09, где (21) - международный цифровой код для идентификации библиографических данных (стандарт ВОИС ST. 9).

В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный номер присваивается при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит, а о факте поступления документов заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявитель уведомляется с сообщением ему даты поступления документов и регистрационного номера заявки.

Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки <1>.

--------------------------------

<1> Обобщенный механизм засекречивания сведений, отнесенных к государственной тайне, установлен в разд. III Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 4673).

Этап формальных исследований заявочных материалов включает в себя ряд процедур оценочного характера, в процессе которых экспертный орган без анализа существа изобретения проверяет:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований, предъявляемых к ним действующим регламентом;

- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;

- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного действующим законодательством;

- соблюдение требования единства изобретения;

- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;

- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем.

На этом же этапе, в процессе формальной экспертизы заявки, экспертный орган может осуществлять запрос исправленных или недостающих документов заявки. В запросе указываются обнаруженные недостатки, приводятся необходимые аргументы правового характера, а заявителю предлагается представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты получения запроса.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Решение об этом направляется заявителю. На указанное решение может быть подано возражение в Палату по патентным спорам.

Если не устраненные заявителем недостатки заявочных документов не являются препятствием для установления даты подачи заявки, в решении о признании заявки отозванной указывается дата ее подачи. В случае восстановления федеральным органом по интеллектуальной собственности пропущенного срока делопроизводство по заявке может быть продолжено.

В случае если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного технического решения. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения, заявителю направляется соответствующее уведомление и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял формулу изобретения, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем формуле. Если же заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Если заявитель не классифицировал заявленное изобретение согласно правилам Международной патентной классификации, то подобное действие осуществляет экспертный орган.

Основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска либо при экспертизе заявки по существу.

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования, предъявляемые к ним, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате ее подачи.

Согласно п. 1 ст. 1385 ГК РФ по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей этап формальной экспертизы с положительным результатом, федеральный орган по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Публикация не производится, если до истечения 12 месяцев со дня подачи такой заявки она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании уже состоялась регистрация изобретения. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В настоящее время состав публикуемых сведений о заявке на изобретение определен в п. 23.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 декабря 2007 г. N 346 (далее - Административный регламент ведения реестров).

Согласно указанному пункту при публикации сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене указываются:

- регистрационный номер заявки;

- дата подачи заявки в Роспатент; имя и (или) наименование заявителя;

- код страны места жительства и (или) места нахождения заявителя в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3 и адрес для переписки с заявителем или его представителем;

- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны места жительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3;

- номер, дата и код в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3 страны подачи заявки;

- индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы;

- название изобретения;

- первоначальная формула изобретения, если она не изменялась, последняя на момент истечения 12 месяцев с даты подачи заявки, измененной заявителем в установленном порядке, формула изобретения;

- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной.

Приведем пример публикации сведений о заявке на изобретение:

(21) 2002 115143/13 (13)А

(22) 07.06.2002

(51) 7А 23В 7/022, 7/10, А 23 1, 1/212, С 12 Р 1/02

(72) Квасенков Олег Иванович, Шаззо Фатима Рамазановна

(71) Кубанский государственный технологический университет. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2, Куб. ГТУ.

(54) Способ производства стерилизуемых консервов

(57) Способ производства стерилизуемых консервов, предусматривающий фасовку в потребительскую тару твердых компонентов, включающих по меньшей мере один сушеный компонент растительного происхождения, и заливочной жидкости, герметизацию и стерилизацию, отличающийся тем, что сушеные растительные компоненты перед фасовкой восстанавливают в присутствии препарата, полученного путем последовательного экстрагирования биомассы микромицета Mortierella spinosa неполярным экстрагентом в надкритическом состоянии, водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой с последующим объединением первого экстракта с твердым остатком <1>.

--------------------------------

<1> Изобретения. Полезные модели: Официальный бюллетень Российского агентства по патентам и товарным знакам. 2003. N 36 (ч. 1). С. 15.

В приведенном примере перед соответствующими сведениями проставлены международные цифровые коды для идентификации библиографических данных (Стандарт ВОИС ST 9), означающие:

- 13 (А) - код вида документа. А - заявка, прошедшая формальную экспертизу;

- (21) - регистрационный номер заявки;

- (22) - дата поступления заявки;

- (51) - индексы МПК;

- (72) - имена авторов;

- (71) - наименование заявителя;

- (54) - название изобретения;

- (57) - формула изобретения.

Исправления, уточнения и изменения документов заявки не учитываются при публикации сведений о заявке, если они оформлены с нарушением установленных требований или представлены после поступления ходатайства о публикации сведений о заявке до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки.

Если на дату публикации сведений об уже выданном патенте публикация сведений о заявке не состоялась, сведения о ней считаются опубликованными на дату публикации сведений о выдаче патента.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1385 ГК РФ по ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки, федеральный орган по интеллектуальной собственности может публиковать сведения о заявке на изобретение до истечения 18 месяцев со дня ее подачи. Указанное ходатайство удовлетворяется при условии уплаты пошлины.

Сведения о заявке в данном случае публикуются в течение шести месяцев с даты поступления ходатайства, если на дату подачи ходатайства заявка не отозвана и не считается отозванной, на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений РФ и ее документы оформлены без нарушения установленных требований. Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, шестимесячный срок исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы. Отзыв заявителем ходатайства учитывается, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1385 ГК РФ автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке учитывается при публикации этих сведений, если он представлен до завершения технической подготовки к публикации.

Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с ее документами, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.

Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Как правило, федеральный орган по интеллектуальной собственности осуществляет выкладку описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в течение 12 месяцев с даты подачи заявки.

Копии выложенных документов могут быть представлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

Временная правовая охрана. Временная правовая охрана заявленного изобретения - сравнительно новый институт патентного права в России. Первая попытка его закрепления была предпринята нормой п. 3 ст. 11 Закона СССР 1991 г. "Об изобретениях в СССР".

В Патентном законе РФ институту временной охраны была посвящена отдельная статья (ст. 22). Действующее законодательство легитимирует институт временной правовой охраны изобретения в ст. 1392 ГК РФ. Между тем указанный институт достаточно хорошо известен и применяется главным образом в странах, использующих отсроченную систему экспертизы заявок, начиная со второй половины 60-х годов прошлого века. Возникновение правовой охраны как специального института связывается с актом публикации (выкладки) заявки, осуществляемым патентным ведомством. Сама публикация либо выкладка заявки имеет три цели:

- ознакомить общественность и главным образом предпринимательские круги с новым техническим решением еще на предвыдачной стадии рассмотрения заявки;

- подвергнуть заявленное изобретение профессиональному анализу на критерии патентоспособности вне рамок официальной экспертизы;

- в условиях жесткой конкурентной борьбы между патентными заявками публично зафиксировать первенство на вновь разработанное техническое решение.

Коль скоро заявленное техническое решение после публикации или выкладки становится общедоступной информацией еще до выдачи охранного документа, заявитель должен иметь определенные гарантии имущественного характера на случай использования третьими лицами его предполагаемого изобретения. Сложность заключается в установлении объема указанных гарантий. Здесь можно идти двумя путями, а именно:

- предоставлять охрану заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке, аналогичную охране, удостоверяемой патентом;

- предоставлять ограниченную охрану, предусматривающую компенсацию за использование предложенного изобретения, после того как будет выдан патент.

Как первый, так и второй путь имеют свои преимущества и свои недостатки. Назовем некоторые из них.

Предоставление временной охраны, которая по объему тождественна окончательной, затруднено тем обстоятельством, что объем прав по выданному впоследствии патенту на данном этапе еще не известен, что может привести к злоупотреблениям со стороны заявителя посредством расширения заявочных притязаний. Кроме того, у заявителя может появиться намерение не проводить экспертизу заявки по существу вообще.

Недостатком ограниченной охраны является то, что весьма непросто установить лицо, использующее заявленное изобретение до выдачи на него патента, и добиться от него уплаты соразмерной компенсации.

В целом факт ранней (до выдачи патента) публикации заявки может произвести следующий негативный эффект.

Дело в том, что решение об отказе в выдаче патента, принимаемое после публикации заявки, дает конкуренту заявителя возможность безвозмездного использования ноу-хау, содержащегося в материалах заявки. Этот эффект особенно проявляет себя в том случае, когда заявка удовлетворяет критерию новизны, но не квалифицируется по параметру изобретательского уровня. Новая информация и будет тем ноу-хау, с которым может легально ознакомиться любое третье лицо.

Несмотря на всю спорность механизма установления объема имущественных гарантий заявителя на период после публикации заявки до выдачи патента, практически все страны, где применяется институт временной охраны, идут по пути предоставления ограниченной охраны. Такой путь избран и российским законодателем.

Согласно п. 1 ст. 1392 ГК РФ изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

В данной норме законодатель фиксирует:

- примерные временные рамки действия временной правовой охраны;

- примерный объем временной правовой охраны.

Временные рамки действия правовой охраны ограничены, с одной стороны, датой публикации сведений о заявке, а с другой - датой публикации сведений о выдаче патента. Как первая из указанных дат, так и вторая не имеют жесткой фиксации. Первая, к примеру, приурочена к истечению 18-месячного срока с даты подачи заявки, но может наступить при условии подачи заявителем соответствующего ходатайства и раньше. Вторая дата будет зависеть от времени подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и сроков проведения указанной экспертизы.

Объем правовой охраны ориентирован на опубликованную формулу предполагаемого изобретения, но окончательная его корректировка может быть осуществлена по объему охраны, устанавливаемому формулой, содержащейся в решении о выдаче патента. Разница между указанными объемами есть не что иное, как разница между предметным пределом прав обладателя "условного" патента и предметным пределом прав обладателя реального патента.

Первый из названных пределов, определяемый заявочными притязаниями, как правило, шире второго. Из этого следует, что использование заявленного изобретения и использование запатентованного изобретения не одно и то же действие.

Согласно п. 3 ст. 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленное изобретение в период временной правовой охраны, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. При этом размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

Поскольку объем правовой охраны по максимуму фиксируется в выдачной, а не в заявительной формуле изобретения, то денежная компенсация должна рассчитываться исходя из презумпции использования запатентованного изобретения, хотя фактически в период действия временной охраны может использоваться только заявленное изобретение.

По ранее действовавшему законодательству денежная компенсация подлежала выплате также лицом, использующим изобретение до даты публикации сведений о заявке. Эта весьма нечетко артикулированная законодательством ситуация была предусмотрена п. 4 ст. 22 Патентного закона РФ. Она не имела отношения ни к временной правовой охране, как ошибочно полагал С.П. Гришаев <1>, ни к преждепользованию.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Патентному закону Российской Федерации С.П. Гришаева включен в информационный банк.

<1> Патентный закон Российской Федерации: Постатейный научно-практический комментарий // Серия "Библиотечка "Российской газеты". 2003. Вып. N 9. С. 89.

Действие временной правовой охраны во всех странах начинается с даты публикации сведений о заявке. В п. 4 ст. 22 Патентного закона РФ речь шла об использовании до этой даты, причем о правомерном, очевидно, использовании. В противном случае действовала норма ст. 147 УК РФ, согласно которой незаконное использование изобретения, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения до официальной публикации сведений о нем являются уголовно наказуемыми деяниями.

Использование изобретения до даты публикации сведений о заявке не подпадало и под признаки преждепользования, поскольку в последнем случае использование должно начаться до даты приоритета, а само изобретение должно быть создано независимо от автора, считающегося его создателем по закону.

Во всяком случае, лицо, использующее заявленное изобретение до даты публикации сведений о заявке, было обязано выплачивать заявителю соразмерную компенсацию после получения последним патента. При этом компенсационный период должен был исчисляться с даты уведомления заявителем использующего изобретение лица о поданной заявке на выдачу патента.

Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная законом возможность подачи возражения против этого решения.

Экспертиза заявки на изобретение по существу. Экспертиза заявки по существу содержащихся в ней притязаний является, как, впрочем, и формальная экспертиза, административной процедурой, детально регламентированной нормами патентного законодательства. Содержанием экспертной процедуры являются следующие действия экспертного органа:

- установление приоритета изобретения;

- проверка представленной заявителем формулы изобретения на соответствие ее установленным требованиям;

- проверка дополнительных материалов на соответствие их установленным требованиям;

- информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники и проверка соответствия заявленного изобретения установленным условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

Экспертиза заявки по существу проводится не автоматически, а при наличии ряда условий.

Первым условием проведения экспертизы заявки по существу является прохождение заявкой этапа формальной экспертизы с положительным результатом.

Вторым условием выступает подача заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы по существу. При этом указанное ходатайство может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки с возможностью продления не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки.

И наконец, третьим условием является представление вместе с ходатайством о проведении экспертизы по существу документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере. Если заявитель имеет право на уплату патентной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку от уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, то одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы представляется соответствующий документ.

Установление приоритета изобретения. Изобретение как техническое решение задачи может быть создано независимо друг от друга двумя или даже несколькими лицами, но право на его использование, а также право авторства должны иметь одного обладателя. В этой связи возникает проблема установления первенства в техническом решении той или иной конкретной задачи. Такое первенство в условиях принципиальной повторяемости технических решений определяется по специальным правилам установления приоритета изобретения. Указанные правила сформулированы законодателем в ст. 1381 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дата подачи заявки определяется в соответствии с п. 3 ст. 1375 ГК РФ. Закон регламентирует особенности установления приоритета:

- по дате поступления дополнительных материалов;

- по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки;

- по выделенной заявке;

- на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним.

Специальные правила предусмотрены также для установления конвенционного приоритета.

По дате поступления дополнительных материалов, оформленных заявителем в качестве самостоятельной заявки, приоритет может быть установлен, если:

- дополнительные материалы, оформленные в качестве самостоятельной заявки, поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения;

- на дату подачи дополнительных материалов, оформленных в качестве самостоятельной заявки, первоначальная заявка, содержащая дополнительные материалы, признанные экспертным органом изменяющими сущность заявленного решения, не отозвана или не признана отозванной.

В данном случае основанием для испрашивания приоритета являются дополнительные материалы, ранее представленные к первоначальной заявке, но вошедшие в состав последующей самостоятельной заявки.

По дате подачи тем же заявителем более ранней заявки, раскрывающей техническое решение (правило о внутреннем приоритете), приоритет может быть установлен, если:

- более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается приоритет более ранней заявки;

- заявка, по которой испрашивается приоритет, подана в течение 12 месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение.

По общему правилу при испрашивании заявителем приоритета по дате более ранней заявки проверка соблюдения условия раскрытия заявленного решения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится только в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного решения.

Подача заявки, по которой испрашивается приоритет по дате более ранней заявки, является основанием для признания последней отозванной.

Особенности установления приоритета изобретения по выделенной заявке регламентированы правилами, содержащимися в п. 4 ст. 1381 ГК РФ.

О выделенной заявке может идти речь в том случае, когда в заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, содержались признаки не одного, а двух или нескольких технических решений.

В связи с этим обстоятельством у заявителя появляется возможность подачи не одной, а нескольких заявок с сохранением приоритета первоначально поданной заявки.

Условием установления по выделенной заявке приоритета первоначальной заявки является раскрытие в первоначальной заявке признаков изобретения, присутствующих в материалах выделенной заявки.

Условиями установления по выделенной заявке более раннего приоритета первоначальной заявки являются:

- первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не отозвана или не признана отозванной;

- выделенная заявка подана до того, как исчерпана возможность подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке;

- выделенная заявка подана до даты регистрации изобретения, решение о выдаче патента на которое принято на основании первоначальной заявки.

Норма, допускающая установление приоритета изобретения на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним, сформулирована в п. 5 ст. 1381 ГК РФ. Указанная норма является, по существу, правилом об испрашивании заявителем нескольких приоритетов.

В данном случае в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов (приоритет по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке, приоритет по дате подачи более ранней заявки, приоритет по выделенной заявке, конвенционный приоритет) экспертным органом проверяется соблюдение соответствующих условий, необходимых для установления того либо иного приоритета. Например, если для изобретения, охарактеризованного в одном из независимых пунктов формулы изобретения, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя, а в отношении изобретения, охарактеризованного в другом независимом пункте, - по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке, то в отношении каждого из указанных изобретений должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте.

Заявитель при испрашивании нескольких приоритетов должен указать, каким пунктам формулы соответствуют даты испрашивания приоритета.

Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан сообщить об этом в федеральный орган по интеллектуальной собственности и представить заверенную копию первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции.

При испрашивании заявителем конвенционного приоритета экспертным органом проверяется соблюдение следующих условий:

- факт подачи в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявителем первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции или его правопреемником не позднее 12 месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по независящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден;

- представление ходатайства об установлении конвенционного приоритета не позднее 16 месяцев с даты подачи заявки в зарубежное патентное ведомство;

- представление заверенной копии первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в зарубежное патентное ведомство;

- факт подачи заявителем ходатайства о восстановлении права приоритета с указанием зарубежного ведомства, в которое направлен запрос копии первой заявки, и даты его отправления, свидетельствующий о том, что такой запрос направлен до истечения 14 месяцев с даты подачи первой заявки;

- соблюдение заявителем 16-месячного срока с даты подачи первой заявки для подачи ходатайства о восстановлении права приоритета и двухмесячного срока с даты получения копии из зарубежного патентного ведомства, для представления ее в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Согласно п. 1 ст. 1383 ГК РФ, в случае если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по той заявке, которая избрана заявителем.

Созаявители обязаны сообщить о достигнутом ими соглашении в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления. В случае если в течение установленного срока от заявителей не поступит указанное сообщение либо ходатайство о продлении срока, заявки признаются отозванными.

При выдаче патента по одной из выбранных заявителями заявок все авторы, указанные в заявках на идентичные изобретения, признаются соавторами изобретения.

При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного объекта прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке. При этом публикация сведений о выдаче патента по заявке на изобретение или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее выданного патента в отношении идентичного объекта осуществляются одновременно.

Проверка представленной заявителем формулы изобретения. Проверка формулы изобретения в процессе проведения экспертизы по существу осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной административным регламентом. Объектом проверки является формула изобретения, принятая к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после формальной экспертизы, то измененная формула. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства изобретения и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Проверка формулы изобретения включает:

- установление наличия в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата;

- проверку выраженности признаков изобретения в форме, обеспечивающей возможность понимания специалистом уровня техники;

- выявление в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо (для изобретения, характеризуемого с привлечением признаков программы для ЭВМ или используемого в такой программе алгоритма) результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощаемому в изобретение, с учетом требований, предъявляемых действующими правилами к техническому результату;

- проверку основанности формулы изобретения на его описании и подтверждения объема правовой охраны, определяемого формулой и описанием;

- проверку правомерности применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка его соответствия установленным требованиям, в частности относимости его только к одному изобретению.

Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются. Устанавливается также, представляют ли изобретения, включенные в независимые пункты, группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением действующих правил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного технического решения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Проверка дополнительных материалов на соответствие их установленным требованиям. Согласно п. 1 ст. 1378 ГК РФ заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного технического решения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение либо решения об отказе в выдаче патента.

Проверка дополнительных материалов, представленных заявителем и содержащих соответствующие исправления и уточнения, производится в соответствии с административным регламентом.

Дополнительные материалы, предусматривающие внесение изменений в документы заявки, могут представляться:

- по инициативе заявителя;

- по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, экспертный орган руководствуется следующими правилами:

- изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;

- изменения документа заявки, представленные после получения заявителем какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя.

В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления. Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением установленных сроков и эти сроки не продлевались, принимается решение о признании заявки отозванной.

При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, экспертным органом проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и тогда когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и прототипа изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Если заявленное изобретение относится к применению продукта или способа по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указанные назначения применяемого объекта и (или) иных признаков, используемых для характеристики этого объекта, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась на дату подачи.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного технического решения заявителю сообщается о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведения послужили основанием для подобного вывода. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

Измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

- включения в формулу дополнительного независимого пункта;

- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;

- изменения указания вида объекта изобретения (устройства, способа, вещества и т.п.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

Информационный поиск и проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности. Целью информационного поиска является определение уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Информационный поиск проводится в отношении не отозванных и не признанных отозванными заявок, прошедших этап формальной экспертизы с положительным результатом:

- при экспертизе заявки по существу;

- по ходатайству заявителя или третьего лица.

Информационный поиск не проводится в отношении технических решений, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ), которые не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ) и которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ).

Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

В ходе информационного поиска, который проводит федеральный орган по интеллектуальной собственности, устанавливается объем информации, противопоставляемой заявленному изобретению. Поиск осуществляется с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г. Примерный перечень документов, анализируемый в ходе проведения информационного поиска, закреплен в административном регламенте. В него, в частности, включены:

- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР (Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий);

- описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;

- описания к евразийским патентам;

- заявки на выдачу патентов РФ на изобретения и патентов и свидетельств РФ на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;

- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

- патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

- непатентная литература по списку, опубликованному международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

В объем информационного поиска, кроме того, могут быть включены любые общедоступные документы.

При проведении информационного поиска при экспертизе заявки по существу в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со ст. 16 Евразийской патентной конвенции), кроме тех отозванных заявителем не позднее даты регистрации изобретения, с документами которых не вправе ознакомиться любое лицо, а также запатентованные в РФ изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Согласно п. 3 ст. 1386 ГК РФ по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы заявки на изобретение по существу заявителю направляется отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки. Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета заявитель уведомляется.

В отчете об информационном поиске указывается:

- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;

- дата подачи заявки;

- индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;

- название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;

- индекс рубрики МПК, характеризующий область поиска;

- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету поиска;

- индексы категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ВОИС ST. 14. Особо отмечаются поданные в РФ заявки на изобретения и полезные модели, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо;

- дата завершения информационного поиска.

Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам. Любое лицо может получить копию отчета о проведении по заявке информационного поиска также при условии соответствующей оплаты.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности заключается в исследовании экспертным органом вопроса о том, отвечает ли представленное заявителем техническое решение всем установленным законом критериям, а именно критериям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. При этом исследование осуществляется в указанной последовательности. В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Экспертный орган в процессе исследования заявленного технического решения по критериям патентоспособности может запросить у заявителя дополнительные материалы, в том числе измененную формулу изобретения. Запрос направляется заявителю в случае, если без указанных материалов невозможно провести экспертизу заявки по существу.

Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

- необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентной пошлины;

- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки на предыдущей стадии исследования;

- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения;

- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;

- необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Запрос направляется и в случае, когда в отношении изобретения получен вывод о патентоспособности, но заявитель возражает против исключения из формулы:

- признака, не обеспечивающего возможность его понимания специалистом исходя из существующего уровня техники;

- нового пункта, предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во внимание на основании правил по проверке дополнительных материалов.

Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько необходимо для надлежащего рассмотрения заявки.

Решение о выдаче патента и решение об отказе в выдаче патента. Согласно п. 1 ст. 1387 ГК РФ, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой, в котором указывается дата приоритета изобретения.

При имеющихся в описании и (или) чертежах недостатках, о необходимости устранения которых заявитель в установленном порядке не уведомлялся, ему может быть предложено представить уточненное описание и (или) чертежи в двухмесячный срок с даты такого предложения. При этом заявитель уведомляется, что, если такой срок является для него недостаточным, он может до истечения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с даты получения предложения срока, в течение которого он представит уточненные описание и (или) чертежи.

При подготовке решения о выдаче патента из текста описания исключаются устраненные заявителем недостатки, а также недопустимые элементы, если это не сделано заявителем. В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., в нее вносятся соответствующие исправления.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ в случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено несоответствие заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При установлении несоответствия заявленного изобретения хотя бы одному условию патентоспособности заявителю направляется уведомление, в котором излагаются основания, послужившие причиной для такого вывода. Кроме того, заявителю сообщается, что он вправе в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Эти доводы принимаются во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

По истечении указанного срока принимается решение об отказе в выдаче патента, если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а также если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее сделанный вывод экспертизы.

Решение об отказе в выдаче патента принимается, кроме того, в случае:

- если установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта и заявитель отказывается скорректировать этот пункт формулы;

- если установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения либо является основанием для отнесения изобретения к решениям, противоречащим публичным интересам, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты;

- если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается корректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения.

Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Согласно п. 1 ст. 1379 ГК РФ до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель. Указанное право реализуется путем подачи в федеральный орган по интеллектуальной собственности соответствующего заявления. Заявка на изобретение не преобразовывается в заявку на полезную модель, если заявителем, являющимся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение к ее документам приложено заявление о том, что в случае выдачи патента заявитель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При поступлении заявления о преобразовании заявки экспертный орган проверяет правильность его оформления и устанавливает срок подачи. За преобразование заявки на изобретение взимается пошлина.

Если заявление о преобразовании заявки подано в установленный срок, оформлено в соответствии с установленными требованиями и вместе с заявлением представлен документ об уплате пошлины, заявителю направляется уведомление о состоявшемся преобразовании. Дальнейшее рассмотрение заявки производится в соответствии с процедурой рассмотрения заявки на полезную модель.

В том случае, когда на дату поступления заявления о преобразовании заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки на изобретение, в том числе формулу изобретения, проверка указанных материалов осуществляется в соответствии с процедурой рассмотрения заявки на изобретение. О результатах такой проверки сообщается заявителю в уведомлении о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.

В отношении заявки на изобретения, которые отозваны либо признаны отозванными, преобразование не проводится.

Возможен отзыв заявления о преобразовании заявки. Отзыв может иметь место по просьбе заявителя считать его заявление не поданным. Указанная просьба должна поступить в экспертный орган до момента направления заявителю уведомления о состоявшемся преобразовании заявки. В данном случае преобразование считается не состоявшимся, а уплаченная пошлина может быть возвращена заявителю или зачтена в установленном порядке.