§ 2. Лицензионный договор о предоставлении права

использования товарного знака

Общие положения. Помимо возможности отчуждения исключительного права на товарный знак правообладатель располагает юридическим механизмом предоставления лицензии на использование товарного знака, реализация которого позволяет ему сохранять контроль не только за использованием знака, но и за качеством товаров и услуг, индивидуализированных данным знаком. Указанный механизм предусмотрен нормами ст. 1489 ГК РФ, действующими во взаимосвязи с правилами ст. 1235 ГК РФ.

Предоставление лицензии на использование товарного знака является весьма эффективным средством извлечения прибыли, которая компенсирует затраты правообладателя на маркетинг, разработку, регистрацию и рекламу товарного знака. Приумножению коммерческого эффекта от предоставления лицензии на использование товарного знака помимо лицензионного вознаграждения способствуют также повышение степени известности знака и интенсификация его распространения путем заключения сублицензионных соглашений. Кроме того, предоставление права на использование товарного знака по лицензии погашает обязанность правообладателя по использованию знака, что влечет неприменение к нему санкций, предусмотренных п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Статья 1489 ГК РФ не определяет виды лицензионных соглашений, заключение которых возможно в связи с предоставлением права на использование товарного знака. Вместе с тем по смыслу нормы, сформулированной в п. 1 ст. 1489 ГК РФ, которая находится в системной взаимосвязи с правилами п. 1 ст. 1236 ГК РФ, следует констатировать, что правообладатель может заключать лицензионные договоры двух основных видов, каждый из которых, в свою очередь, будет иметь по два варианта. Классификация подобного рода возможна, если в ее основание положить предмет договора, а последний рассматривать с точки зрения объема прав на использование товарного знака, которые предоставляются правообладателем лицензиату.

Во-первых, если предметом лицензионного соглашения является право на использование товарного знака для всех видов товаров, для которых он зарегистрирован без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, будет иметь место так называемый договор исключительной лицензии. По экономической сути он тождествен отчуждению права на товарный знак, но по юридической природе отличается от последнего тем, что на всем протяжении срока его действия лицензиара и лицензиата связывает комплекс взаимных прав и обязанностей. Кроме того, по истечении срока действия договора лицензиар полностью восстанавливается в имущественных правах на использование товарного знака.

Во-вторых, если предметом лицензионного соглашения является право на использование товарного знака ограниченного характера для всех товаров, для которых он зарегистрирован с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, будет иметь место договор простой лицензии. В отличие от договора исключительной лицензии к лицензиату в данном случае переходит лишь право на использование товарного знака ограниченного характера, лишенное по сравнению с правом, предоставленным в рамках исключительной лицензии, правомочия на запрет использования знака третьими лицами, т.е. того самого правомочия, которое дает обладателю исключительного права юридически обеспеченную возможность "исключения от использования".

Как первая, так и вторая из названных разновидностей лицензионных соглашений допускают варианты предоставления соответственно права на использование товарного знака исключительного характера либо права на использование товарного знака неисключительного характера в отношении не всех, а части товаров, для которых данное обозначение зарегистрировано (частичные лицензии).

Допустимы и комбинированные схемы лицензионных соглашений, например, в случае предоставления права на использование товарного знака исключительного характера в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и права на использование неисключительного характера - для другой части товаров.

Раздел 2 § 2 гл. 76 ГК РФ не содержит нормы, которая бы прямо предусматривала право лицензиата на предоставление третьим лицам сублицензии на использование товарного знака и условия такого предоставления, равно как и не запрещает совершения подобного рода сделок. На возможность заключения сублицензионных соглашений указывает ст. 1238 ГК РФ. Согласно п. 1 указанной статьи при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу. По сублицензионному договору сублицензиату может быть предоставлено право использования товарного знака в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Понятие и элементы лицензионного договора. Предоставление права на использование товарного знака правообладателем лицензиату осуществляется по юридической модели найма имущества, но с учетом характера предмета сделки.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Лицензионный договор является консенсуальным, взаимным и возмездным. Возможность заключения реального лицензионного договора, закрепленная в п. 1 ст. 1489 ГК РФ, по правилам российского гражданского законодательства реализована быть не может.

Элементами лицензионного договора являются его стороны, предмет, цена, срок, форма и содержание.

Сторонами лицензионного договора выступают правообладатель, именуемый лицензиаром, и юридическое либо физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, именуемое лицензиатом.

Предметом лицензионного договора вне зависимости от его разновидности может быть только неисключительное право на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Это принятая в современном российском законодательстве об интеллектуальной собственности модель. Ее нельзя признать удачной, поскольку к лицензиату исключительной лицензии переходит по существу весь объем имущественных правомочий, принадлежащих лицензиару, а последний лишается возможности на время действия договора предоставлять лицензии третьим лицам, сохраняя, по мнению законодателя, исключительное право за собой. Предмет лицензионного договора является его существенным условием, поэтому подлежит детальному раскрытию в тексте заключаемого соглашения, что проверяется в процессе его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно п. 6 ст. 1235 ГК РФ предмет договора идентифицируется путем указания на конкретный товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на этот знак.

В литературе излагается точка зрения, согласно которой "особое внимание при заключении лицензионного договора следует уделять идентификации как самого нематериального объекта, право на который передается, так и его материального носителя. Поэтому в соглашении должны оговариваться такие условия, как размер товарного знака, его цветовое решение, место расположения на изделии, этикетках" <1>. Представляется, что указанное предложение лишено позитивного начала и в тексте заключаемого соглашения нет необходимости повторять описание обозначения, как это требуется при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

--------------------------------

<1> Рабец А.П. Указ. соч. С. 265.

Следует отметить, что среди специалистов в области средств индивидуализации продукции нет единства взглядов на предмет лицензионного договора. Так, Э.П. Гаврилов полагал, комментируя ранее действовавшее законодательство о товарных знаках, что "предметом лицензионного договора по товарному знаку следует считать указание на сам товарный знак (номер свидетельства), перечень товаров, затрагиваемых договором (если договор касается не всех товаров), а также объем и характер передаваемых прав" <1>. А.П. Рабец считала, что "предметом данного соглашения является предоставление лицензиату права на использование товарного знака" <2>. Приведенные высказывания нельзя признать удачными, поскольку в гражданском обороте участвует право имущественного характера, а не "указание на товарный знак" и не действие, именуемое предоставлением.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 115.

<2> Рабец А.П. Указ. соч. С. 265.

Цена лицензионного договора, называемая обычно лицензионным вознаграждением, по смыслу нормы, закрепленной в п. 5 ст. 1235 ГК РФ, относится к числу существенных его условий. При его определении стороны могут прибегнуть к услугам профессиональных оценщиков интеллектуальной собственности. Наиболее распространенной формой лицензионного вознаграждения является комбинация паушального платежа (фиксированной суммы), производимого, как правило, сразу после заключения лицензионного договора, и платежей роялти (периодических платежей в виде отчислений определенного процента от суммарного оборота товаров или услуг, индивидуализированных товарным знаком). Лицензионное вознаграждение может включать и плату за разрешение на предоставление сублицензии, которая определяется чаще всего в виде процента от оборота товаров или услуг вторичного лицензиата. Цена лицензионного договора устанавливается в российских рублях, хотя возможно ее определение и в иностранной валюте.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Срок лицензионного договора по общему правилу не является его существенным условием и зависит от усмотрения сторон и временных рамок действия регистрации знака. Договор может быть заключен на определенный срок либо без указания срока.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное.

Договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Форма лицензионного договора. Для лицензионного договора предусмотрена обязательная письменная форма, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). К оформлению договорных отношений, складывающихся по поводу предоставления права на использование товарного знака, предъявляются специальные требования. Соблюдение этих требований является обязательным, а их наличие обусловлено особенностями регистрационной модели возникновения и закрепления исключительных прав на средства индивидуализации продукции. Данная система предполагает, в частности, необходимость регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицензионных договоров. При этом речь идет о регистрации, отличной от регистрации, на основании которой товарному знаку предоставляется правовая охрана. Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Содержание лицензионного договора образуют взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата. Действующие правила ГК РФ о товарных знаках, в частности ст. 1489 ГК РФ, не устанавливают, за некоторыми исключениями, обязательные для сторон права и обязанности. Вместе с тем очевидно, что лицензиар обязан обеспечить лицензиату правовые и фактические условия, которые позволили бы последнему наиболее эффективно осуществить реализацию предоставляемых по договору прав. Что касается обязанностей лицензиата, то помимо действий по реализации предоставленных ему прав в обусловленных соглашением объеме и на оговоренной территории он по прямому указанию законодателя, содержащемуся в п. 2 ст. 1489 ГК РФ, обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Соответственно, лицензиар наделяется правом осуществления контроля за данным параметром продукции лицензиата. При этом условие о качестве товаров лицензиата будет являться существенным условием лицензионного договора и подлежит проверке на его наличие в тексте лицензионного соглашения в процессе регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следует подчеркнуть, что традиционные положения о качестве продаваемых товаров и оказываемых услуг, применяемые в практике гражданского оборота <1>, сегодня претерпевают радикальные изменения в связи с пересмотром действовавших в России систем стандартизации и сертификации и принятием Федерального закона "О техническом регулировании". Указанное обстоятельство должно учитываться при регламентации договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом.

--------------------------------

<1> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 31 - 32; Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. Т. 2. С. 26 - 29.

Как правило, стороны по лицензионному договору оговаривают следующие права лицензиата:

- право на обозначение товаров или услуг, производимых лицензиатом, по определенному соглашением перечню с указанием: "товарный знак по лицензии";

- право применять товарный знак лицензиара совместно со своим товарным знаком (если таковой зарегистрирован на имя лицензиата);

- право применять товарный знак лицензиара не только на товарах, маркируемых этим знаком, но и на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на оговоренной территории, на сопроводительной и деловой документации, а также в рекламе.

К обязанностям лицензиата обычно относятся следующие:

- информирование лицензиара в случае выявления лицензиатом противоправного использования товарного знака лицензиара третьими лицами;

- информирование лицензиара о случаях предъявления претензий или исков со стороны третьих лиц в связи с использованием товарного знака по лицензионному договору;

- информирование лицензиара о предстоящем отказе от дальнейшего использования товарного знака;

- выплата лицензионного вознаграждения в оговоренном виде;

- предоставление лицензиару соответствующих расчетов, являющихся основой размера лицензионного вознаграждения.

Ответственность по лицензионному договору. Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака предполагает взаимную ответственность сторон за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. В соответствии с заключенным соглашением ответственность сторон за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне, а также применение штрафных санкций к нарушителю. Поскольку специальная регламентация лицензионных отношений на уровне закона весьма скупа, формулировка оснований и параметров ответственности является прерогативой сторон. При этом следует иметь в виду, что лицензиар и лицензиат должны ориентироваться при выработке условий об ответственности по договору не на правила об ответственности за незаконное бездоговорное использование товарного знака, сформулированные в ст. 1515 ГК РФ, а на правила, предусмотренные гл. 25 ГК РФ.

Как правило, стороны по договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий.

Санкции в форме возмещения реального ущерба и упущенной выгоды могут применяться к лицензиару за нарушение прав третьих лиц, допущенное предоставлением права на использование товарного знака лицензиату.

К лицензиату требования о возмещении убытков в форме как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться в случае несоблюдения им условия о том, что качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, будет не ниже качества товаров лицензиара.