§ 4. Залог исключительного права на использование

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов

Общие положения. Институт залога как один из юридических инструментов обеспечения исполнения обязательств для российской теории и практики не нов. Он своими историческими корнями уходит в дореволюционный период, на ранние этапы развития русского законодательства <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999; Базанов Н.А. Происхождение современной ипотеки. М., 1900; Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1912; Соловьев М.А. Залог и заклад. Одесса, 1914; Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С. 419 - 432.

В послереволюционный период общественные отношения по поводу залога регулировались ГК РСФСР 1922 г. Поскольку ГК был принят в начале нэпа, залог имущества в то время был обусловлен существованием института частной собственности. Что касается залога прав, то посвященная этому ст. 87 ГК РСФСР допускала в качестве предмета залога долговые требования, а также право на горный отвод и на разработку месторождений ископаемых. ГК РСФСР 1964 г. не содержал норм о залоге имущественных прав.

Переход к рыночной экономике вызвал необходимость совершенствования гражданско-правового института залога, в том числе и путем реанимации возможности залога имущественных прав. Указанная возможность закреплена сегодня как в § 3 гл. 23 ГК РФ, так и в Законе РФ от 25 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге" <1>. Поскольку институт залога прав не получил должного отражения в ГК РФ, основой его правовой регламентации является разд. 5 Закона РФ "О залоге".

--------------------------------

<1> Ведомости РФ. 1992. N 23. Ст. 1239.

Между тем в ряде зарубежных государств проблема залога прав на некоторые объекты промышленной собственности была решена еще в начале века. Так, согласно французскому Закону "О продаже предприятий", принятому в 1909 г. договор о залоге предприятия может включать в качестве предмета залога фирму, арендные права, патенты, лицензии, товарные знаки и промышленные образцы. Возможность залога прав промышленной собственности закреплена в современном патентном законодательстве Великобритании, Нидерландов, Франции и ряде других стран.

Бесспорным достижением современного российского законодательства о залоге является включение в юридическую модель залоговых отношений имущественных прав. При этом, определяя предметную область залоговых отношений, законодатель предусмотрел возможность залога не только вещей и имущественных прав, но также вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем (п. 6 ст. 340 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона РФ "О залоге"). Что касается исключительных имущественных прав на использование результатов технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества, то они в полной мере вписываются в рамки юридической конструкции залога прав. Кроме того, имущественные права, удостоверенные патентом, при их вхождении в состав предприятий как имущественных комплексов могут быть заложены одновременно с материальными объектами, образующими структуру комплекса, что косвенно подтверждает также возможность их залога и самих по себе.

Сущность залога исключительных имущественных прав, удостоверенных патентом, заключается в преимущественном праве залогодержателя перед другими кредиторами получить удовлетворение из стоимости заложенного права. По действующему законодательству залог возникает в силу договора или на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. Случаи возникновения залога из норм закона достаточно редки, а в отношении исключительных прав имущественного характера и вовсе отсутствуют. Поэтому основной формой, опосредующей отношения, складывающиеся в связи с залогом имущественных прав, удостоверенных патентом, является договор о залоге этих прав, упоминание о котором содержится, в частности, в п. 5 ст. 1233 ГК РФ.

Договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Действующее законодательство не дает определения ни договора о залоге имущества, ни договора о залоге исключительных имущественных прав, хотя и содержит общие требования к самому договору и его форме (ст. 339 ГК РФ). Опираясь на понятие и основания залога, можно дать следующее определение договора о залоге прав на использование того либо иного технического, художественно-конструкторского или биологического решения.

По договору о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших из гражданско-правового договора, передает залогодержателю в залог принадлежащее ему исключительное право имущественного характера, удостоверенное патентом, в объеме, согласованном сторонами, а залогодержатель принимает указанные права на условиях, определенных договором.

Договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (далее - договор о залоге исключительных прав) является консенсуальным.

Договор следует считать взаимным, поскольку залогодатель и залогодержатель обладают определенным набором взаимных прав и обязанностей.

Возмездный характер договора о залоге исключительных прав проистекает из наличия встречного предоставления, выступающего в образе материального блага, в обеспечение которого устанавливается залог.

К элементам договора о залоге исключительных прав относятся его стороны, предмет, срок, форма и содержание.

Сторонами договора о залоге исключительных прав являются залогодатель и залогодержатель. В качестве залогодателя (должника по основному обязательству) выступает патентообладатель. Залогодержателем является кредитор по основному обязательству, обеспеченному залогом исключительного права.

Предметом договора о залоге исключительных прав является исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Предмет договора о залоге наряду с его оценкой, размером и сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, выступает в качестве существенного условия договора. Предмет договора о залоге следует отличать от предмета залога. Данное отличие проистекает из возможности установления залога в отношении имущественных исключительных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. Будущие права - суть юридический, но не фактический предмет залога. Исключительное право на изобретение действует юридически до истечения 20 лет, считая с даты подачи заявки. Реально этот срок будет сокращен на время квалификации заявленного технического решения. Поэтому исключительное право на изобретение как предмет залога может фактически существовать с момента принятия решения о выдаче патента и до окончания срока действия патента.

Оценка предмета залога как существенное условие договора о залоге исключительных прав является весьма специфическим параметром договора. Это не цена договора, поскольку последняя может быть меньше цены предмета залога. Количественное выражение этого параметра зависит от множества экономических, правовых и технических факторов и поэтому может быть получено лишь в определенном диапазоне значений, обусловленном примененным методом оценки. Оценку прав на объекты промышленной собственности при использовании их в качестве предмета залога производят теми же методами, которые применяются при отчуждении исключительного права, удостоверенного патентом, или при предоставлении лицензий.

Обеспечительная направленность залога требует четкого оформления в качестве существенного условия договора о залоге исключительных прав существа, размера и срока исполнения основного обязательства, подлежащего обеспечению. Данное обязательство порождает у залогодержателя право требования, которое должно быть действительным и составлять тот объем, какой данное требование имеет к моменту удовлетворения. При этом следует различать требование как предмет залога (ст. 336 ГК РФ) и обеспечиваемое залогом требование (ст. 337 ГК РФ).

В первом значении требование выступает в качестве имущественного права, которым обеспечивается основное обязательство и на которое может быть обращено взыскание кредитора по этому обязательству. Обеспеченное же залогом требование основано на праве кредитора (залогодержателя), корреспондирующем обязанности должника (залогодателя), вытекающей из основного обязательства. Таким образом, понятие "требование", используемое законодателем применительно к институту залога, следует рассматривать как предмет акцессорного обязательства и как право, порожденное основным обязательством.

Срок договора о залоге исключительных прав, коль скоро предметом последнего выступает имущественное право с определенными временными рамками его действия, не должен превышать срок действия исключительных прав. В противном случае, и на это прямо указано в п. 1 ст. 352 ГК РФ, заложенное право, прекратив свое действие, повлечет, в свою очередь, и прекращение акцессорного обязательства независимо от воли сторон и судьбы основного обязательства.

Форма договора о залоге исключительных прав. Договор о залоге исключительных прав в силу общего правила, содержащегося в п. 2 ст. 339 ГК РФ, должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение указанной формы влечет недействительность договора. Аналогичное требование содержится и в ст. 12 Закона РФ "О залоге". Действующее законодательство предусматривает две формы договора о залоге прав: простую письменную и нотариальную. При этом квалифицирующим признаком нотариальной формы является требование к форме основного договора, в обеспечение исполнения которого предоставляется исключительное имущественное право (абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ).

Содержание договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Договором о залоге исключительных прав должны быть предусмотрены права и обязанности сторон, которые и составляют содержание указанного договора.

В соответствии со ст. 56 Закона РФ "О залоге", содержащей правила, касающиеся обязанностей залогодателя, последний должен совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности заложенного права. Для обладателей исключительного имущественного права на использование результатов технического, художественно-конструкторского и селекционного творчества указанная обязанность заключается прежде всего в сохранении объема конкретных правомочий, образующих предмет залога на момент заключения договора.

Залогодатель при залоге исключительных прав обязан не совершать уступку заложенного права без согласия залогодержателя и не совершать действия, влекущие прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости. Для патентообладателей данная обязанность заключается в том, что они должны уплачивать соответствующие пошлины за поддержание в силе охранного документа, использовать запатентованное решение, не отказываться от предоставленных им имущественных прав.

Следующей обязанностью залогодателя при залоге исключительных прав выступает обязанность по принятию мер, необходимых для защиты заложенного права от посягательств на него со стороны третьих лиц.

Еще одной обязанностью залогодателя является обязанность по информированию залогодержателя об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право.

Характер и объем прав залогодателя по договору о залоге исключительных прав во многом зависят от предмета договора и вида залога. Так, если иное не предусмотрено договором, залогодатель вправе извлекать доход от использования предмета залога. На такую возможность указывает норма п. 5 ст. 1233 ГК РФ. Согласно указанной норме залогодатель вправе в течение срока действия договора о залоге исключительного права использовать результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться исключительным правом на такой результат без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Обращаясь к правам и обязанностям залогодержателя по договору о залоге исключительных прав, следует указать на те из них, которые определены Законом РФ "О залоге". Согласно ст. 57 названного Закона, если иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства требовать в судебном порядке перевода на себя заложенного права в случае неисполнения залогодателем обязанностей, предусмотренных законом. Речь в данном случае идет о неисполнении обязанностей залогодателя, предусмотренных в ст. 56 Закона РФ "О залоге". Нормы указанной статьи являются диспозитивными и могут быть включены в круг обязанностей залогодателя. Представляется, что перевод заложенного исключительного права по решению суда допустим, если стороны включили в содержание договора все обязанности залогодателя, на которые ориентирует ст. 56 Закона РФ "О залоге".

Закон предоставляет залогодержателю право вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве, а также самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц, если такие меры не принимает согласно своим обязанностям залогодатель.

Особенности обращения взыскания на заложенные исключительные права и их реализация. Механизм удовлетворения интересов залогодержателя за счет предмета залога, в качестве которого выступают исключительные имущественные права, следуя общему правилу, включает две процедурные стадии, имеющие самостоятельное правовое значение.

Первая стадия включает действия по обращению взыскания на заложенное имущественное право. Вторая имеет содержанием реализацию (продажу) имущественного права, на которое обращено взыскание. В этих стадиях получила отражение современная конструкция залога, которая нацелена на максимальное соблюдение интересов как залогодателя, так и залогодержателя и ставит во главу угла удовлетворение требований последнего из стоимости предмета залога. Вместе с тем специфика исключительных имущественных прав на объекты промышленной собственности не может не наложить отпечаток на общие предписания законодателя, связанные с действиями, отражающими процедурные особенности указанных стадий.

Итак, залогодержатель в случае неисполнения должником своих обязательств по основному договору вправе удовлетворить свои имущественные требования за счет заложенного исключительного права, обратив на него взыскание. Основанием для обращения взыскания является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. Статья 349 ГК РФ устанавливает два варианта обращения взыскания на предмет залога: по решению суда и без обращения в суд. Согласно п. 1 ст. 349 ГК РФ требования залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного движимого имущества по решению суда, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Специальных правил, связанных с удовлетворением требований залогодержателя за счет имущественных прав и порядком обращения взыскания на них, ГК РФ, равно как и Закон РФ "О залоге", не содержит. Тем не менее данный вопрос может быть решен исходя из общих правил, например путем определения порядка обращения взыскания на заложенное исключительное право в специальном соглашении, заключенном сторонами.

Очевидно, что данное соглашение не требует нотариального удостоверения (хотя стороны могут оформить договоренность и через нотариуса), поскольку нотариальная форма соглашения между залогодателем и залогодержателем используется в рамках внесудебного варианта удовлетворения требований залогодержателя за счет недвижимого имущества после возникновения оснований для обращения взыскания (абз. 2 п. 2 ст. 349 ГК РФ).

Момент заключения соглашения между залогодателем и залогодержателем также не имеет значения, поскольку требование закона о его заключении после возникновения оснований для обращения взыскания относится к случаю, когда предметом залога является недвижимость. А это позволяет предположить, что данное соглашение может быть инкорпорировано в текст договора о залоге исключительных прав как одно из его условий <1>. Аналогией такого механизма будет служить модель внесудебного обращения взыскания на предмет залога, переданного залогодержателю, предусматривающая включение в договор о залоге условия о порядке обращения взыскания, если законом не установлено иное (п. 4 ст. 349 ГК РФ). Разумеется, не существует препятствий и для составления отдельного документа, который может быть подписан сторонами на различных этапах развития залогового правоотношения, т.е. как до, так и после возникновения оснований для обращения взыскания.

--------------------------------

<1> Противоположную позицию занимает А.А. Вишневский, полагая невозможным включение условия о внесудебном взыскании движимого имущества в текст договора о залоге по мотиву ненаступления определенных законом оснований обращения взыскания. В данном случае применяется аналогия п. 1 ст. 349 ГК РФ, согласно которому заключение соглашения возможно после возникновения соответствующих оснований (см.: Вишневский А.А. Залоговое право: Учебное и практическое пособие. М., 1995. С. 88 - 89).

В ГК РФ предусмотрены три группы случаев обращения взыскания на заложенное имущество исключительно по решению суда. Эти случаи не зависят от вида имущества, и все они могут быть использованы в отношении исключительных прав.

Первая группа случаев связана с наличием согласия или разрешения третьих лиц на заключение договора о залоге.

Под третьими лицами согласно подп. 1 п. 6 ст. 349 ГК РФ следует понимать "другое лицо или орган". При этом законодатель не уточняет, кому из сторон договора о залоге требовалось получить согласие или разрешение. Логично предположить, что такой стороной должен быть залогодатель. Так, передача в залог исключительных прав на использование изобретения, патент на которое принадлежит нескольким лицам, требует согласия всех патентообладателей. В этом случае взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда.

Вторая группа случаев обращения взыскания на предмет залога, предусмотренная подп. 2 п. 6 ст. 349 ГК РФ, к исключительным правам неприменима, поскольку речь в нем идет о предмете залога, в качестве которого выступает имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Третья группа случаев обращения взыскания на предмет залога по решению суда связана с отсутствием залогодателя и невозможностью установления места его нахождения.

В дополнение к указанным вариантам обращения взыскания на предмет залога, в качестве которого выступает исключительное имущественное право, следует назвать случай реализации права залогодержателя на требование в судебном порядке перевода на себя заложенного права по основанию неисполнения залогодателем своих обязанностей (ст. 57 Закона РФ "О залоге").

Вторую стадию удовлетворения имущественных интересов залогодержателя за счет стоимости заложенного права составляет процедура реализации предмета залога. Согласно п. 1 ст. 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок. Очевидно, что схема реализации исключительных прав с публичных торгов, совпадая в основных чертах с установленным порядком реализации иных видов имущества, должна отличаться от последнего. Действующее же законодательство не делает специальных оговорок в отношении этих отличий. Можно лишь предположить, что реализация имущественных прав на результаты технического и художественно-конструкторского творчества через публичные торги по процедуре, установленной процессуальным законодательством, не является единственно оптимальным способом удовлетворения требований залогодержателя из стоимости предмета залога. Этот способ требует в конечном счете отчуждения патента, которым удостоверено заложенное исключительное право. Альтернатив отчуждению патента по смыслу ст. 350 ГК РФ не предусмотрено. Представляется, что средства, необходимые для удовлетворения требований залогодержателя по основному обязательству, можно получить и не отчуждая патента, а проведя торги на право заключения лицензионного договора, по которому передается исключительное право, но не в полном его объеме (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).