Вопросы для самопроверки.

1. Как осуществляется проверка новизны и патентоспособности созданных в процессе разработки технических решений?

2. Как устанавливается эффективность разработанных технических решений?

3. Что может служить критерием эффективности разработанных технических решений?

4. Как обосновать целесообразность патентования разработанного технического решения в стране и за рубежом?

5. Какие патентные исследования следует провести, чтобы обосновать целесообразность патентования технического решения?

6. Какие формы правовой охраны могут быть выбраны для технических решений в соответствии с патентным законодательством РФ?

7. Когда предпочтительно защищать техническое решение как полезную модель?

8. Как оценить новизну и патентоспособность художественно-конструкторского решения?

9. Какие патентные исследования должны предшествовать регистрации товарного знака?

10. Какое управленческое решение может быть принято, если по результатам патентных исследований техническое решение принято неэффективным?

Тестовые вопросы

1. Каковы условия патентоспособности изобретения?

а) изобретение должно быть техническим решением задачи, обладать новизной и полезностью.

в) изобретение должно быть новым, оригинальным и промышленно применимым.

с) изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым.

2. Какой из указанных критериев наиболее объективно характеризует коммерческую значимость изобретения?

а) сложность решаемой задачи.

в) влияние изобретения на прибыль от реализации продукции с его использованием.

с) степень новизны изобретения.

3. Как проводится сравнение изобретений по степени их влияния на технический уровень продукции?

а) по количеству улучшаемых при помощи изобретения технико-экономических показателей;

в) по количеству пунктов формулы изобретения;

с) по количеству улучшаемых ТЭП с учетом коэффициентов их весомости.

4. В каком разделе патентного описания можно получить информацию о преимуществах изобретения?

а) в разделе, где формулируется цель или задача изобретения.

в) на титульном листе описания изобретения.

с) в формуле изобретения.

10. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту

«Патентная чистота – это юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории охранных документов исключительного права, принадлежащих третьим лицам^[9]. Отсюда следует, что обладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны является такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным патентным ведомством и имеющих силу на территории данной страны. Кроме того, объекты не должны нарушать зарегистрированные товарные знаки, а также фирменные наименования, знаки обслуживания и наименование места происхождения товара.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, статья 1358 «Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа».

Понятие «патентная чистота» распространяется не только на материальные объекты (продукт или процесс), но и на техническую документацию, по которой производится или будет производиться данный объект (в том числе стандарты, техническая документация и т.п.).

Патентная чистота является относительным понятием, т.е. определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату. Это обусловлено территориальным и временным (срочным) действием патента. Объект, не обладающий патентной чистотой в ряде стран, где он подпадает под действующие там патенты, может вместе с тем обладать патентной чистотой в других странах, где таких патентов нет. Тот же объект с течением времени будет обладать патентной чистотой в странах, где утратят по какой-либо причине охранную силу (в связи с истечением срока действия, неуплаты годовой пошлины и др.) патенты, под действие которых он подпадал ранее.

Экспертиза на патентную чистоту проводится для определения возможности беспрепятственного использования данного объекта в определенной стране или группе стран и выработки рекомендаций по обеспечению таких условий использования, которые не приводят к нарушению патентов третьих лиц. Она заключается в поиске и установлении всех действующих в данной стране (странах) патентов на различные виды промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и др.), имеющих отношение к данному объекту, их анализу, а также в исследовании условий, которые могли бы способствовать беспрепятственному использованию данного объекта в соответствующей стране (странах).

Объем экспертизы на патентную чистоту зависит от категории (вида) подлежащего экспертизе объекта техники. В отношении изобретений проверяются все категории объектов техники (устройства, способы, вещества, штаммы и др.). В отношении полезных моделей проверяются только устройства, предназначенные к поставке (экспонированию) в страны, где предусмотрена правовая охрана этого вида промышленной собственности. В отношении промышленных образцов также проверяются только устройства за исключением тех, которые являются составными частями (комплектующими изделиями), не участвующими в формировании общего внешнего вида того изделия, для которого они предназначены. В отношении товарных знаков проверяются все изделия, снабженные маркировкой как на самом изделии, так и на его упаковке, а также техническая и служебная документация, на которой помещен знак организации или предприятия.

При проверке на патентную чистоту устройств следует учитывать, что они могут содержать большое количество разнообразных технических решений, относящихся к объекту в целом, его узлам, деталям и т.д. Поэтому проверке на патентную чистоту объекта в целом должна предшествовать проверка патентной чистоты этих важнейших технических решений. Из числа проверяемых технических решений исключаются, например, такие технические решения, срок известности которых заведомо превышает срок действия патентов. Правильный выбор подлежащих проверке технических решений позволяет весьма существенно сократить затраты на проведение экспертизы. Кроме того, при проверке патентной чистоты устройств следует учитывать, что способ работы этих устройств также может быть предметом правовой охраны и использование этого устройства может быть связано с нарушением соответствующего патента. Это относится и к используемым в устройстве функциональным элементам (узлам, деталям и т.п.) и материалам (веществам) – они могут подпадать под действие патентов на способы их изготовления.

При проверке патентной чистоты способов, представляющих собой технологические процессы (способы производства, способы изготовления, получения и т.п.), проверяется как сам способ, так и составляющие его отдельные операции и приемы. Кроме того, проверке подлежит и оборудование (инструменты, машины, приборы), используемое для выполнения отдельных операций способа или для контроля и управления технологическим процессом. И, наконец, проверке подлежит сама продукция, производимая по проверяемому способу, а также материалы (вещества), используемые для производства этой продукции.

При проверке патентной чистоты способов действия (способов контроля, изменений, испытаний и т.п.) проверке подлежат как сами способы и отдельные операции, их составляющие, так и устройства, работа которых основана на использовании этих способов.

При проверке патентной чистоты веществ, полученных искусственным путем (путем смешивания компонентов, путем синтеза или физико-химических превращений исходных компонентов и др.), проверке подлежат как сами вещества. Так и способы их получения (приготовления) и применения.

Экспертиза объектов техники на патентную чистоту включает следующие основные операции:

• Установление стран, по которым должна быть осуществлена проверка;

• Изучение особенностей патентного законодательства стран, по которым осуществляется проверка;

• Анализ объекта проверки и выделение технических решений, художественно-конструкторских решений и других элементов;

• Определение классификационных рубрик для выделенных технических решений и других элементов, подлежащих проверке;

• Поиск и отбор патентов и других охранных документов исключительного права, имеющих отношение к выделенным элементам объекта, подлежащим проверке;

• Предварительный анализ отобранных охранных документов, отбор тех из них, которые требуют детального исследования, и установление их правового статуса (действуют или не действуют);

• Детальный анализ отобранных действующих охранных документов на основе изучения формулы изобретения (пунктов притязаний), других элементов описания, имеющих правовое значение, и чертежей для установления мешающих патентов;

• Определение условий беспрепятственной реализации объекта техники в стране проверки с учетом результатов экспертизы на патентную чистоту.

При выборе стран проверки следует учитывать, что все виды объектов техники (устройства, способы, вещества и др.), созданные и/или реализуемые отечественными организациями и предприятиями на территории РФ, подлежат обязательной проверке на патентную чистоту в отношении Российской Федерации. Проверка на патентную чистоту в отношении других стран осуществляется только в том случае, когда намечается экспорт соответствующей продукции, предусматривающей реализацию этой продукции в странах, определяемых условиями лицензионного соглашения, или экспонирование ее на международных выставках, ярмарках и т.п.

Изучение особенностей патентного законодательства стран проверки преследует цель установления всех тех положений патентных законов, которые должны быть учтены как при проведении самой экспертизы, так и при оценке ее результатов, а также при подготовке рекомендаций, связанных с определением возможностей реализации объекта проверки в стране и за рубежом. В первую очередь следует установить дату вступления в силу действующего в настоящее время патентного закона данной страны, чтобы определить, нужно ли принимать во внимание предшествующий закон (в случае, если изменение закона произошло в пределах срока действия патента). Необходимо также учитывать, что, даже если формально за срок действия патента закон остался прежним, то во многих случаях в него внесен ряд существенных изменений, которые официально оформляются в виде дополнений, новой редакции закона и т.д.

Далее на основе патентных законов стран проверки следует установить, какие виды промышленной собственности охраняются в данной стране. В результате для каждой страны определяется, в отношении каких видов промышленной собственности следует проводить проверку.

Следует рассмотреть также требования к новизне изобретений и других видов промышленной собственности, в отношении которых должен проверяться данный объект. Это необходимо, например, для установления источников, которые могут быть противопоставлены мешающему патенту.

Кроме того, необходимо установить сроки действия патентов и других охранных документов исключительного права, чтобы правильно определить глубину поиска, т.е. периода времени, за который должны быть изучены патенты данной страны.

Должно быть учтено наличие косвенной защиты изделий (веществ), которая предусматривает распространение действия патента на способ изготовления (получения) самого изделия (вещества), изготовленного запатентованным способом.

Должна быть изучена процедура экспертизы заявок в каждой стране проверки, чтобы установить, нужно ли принимать во внимание при экспертизе опубликованные (выложенные) заявки. Кроме того, это позволяет оценить правовую силу охранного документа (возможность его аннулирования) в зависимости от того, проводилась или нет при его выдаче экспертиза на новизну патентным ведомством страны.

Следует определить также, в каких международных соглашениях принимает участие каждая из стран проверки. Участие страны в Парижской конвенции по охране промышленной собственности следует установить, например, для того, чтобы правильно решить вопросы, касающиеся проверки на патентную чистоту транспортных средств, определения приоритета, поиска патентов - аналогов и др.

Выбор технических решений и других элементов, подлежащих проверке, определяется видом объекта проверки и его сложностью и осуществляется с учетом рассмотренных выше особенностей проверки основных видов объектов (устройство, способ, вещество).

Установление классификационных рубрик осуществляется в отношении всех выделенных для проверки технических и художественно-конструкторских решений и других элементов объектов для проведения тематического патентного поиска по фондам соответствующих стран.

Поиск и отбор патентов, имеющих отношение к выделенным элементам объекта, осуществляется в два этапа. На первом этапе поиск осуществляется по официальным патентным бюллетеням (первичная документация), издаваемым патентными ведомствами соответствующих стран, т.е. таким источникам, которые содержат сведения обо всех действующих патентах. При этом подробность сведений имеет второстепенное значение – важна лишь их полнота для того, чтобы нужный патент не был пропущен при просмотре данного источника. Для этой цели подходят также издаваемые ИНИЦ Роспатента сборники рефератов «Изобретения стран мира». Это издание содержит информацию о патентах ведущих стран (США, Германии, Великобритании, Франции, Японии, Российской Федерации, Швейцарии, ЕПВ и заявок ВОИС) в виде переводов из официальных патентных бюллетеней соответствующих стран. При пользовании этим изданием следует иметь в виду, что информация о патентах и заявках в этих сборниках систематизирована по классификационным рубрикам МПК, а также то, что информация эта поступает с некоторым запозданием по сравнению с датой публикации в соответствующих патентных бюллетенях.

На втором этапе поиска осуществляется поиск и отбор полных описаний изобретений для тех патентов и заявок, которые были отобраны на первом этапе. На этом этапе проводится предварительный анализ формулы изобретения (главных пунктов) патентных описаний с целью отбора патентов, требующих дальнейшего детального исследования и проверки их действительности. Составляется также перечень патентов, подлежащих последующему детальному анализу, и осуществляется проверка включенных в этот перечень патентов на их действительность, т.е. установления того факта, что эти патенты еще поддерживаются в силе (не аннулированы или не утратили своей правовой силы по причине неуплаты пошлин). Хорошо известно, что лишь небольшой процент (10-15%) поддерживаются патентовладельцами в течение всего установленного законодательством срока действия патента (20 лет). Большая их часть прекращает свое действие через 10-15 лет. Сведения о патентах, утративших силу из-за неуплаты очередной пошлины, регулярно публикуется в специальных разделах официальных патентных бюллетеней. Эту информацию также можно получить в реферативных БД, представленных в Интернете (для патентов РФ в БД по адресу: www.fips.ru). Путем изучения этих разделов патентных бюллетеней определяются те патенты из числа включенных в указанный перечень, которые утратили силу. Они исключаются из перечня и не подвергаются в дальнейшем детальному анализу.

Детальный анализ патента при экспертизе на патентную чистоту включает следующие основные операции:

• Выявление частей описаний изобретения, имеющих правовое значение;

• Определение системы построения формулы изобретения;

• Определение пунктов формулы изобретения, анализ которых необходим для установления границ объема прав из патента;

• Выявление всех признаков изобретений по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы;

• Сопоставление признаков изобретения по каждому анализируемому пункту формулы с признаками проверяемого объекта и установления совпадающих признаков (идентичных) и несовпадающих признаков;

• Определение существенности каждого из неиспользованных (несовпадающих) в проверяемом объекте признаков изобретения;

• Изучение возможности расширительного толкования формулы на основе установления эквивалентности каждого из неиспользованных в объекте признаков защищенного патентом изобретения;

• Формулирование вывода о распространении или нераспространении анализируемого пункта формулы изобретения на проверяемый объект.

Правовое значение для определения объема прав из патента имеют, как правило, следующие разделы описания изобретения:

• Патентная формула (формула изобретения);

• Раздел, в котором указаны цели или задачи изобретения;

• Расширительные разделы описания (если они имеются).

Вместе с тем при анализе патента необходимо самым тщательным образом изучить весь текст и чертежи описания, поскольку без этого невозможно полностью уяснить все особенности запатентованного изобретения и правильно определить объем прав из патента на основе разделов, имеющих правовое значение.

По принципам построения патентные формулы могут быть отнесены к двум основным системам построения – германской (или европейской) и американской.

По германской системе (действует в большинстве стран Европы) каждый пункт формулы состоит из двух частей – ограничительной или доотличительной, содержащей признаки изобретения, сходные с прототипом, и отличительной, содержащей признаки, отличающие данное изобретение от прототипа. Формула содержит, как правило, несколько пунктов, часть из которых формулируются в виде независимых пунктов, т.е. не имеющих ссылки на предыдущие пункты, а часть – в виде зависимых пунктов, т.е. имеющих ссылку на предыдущие пункты. Анализу подвергаются только независимые пункты формулы, которые имеют самостоятельное правовое значение. Зависимые пункты формулы германского типа при экспертизе на патентную чистоту могут быть использованы только для толкования терминов, использованных для выражения признаков изобретения в независимых пунктах, на которые они ссылаются.

По американской системе (действует в США, Великобритании) пункты формулы не делятся на ограничительную и отличительную части, все признаки изобретения излагаются в общей совокупности. Формула содержит несколько пунктов, часть которых излагается в виде независимых пунктов, а часть – в виде зависимых пунктов. Анализу подвергаются только независимые пункты формулы.

Выявление всех признаков изобретения по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы осуществляется с целью их последующего сопоставления с соответствующими признаками проверяемого объекта. Выявление признаков по каждому анализируемому пункту формулы рекомендуется осуществлять в определенной последовательности. Прежде всего, выделяются признаки изобретения, характеризующие наличие в объекте изобретения всех его функциональных элементов, т.е. узлов, блоков, деталей в устройстве, выполняющих в нем определенную функцию; операций или приемов способа; компонентов или ингредиентов вещества и т.п. Затем выделяются признаки, характеризующие взаимосвязь функциональных элементов: связь или взаимное расположение элементов устройства; временная последовательность осуществления операций или приемов способа; количественное соотношение компонентов вещества. И, наконец, выделяют признаки, характеризующие форму выполнения функциональных элементов (геометрическая форма элементов устройства, условия и средства для осуществления операций способа, форма выполнения компонентов вещества – фазовое состояние, дисперсность частиц и т.п.). Выделенные признаки удобно представить в табличной форме. Это облегчает проведение сопоставительного анализа.

Для того чтобы определить, распространяется ли анализируемый пункт формулы на проверяемый объект, необходимо сопоставить все выделенные при анализе данного пункта формулы признаки изобретения с соответствующими признаками проверяемого объекта. Если все выделенные признаки изобретения по анализируемому пункту формулы имеются в проверяемом объекте, то делается вывод, что проверяемый объект подпадает под действие анализируемого пункта формулы и, следовательно, не обладает патентной чистотой.

Если некоторые признаки, указанные в анализируемом пункте формулы, отсутствуют в проверяемом объекте, то, прежде чем сделать вывод о наличии или отсутствии патентной чистоты проверяемого объекта, необходимо исследовать эти признаки с позиции доктрины эквивалентов.

При установлении факта подпадания проверяемого объекта хотя бы под один пункт патентной формулы анализируемого объекта делается вывод об отсутствии патентной чистоты объекта проверки, и этот патент рассматривается как «мешающий» патент.

Определение условий беспрепятственной реализации объекта техники в стране проверки, на территории которой действуют мешающие патенты, является заключительной стадией процедуры проверки объекта техники на патентную чистоту. На этой стадии разрабатываются рекомендации по реализации объекта техники как товара на рынке соответствующей страны. Первая возможность, которая используется при выработке таких рекомендаций, заключается в опротестовании или оспаривании мешающего патента в суде. Под протестом против выдачи патента (опротестованием патента) понимаются действия, предпринятые заинтересованным лицом в пределах, установленных патентом законом страны сроков и по указанным в нем основаниям, и заключающиеся в подаче в патентное ведомство или его соответствующие органы (например, в Палату по патентным спорам или суд патентного ведомства) обоснованного возражения (протеста) против выдачи патента. Следует иметь в виду, что время подачи возражения ограничено. В странах с отсроченной системой экспертизы решению о выдаче патента нередко предшествует публикация заявки. Например, в Германии такая публикация осуществляется через 18 месяцев со дня подачи заявки. По этой причине при экспертизе на патентную чистоту в отношении стран с отсроченной системой экспертизы необходимо учитывать не только выданные патенты, но и опубликованные заявки. Если анализ патентной формулы в описании изобретения к такой заявке позволяет сделать вывод, что проверяемый объект подпадает под ее действие, то возражение против выдачи патента по этой заявке следует направить в соответствующее патентное ведомство заблаговременно, не дожидаясь информации о выдаче патента по этой заявке. Основанием для подачи возражения против выдачи патента могут служить:

• Отсутствие новизны;

• Отсутствие изобретательского уровня (неочевидности);

• Недостаточное раскрытие сущности изобретения;

• Недопустимое расширение объема прав по формуле выданного патента против первичных материалов заявки и др.

Если предусмотренные патентным законом сроки для подачи в патентное ведомство протеста против выдачи мешающего патента истекли, то при необходимости может быть возбуждено в суде дело об аннулировании патента, признании его недействительным (полностью или частично) или об ограничении объема защиты. Соответствующий иск может быть направлен в суд в течение всего срока действия патента. Как правило, соответствующий иск направляется в суд лишь в порядке встречного иска, если патентовладелец заявит иск о нарушении его патента. Кроме того, при наличии достаточных оснований для аннулирования патента следует попытаться договориться с патентовладельцем о безвозмездном использовании этого изобретения в объекте проверки, предоставив ему имеющуюся информацию.

Если экспертиза на патентную чистоту осуществляется на ранних стадиях разработки объекта техники, то при установлении факта подпадания проверяемого объекта под действие какого-либо охранного документа исследуется возможность изменения или замены того элемента объекта, который лишает объект техники патентной чистоты. По этой причине экспертиза на патентную чистоту должна проводиться на возможно более ранних стадиях разработки объекта техники, чтобы иметь возможность своевременно с наименьшими затратами внести соответствующие изменения в разрабатываемый объект техники.

И, наконец, при выработке рекомендаций по беспрепятственной реализации объекта техники в качестве товара на территории страны, где действует мешающие патенты, не исключается возможность приобретения лицензии с передачей прав на использование соответствующей промышленной собственности.