13.2. Ліцензійні угоди, їх структура та класифікація

Провідну роль у комерціалізації інтелектуальної влас­ності за сучасних умов відіграють ліцензійні угоди, які інтенсивно розвиваються в ринковій економіці розвине­них країн.

Купівля-продаж ліцензій на науково-технологічні досягнення світового рівня є важ­ливим чинником прискорення економічного розвитку на­ціональних держав, подолання структурних диспропорцій та відставання в тій чи іншій сфері суспільного виробниц­тва; уможливлює економію часу та ресурсів, необхідних для проведення власних до­сліджень і розробок.

Ліцензійна угода — це угода щодо передачі власником об'єктів інтелектуальної власності певних прав на їх вико­ристання своєму контрагенту в передбачених угодою ме­жах.

Надан­ня ліцензії є комерційною операцією, суб'єктами якої ви­ступають ліцензіар і ліцензіат.

Ліцензування — це процес видачі дозволу на здійснен­ня певної діяльності. Розрізняють два основні види ліцензу­вання, що стосуються конкурентної політики уряду:

1) ліцензування конкретних видів діяльності, пов'язане з наданням юридичним або фізичним особам права займати­ся певним видом професійної чи виробничої діяльності, на­давати певні послуги тощо;

2) ліцензування у сфері інтелектуальної власності, за яко­го власники прав на об'єкти авторського права чи промис­лової власності надають дозвіл на їх використання іншим особам в обмін на фіксований гонорар чи частку отриманого прибутку.

Ліцензіар — продавець ліцензії, юридична або фізична особа, яка зобов'язується передати права на використання об'єкта інтелектуальної власності за певну винагороду відповідно до передбачених ліцензійною угодою умов.

Ліцензіат — покупець ліцензії, юридична або фізична особа, яка купує права на використання об'єктів інтелек­туальної власності у межах, передбачених ліцензійною уго­дою.

Ліцензія (від лат. Іісепііо — свобода, право) — дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що на­дається на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір — угода, за якою продавець ви­ключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власно­сті (ліцензіар) надає покупцеві (ліцензіату) дозвіл (ліцен­зію) на використання цього об'єкта протягом певного пері­оду в обумовлених угодою межах за відповідну винагороду.

Специфічними ознаками ліцензійного договору є такі:

• запропонований до продажу інтелектуальний про­дукт є нематеріальним;

• ліцензіат набуває право на використання визначе­них договором майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності;

• матеріальні об'єкти, що передаються за ліцензійним договором, є лише носіями інформації, яка є інтелектуаль­ною власністю;

• основний елемент об'єкта ліцензії — патентне пра­во, не стає майновою власністю покупця, а передається йому в тимчасове користування на певний термін;

• власник патенту при видачі ліцензії зберігає за со­бою майнові права на об'єкт інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 1109 Цивільного кодексу України у ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта інтелектуальної власності, способи його використання, територія, термін, на який передаються права, розмір, порядок і термін виплати винагороди тощо.

При цьому ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Така реєстрація можлива у випадку, коли цього вимагає ліцензіат або ліцензіар.

Цивільний кодекс України регламентує укладення дого­вору комерційної концесії, предметом якого є право на використання об'єкта інтелектуальної власності (торговель­ної марки, промислового зразка, винаходу, твору, комерційної таємниці тощо). Специфіка такої угоди пов'язана з тим, що її контрагентами виступають суб'єкти підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 1115 Цивільного кодексу України за до­говором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за пев­ну плату право користування (відповідно до її вимог) належ­ними цій стороні правами з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

У сфері інтелектуальної власності розрізняють такі види ліцензій:

1) патентні — дозвіл на використання об'єктів інтелек­туальної власності, захищених патентами;

2) на товарні знаки — дозвіл на використання засобів індивідуалізації товарів і послуг;

3) дозвіл на використання твору, що надається власни­ком авторського права.

Обсяг прав, які передаються ліцензіаром, визначається видом ліцензії. Система ліцензій, які використовуються. У розвинених країнах за сучасних умов, є складною і бути структурована за різними критеріями.

І. Залежно від обсягу прав, що передаються ліцензіату, розрізняють такі види ліцензій:

- невиключні (прості), за яких ліцензіар надає ліцензі­ату право на використання об'єкта інтелектуальної влас­ності, зберігаючи за собою всі права, включаючи право на­дання таких самих ліцензій третім особам;

- виключні (повні), за яких ліцензіату надається ви­ключне право на використання об'єкта інтелектуальної влас­ності в повному обсязі (на монопольних засадах), на визна­ченій території і на обумовлений строк.

За виключною ліцензією право на використання об'єкта інтелектуальної власності належить виключно ліцензіату, який отримує пра­во і на видачу субліцензії. Водночас права ліцензіата на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності, отримані за виключною ліцензією, обмежуються терміном та територією дії угоди, а також зазначеним у ній способом використання

- повні, за яких ліцензіат отримує всі права на вико­ристання об'єкта інтелектуальної власності без обмежен­ня території на весь термін дії договору

- субліцензії, за яких ліцензіат надає права на вико­ристання об'єкта інтелектуальної власності, отримані на основі володіння повною або виключною ліцензією, іншій особі, за умов, що це не суперечить його угоді з ліцензіа­ром.

У разі надання субліцензії відповідальність перед ліцензіаром несе ліцензіат, який надав цю ліцензію;

- опціони, за яких ліцензіат отримує право на більш детальне ознайомлення з об'єктом інтелектуальної влас­ності (наприклад технічною документацією) з метою при­йняття рішення щодо доцільності придбання ліцензії.

За сучасних умов опціони відіграють важливу роль на ринку об'єктів інтелектуальної власності, оскільки можливості комерційної реалізації та цін­ність винаходів, корисних моделей, комерційних зразків ча­сто визначаються в період дії опціонної угоди.

Опціонна угода — попередня домовленість згідно з якою потенційному покупцю ліцензії надається першочергове право протягом визначеного терміну вирішити питання щодо доціль­ності її придбання.

Особливістю опціонної угоди є те, що вона виступає як попередній етап реалізації ліцензії, який може тривати від 1 до 2,5 років на відплатній основі. Ця винагорода зараховується як перший внесок випадку пози­тивного рішення ліцензіата або компенсує втрати ліцензіара при відмові покупця від підписання ліцензійної угоди.

Найчастіше опціонні угоди укладаються у сфері купівлі-продажу ліцензій на винаходи, науково-технічні досягнення, які потребують значних капіталовкладень. Водночас у дея­ких галузях промислового виробництва (хімічній, фармацев­тичній) продаж ліцензій майже неможливий без попереднього укладання опціонних угод.