9.1. Питання судової експертизи, пов’язані із захистом прав власників патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки)

Нормами патентного права захист виключних прав власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта патентної охорони, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону.

Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

5.1.1. Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», згідно з якою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу.

Слід зазначити, що відповідно до частини п'ятої статті 35 ГПК факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

В загальному випадку в процесі вирішення спорів, предметом яких є питання охороноздатності певних об’єктів винаходів та корисних моделей, можуть виникнути такі питання:

- чи відповідає запатентований об’єкт публічному порядку (суспільним інтересам), принципам гуманності й моралі;

- чи відповідає запатентований об’єкт умовам надання правової охорони (ч.1 ст.6 та ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”), а саме: новизні, винахідницькому рівню (винахід), промисловій придатності.

Для встановлення фактичних даних про новизну, промислову придатність винаходу або корисної моделі та наявність у об’єкта винаходу винахідницького рівня призначається судова експертиза. У ході експертного дослідження експерту необхідно:

- детально проаналізувати відомий рівень техніки на дату подання заявки;

- виявити мету винаходу;

- з’ясувати, наскільки точно мета винаходу, її досягнення й винахідницький задум відображені в самому описі до патенту i, насамперед, у формулі винаходу;

- оцінити, наскільки точно формула відображає сутність винаходу та чи відповідає вона опису до нього, встановити наявність ознак винаходу в формулі;

- визначити, в чому полягає внесок, що створив підстави для видачі патенту;

- оцінити істотність кожної з ознак винаходу з огляду на результат, що досягається, та її вплив на обсяг охорони.

У справах про захист прав на винахід (корисну модель) встановлюються такі факти:

1) Факт використання винаходу (корисної моделі). Під використанням розуміють введення до господарського обігу продукту, створеного із застосуванням винаходу (корисної моделі), а також застосуванням способу, що охороняється патентом на винахід. При цьому продукт (виріб) визнається виготовленим із використанням запатентованого винаходу (корисної моделі), а спосіб, що охороняється патентом на винахід, – застосованим, якщо в ньому використана кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули, чи еквівалентна їй ознака.

Таким чином, для визнання винаходу використаним у тому чи іншому об’єкті техніки необхідно встановити наявність у ньому всіх ознак винаходу (корисної моделі), які визначені в незалежному пункті його формули. Крім того, визначається обсяг правової охорони, наданої патентом, шляхом однозначного тлумачення формули винаходу (корисної моделі).

2) Встановлюється, чи мав місце факт попереднього користування.

Вітчизняна практика вирішення спорів про порушення прав на винаходи ще небагата. Проте, розглядаючи правозастосовчу практику інших країн, можна виділити патентні спори, що не тільки показують ефективність грамотного застосування норм патентного законодавства, а й сприяють його удосконаленню та розвитку.

Наприклад, майже три роки фахівці з хімії, фармації та права інтелектуальної власності багатьох країн пильно спостерігали за розвитком судового процесу МЕРК проти КРКА, який розглядав Арбітражний суд м. Москви. Ця справа була порушена за позовом компанії Мерк енд Ко, Інк. (США) до компанії КРКА Р.О. (Словенія) «Про порушення патенту та заборону ввозу в Росію, продажу та іншого введення до комерційного обігу лікарського препарату ЕНАП».

Позивач був власником патенту СРСР (зараз патент РФ) № 1 297 756 з пріоритетом у СРСР від 10 грудня 1979 р. (термін дії до 9 грудня 1999 р.) на спосіб одержання органічної речовини, яка має міжнародну непатентовану назву ЕНАЛАПРИЛ. Як відомо, обсяг охорони, що надається патентом, визначається формулою винаходу (п. 4 ст. 3 Патентного закону РФ). Тобто, претензії компанії Мерк до фірми КРКА могли бути обмежені лише способом одержання ЕНАЛАПРИЛУ. Діючою речовиною ж препарату ЕНАП компанії КРКА, що забезпечує його фармакологічні властивості, є ЕНАЛАПРИЛУ МАЛЕАТ, на спосіб одержання якого (оминаючи стадію виділення ЕНАЛАПРИЛУ) ця фірма теж має патент РФ № 1 757 471 з пріоритетом у СРСР від 12 липня 1989 р.

Протягом понад 30 місяців суд ретельно розглядав усі обставини справи й надані сторонами докази (вага матеріалів справи перевищила 1 пуд), і призначив проведення судово-хімічної експертизи в провідних російських інститутах АН РФ. Він також проаналізував три системи спеціального законодавства, що діяло в країні в цій сфері в період виникнення та здійснення сторонами своїх прав, і дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог фірми Мерк. В ході процесу було розглянуто й конкретизовано цілий ряд норм матеріального й процесуального права, що сприятиме подальшому розвитку і вдосконаленню правозастосовчої практики в цій складній та специфічній категорії справ.

Ця справа є однією з найгучніших у світовій судовій практиці з патентних спорів й показова такими моментами:

а) сторонами з розглянутої російським арбітражним судом справи були дві іноземні компанії, патентні й комерційні інтереси яких зіштовхнулися на російському ринку;

б) порівняно невелика компанія КРКА, яка, однак, давно й добре зарекомендувала себе на російському фармацевтичному ринку, протистояла одній з найбільших транснаціональних компаній і захистила свої права, комерційні інтереси й ділову репутацію, незважаючи на те, що інтереси компанії МЕРК захищала на різних етапах бригада в складі 14 патентних повірених і адвокатів з різних юридичних компаній, зокрема «Бейкер енд Макензі», «Гоулінгз Інтернешнл ІНК», «Євромаркпат» та ін.;

в) процес, що відбувся, й прийняті судові рішення стали серйозною протидією завзято поширюваним деякими фахівцями й підтримуваним рядом інофірм версіям про неефективність законодавства наших країн і правозастосовчої практики в галузі інтелектуальної власності взагалі й патентів зокрема. Доведено, що ці версії засновані як на недостатньому знанні чинного законодавства, так і на певних невиправданих амбіціях деяких іноземних партнерів (Клименко Л. «МЕРК начинает и проигрывает»//М.: ПРАВО И ЭКОНОМИКА. – 1999. – № 7)

 

5.1.2. Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу (принцип вичерпання прав). Тому виключні права власника патенту, визначені статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:

- новизну промзразка на дату подання заявки на видачу патенту;

- виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;

- включення до сукупності суттєвих ознак промзразка інших охоронюваних ОІВ (торгових марок, комерційних найменувань, географічних зазначень походження товарів, творів авторського права тощо).

Серед справ про порушення патентів на промислові зразки слід виділити конфлікт, що розглядався обласним господарським судом України. Позов про порушення своїх виключних прав іншим підприємством подав патентовласник промислового зразка, об'єктом якого є етикетка для лікарського препарату під загальновживаною назвою (яка не може бути відмітною ознакою промислового зразка, а також зареєстрованою як товарний знак).

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що в упакуванні відповідного лікарського засобу відповідача використані всі суттєві ознаки промислового зразка по патенті України № ХХХХ, зазначені в описі до нього, а саме:

- «Виконання промислового зразка прямокутної форми з листового матеріалу.

- Наявність на пакувальному матеріалі центрального полю прозорого чи білого кольору.

- Наявність бічних смужок червоного кольору, симетрично розташованих уздовж бічних сторін пакувального матеріалу.

- Наявність напису на центральному полі пакувального матеріалу назви вмісту упакування: “…”...

- Наявність інформаційних елементів, що ідентифікують виробника продукції.”

Напевно, досить складно знайти етикетку для лікарського засобу, що була б зроблена не з листового матеріалу і не мала б прямокутної форми, а її фоновим кольором був би не білий (що особливо важливо для сприйняття пацієнтом нанесеної на неї інформації про ліки). Крім того, згідно ст. 12 Закону України “Про лікарські засоби» на етикетку лікарського засобу наноситься маркування, що повинно містити такі відомості: «назву лікарського засобу; назву й адресу його виробника; реєстраційний номер; номер серії; способи застосування; дозу діючого речовини в кожній одиниці та їх кількість в упакуванні; термін придатності; умови зберігання; запобіжні заходи».

Вимоги зазначеної статті деталізовані наказом МОЗ України № 163 від 03.05.2001 р. «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу», пункт 3.4 якого присвячений інформації, що наноситься на пакування (етикетки) лікарських засобів, і містить «суттєві» (тобто відмітні) ознаки №№ 4-5 даного промислового зразка.

Відповідач не тільки не визнав пред'явлений йому позов, але відразу ж подав зустрічний позов про визнання патенту на промзразок № ХХХХ недійсним.

У ході розгляду справи третьою особою були представлені у суд письмові пояснення, змістом яких був аналіз відповідності конфліктного промислового зразка умовам надання правової охорони (критерію «новизна»), основні тези якого розглянемо докладніше.

 

Відповідно до визначення ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (у редакції, що була чинною на дату подання заявки на видачу патенту) “промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання». Згідно із п. 2 ст. 5 цього Закону «об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб».

У першому пункті ст. 5 Закону (умови надання правової охорони) зазначено, що «правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності».

Умови патентоспроможності промислового зразка визначені у ст. 6 Закону: «1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним».

У даному випадку об'єктом промислового зразка за патентом України ХХХХ є “пакувальний матеріал для таблеток Х”, що використовується його власником як етикетка для пакування відповідного препарату, що виробляється ним у промислових обсягах – тобто промислова придатність промислового зразка за патентом України № ХХХХ не підлягає сумніву. Слід також зазначити, що чинна на момент написання цього посібника редакція Закону (із змінами, внесеними Законом України № 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271) визначає лише один критерій патентоздатності промислового зразка - новизну.

Цей критерій як у новій, так і в попередній редакціях Закону визначений таким чином:

«2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи…».

Слід зазначити, що у ст. 25(1) Угоди ТРИПС визначені такі критерії патентоздатності промислових зразків:

«Країни — учасниці Угоди забезпечують правову охорону незалежно створених промислових зразків, що відповідають критеріям новизни й оригінальності. Країни — учасниці Угоди можуть вважати, що зразки не є новими чи оригінальними, якщо вони незначно відрізняються від відомих чи зразків комбінацій відомих елементів».

Оскільки оригінальність може виражатися в новій формі виробу, його новій ідеї, новій концепції тощо, можно вважати, що даний термін є більш вузьким за обсягом ніж поняття “новизна” в самому широком його розумінні, що включає в себе поняття “оригінальність”.

У ґрунтовній роботі [9], підготовленій Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) вказано: «промисловий зразок являє собою нематеріальне благо, результат розумової діяльності, що може бути втілений у конкретних матеріальних об'єктах… промисловим зразком визнається рішення зовнішнього вигляду виробу, тобто дизайнерське рішення задачі.

Родова ознака промислового зразка — дизайнерське рішення — означає, що в рішенні містяться вказівки на конкретні засоби і шляхи реалізації творчого задуму дизайнера…

Зовнішній вигляд виробу може включати різні ознаки, але в кінцевому рахунку він визначається виразністю і взаємним розташуванням основних композиційних елементів, формою і кольоровим виконанням.

Рішення зовнішнього вигляду виробу повинно носити художньо-конструкторський характер. Іншими словами, у зовнішньому вигляді виробу повинні сполучатися художні і конструкторські елементи.

Отже, промисловим зразком у широкому розумінні є будь-яке художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні та ергономічні особливості виробу, невідома і відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету промислового зразка.

При цьому під суттєвими ознаками промислового зразка розуміються ознаки, що об'єктивно властиві художньо-конструкторському рішенню виробу, кожна з яких необхідна, а усі разом достатні для створення зорового образа виробу.

Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його суттєві ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробів. За допомогою даної ознаки охороноздатні промислові зразки як творчі художньо-конструкторські рішення відмежовуються від результатів звичайної дизайнерської роботи. Правовій охороні підлягають лише ті рішення, що, виходячи з рамок звичайного проектування, сприймаються як несподівані, несхожі з відомими художньо-конструкторськими розробками”.

Відповідно до зображення промислового зразка за патентом № ХХХХ– це звичайна упаковка таблеток, що містить певну інформацію, зміст та обсяг якої визначені ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» та Наказом МОЗ України від 03.05.2001 р. № 163.

Перша ознака «пакувального матеріалу для таблеток Х» за патентом на промисловий зразок № ХХХХХ – листовий матеріал прямокутної форми - обумовлена його функціональним призначенням і не може виконувати відрізняльну функцію, оскільки здавна використовується майже всіма виробниками лікарських засобів, і є єдино можливою для пакування стовпчика таблеток у вигляді цукерки.

Те ж саме стосується другої ознаки «пакувального матеріалу для таблеток …» (наявність на пакувальному матеріалі центрального поля білого кольору або прозорого), оскільки для кращого сприйняття споживачем інформації про лікарський засіб фон, на якому вона розташовується, повинен бути білим або ледь забарвленим чи прозорим (оскільки вміст упаковки – таблетки - є білим).

Третя ознака промислового зразка за патентом України № ХХХХ (бічні смужки червоного кольору) являє собою схематичне зображення найпоширенішої лікарської форми лікарських засобів - таблеток – не оригінально, добре відомо і, відповідно, не може бути результатом творчої діяльності людини.

Їх виконання у червоному кольорі теж не є новим і охороноздатним.

Четверта та п'ята ознаки є обов'язковою для всіх виробників лікарських засобів інформацією, передбаченою ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» та п. 3.4 наказу МОЗ України № 163 від 03.05.2001 р. «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу”, виконану звичайним шрифтом синього кольору. При чому в якості “назви вмісту упаковки” (ознака 4) використовується міжнародна непатентована назва певного лікарського засобу, яка не може бути об’єктом приватної власності (наприклад, зареєстрована як товарний знак), оскільки не має розрізняльної здатності, і, відповідно, не може виконувати функцію ідентифікації щодо відповідного товару та особи, яка його виготовила.

Слід також зазначити, що ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» та п. 3.4 наказу МОЗ України № 163 від 03.05.2001 р. «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу” є нормами національних законодавчих актів, що гармонізовані з міжнародними правовими актами, зокрема з Директивою Ради ЄС від 31.03.1992р. № 92/27/ЄЄС «Про маркування лікарських препаратів для людини та про аннотації-вкладиші в упаковки”. Зазначені норми відповідають вимогам статей 2-5 Директиви № 92/27/ЄЄС, що замінила ст. 13 – 20 Директиви Ради ЄС від 26.01.1965р. № 65/65/ЄЄС «Про зближення законодавчих положень, правил та адміністративних заходів щодо лікарських препаратів».

Тобто четверта та п'ята суттєві ознаки промислового зразка за патентом № ХХХХ “пакувальний матеріал для таблеток Х” є обов'язковими принаймні з 26.01.1965р. для всіх виробників лікарських засобів світу інформаційними елементами маркування первинної упаковки препаратів, встановленими міжнародними правовими актами з лікарських засобів.

Таким чином, сукупність суттєвих ознак промислового зразка “пакувальний матеріал для таблеток Х”, зазначених в описі промислового зразка до патенту України № ХХХХ, не відповідає умові патентоздатності промислових зразків «новизна», оскільки ці ознаки є загальновідомими у світі принаймні з 26.01.1965р. і були відомими в Україні на момент подачі заявки на патент України №ХХХХ.