9.2.4. Інші види судових спорів, пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

Розглянемо досить неординарний приклад із судової практики. Підприємство-виробник взуття має Свідоцтво України на знак для товарів і послуг «Х», який був зареєстрований для товарів класу 25 МКТП, а саме:

«взуття; взуття спортивне; гімнастичні туфлі; пантофлі; підошви; пляжне взуття; сандалі; туфлі; буци; устілки (до взуття); черевики; черевики із шнурками; чоботи».

Як видно з наведеного переліку, поряд із загальною категорією «взуття» (тобто взуття всіх видів) знак «Х» зареєстрований для таких видів взуття як «взуття спортивне; гімнастичні туфлі; пантофлі; пляжне взуття; сандалі; туфлі; буци; черевики; черевики із шнурками; чоботи» та окремих його елементів: «підошви; устілки (до взуття)». Тобто це підприємство може виробляти та продавати вказані товари, маркуючи їх своїм товарним знаком.

Але через відсутність технологічних ліній з пошиття готового взуття, зазначене підприємство виготовляло лише окремі його елементи (підошви, устілки), які (марковані товарним знаком «Х») потім передавались на інші взуттєві фабрики. З однією з останніх у нього і виник спір, вирішити який вдалося лише в судовому порядку. Предмет цього спору був далекий від сфери інтелектуальної власності, але суть спору стосувалась питання: чи мали право фабрики-виробники готового взуття, підошви та устілки якого були марковані товарним знаком «Х», продавати його без офіційної згоди власника свідоцтва на цей знак?

Для вирішення цього питання, враховуючи, що в зазначеному свідоцтві перелічені як родові, так і видові назви товарів різного функціонального призначення, розглянемо поняття «товар» докладніше.

Спеціальне законодавство України про товарні знаки не лише не поділяє товари за їх призначенням, а навіть не містить загального визначення цього терміну. В інших нормативних актах чинного законодавства поняття «товар» увійшло в нову редакцію Закону «Про рекламу», а згідно із ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-XII, «Товар – будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)».

Згідно з п. 1.1 «Положення про штрихове кодування товарів», затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 27 серпня 1996 р. № 530, «товар – продукт праці, що виробляється та/або реалізується суб’єктами підприємницької діяльності через оптову та роздрібну торгівлю».

Досліджуючи зміст цього поняття в процесі проведення експертного дослідження, звернемось до Енциклопедії Воєводіна:

«Товар – продукт праці, який задовольняє певні потреби людини і виготовляється для продажу, обміну. Має дві властивості: споживну вартість – здатність задовольняти певні споживчі потреби людини (фізичні, фізіологічні, побутові, естетичні тощо); і вартість, яка встановлюється у процесі обміну товару на інші товари, тобто визначається кількістю і якістю суспільно необхідної праці, втіленої в товарі при його виготовленні. Бувають товари споживчі – призначені для власного (особистого чи колективного споживання громадян) і виробничого призначення – для виробничого споживання.

Товари виробничого призначення – товари, призначені для споживання підприємствами, фірмами (технологічне обладнання, будівельно-дорожна техніка, транспортні машини загального користування, паливно-сировинні товари тощо).

Товари споживчого призначення – товари, що задовольняють особисті і суспільні потреби людей, їх попит (товари кінцевого споживання)».

Згідно з наведеною класифікацією зазначені в Свідоцтві на знак для товарів і послуг «Х» товари поділяються на вказані класи залежно від їх призначення таким чином:

1) товари виробничого призначення: підошви; устілки (до взуття).

2) товари споживчого призначення: взуття; взуття спортивне; гімнастичні туфлі; пантофлі; пляжне взуття; сандалі; буци; спортивні туфлі; туфлі; черевики; черевики із шнурками; чоботи.

Таким чином, підприємство-правовласник товарного знака «Х», яке продавало іншим виробникам взуття окремі його елементи (підошви; устілки), повністю вичерпувало свої права на ці вироби і не мало змогу заперечувати проти введення в цивільний оборот взуття, окремі елементи якого містили товарний знак «Х». В свою чергу, взуттєві фабрики не повинні були просити у нього офіційної згоди на реалізацію цього взуття, зокрема у вигляді ліцензійного договору. Зауважимо, що одна з фабрик посилалася на його відсутність як на доказ неможливості продажу взуття із товарним знаком «Х».

Слід зауважити, що тільки у редакції Закону про товарні знаки від 22.05.2003р. був нарешті проголошений так званий «принцип вичерпання прав» на знак для товарів і послуг (ч. 6 ст. 16) - тобто обмеження можливостей власника виключних прав введенням виробів (товарів) в цивільний оборот, який в наступному відбуватиметься без його контролю:

«Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот».

Важко собі уявити, що компанії «Найк» або «Адідас» вільно продаватимуть підошви та устілки із своїм товарним знаком всім бажаючим, а потім заборонятимуть їм продавати готове взуття як контрафактне. Але товарний знак «Х» не такий відомий широкому колу споживачів, тому вирішення справи, пов’язаної з його використанням, на фоні невизначеності суттєвих понять в Законі про товарні знаки, забрало в суду багато часу і зусиль. Тепер, завдяки введенню в цей Закон принципу вичерпання прав, з’явилась можливість швидко і однозначно вирішувати питання, пов’язані із правомірністю використання одним виробником товарів, маркованих товарним знаком іншого.

Принцип вичерпання прав передбачений міжнародними нормами права інтелектуальної власності, тому вже давно існує в спеціальному законодавстві багатьох країн, зокрема у Законі Російської Федерації «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» від 23 вересня 1992 р. № 3520-I, ст. 23 якого має назву: «Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака».

Ця стаття передбачає, що:

«Регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия».