9.2. Питання, що виникають у процесі розгляду спорів, пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів I послуг

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі державної або міжнародної реєстрації, а також здійснюється згідно зі статтею 6^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою Держпатенту інтелектуальної власності або судом знака добре відомим.

Тому одним з питань, що може бути поставлено на розгляд судової експертизи є встановлення факторів відомості в Україні певної торгової марки.

У ч. 2 ст. 25 Закону про товарні знаки наведений перелік факторів, що можуть розглядатися як доречні для визначення того,  чи є знак добре відомим в Україні. До кола таких факторів, зокрема, належать:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Однак, більшість питань, що ставляться на роз’яснення судової експертизи виникає під час розгляду спорів стосовно правомірності використання певної торгової марки.

При постановленні таких питань суду слід враховувати, що згідно з частиною 1 статті 500 Цивільного кодексу будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала торговельну марку в Україні або здійснювала значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Отже використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони необхідно оцінювати згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до ч. 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку (в попередній редакції - суспільним інтересам), принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (остання редакція - наказу від 20.08.1997 № 72).

Слід зазначити, що у разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач має право подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом (стаття 60 ГПК).

Суди залежно від обставин справи за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні знаку правової охорони. З метою такого з’ясування можуть вирішуватися, зокрема, питання про те, чи знак:

‑ є зображенням чи імітацією державного гербу, прапору чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди та іншої відзнаки;

‑ має розрізняльну здатність, або чи набув розрізняльну здатність внаслідок використання;

‑ складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

‑ складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

‑ є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

‑ складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

‑ відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

‑ збігається з кваліфікованим зазначенням походження товару;

‑ збігається з комерційним (фірмовим) найменуванням або промисловим зразком іншої особи;

‑ збігається з назвою відомого в Україні твору науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з нього, твору мистецтва та його фрагменту;

‑ збігається з прізвищем, іменем, псевдонімом та похідних від них, портретом і факсиміле відомої в Україні особи.

У розгляді спору про правомірність рішення Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знаку можливе також проведення експертного дослідження про домінуюче положення в зображенні знаку елементів, що становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.

У спорі про визнання свідоцтва на товарний знак недійсним на роз’яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення знака, які відсутні у поданій заявці.

Також у справі про захист права власності на знак для товарів і послуг можуть виникнути питання про спорідненість товарів, послуг (ч. 5 ст.6, ч.5 ст. 16, ч.4 ст. 25 Закону про товарні знаки).

Для роз’яснення питання про належність товарів і послуг до конкретного класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька угода), або про їх спорідненість, судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними bis добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

У процесі встановлення ступеня схожості конфліктних позначень визначається однорідність товарів i послуг, стосовно яких вони використовуються.

Використання особою запатентованого нею промислового зразка - етикетки, яка є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з зареєстрованим знаком іншої особи, для позначення наведених у свідоцтві товарів або споріднених з наведеними у свідоцтві товарами, не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. Однак власник такого знака не позбавлений права подати позов про визнання патенту на промисловий зразок - етикетку недійсним на підставі підпункту "в" ч. 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". У разі задоволення такого позову використання на підставі відповідного патенту промислового зразка-етикетки вважатиметься неправомірним з тієї дати, з якої розпочато його використання, якщо знак для товарів і послуг на зазначену дату отримав правову охорону.

Господарські суди не повинні на власний розсуд встановлювати ступінь схожості знаків для товарів і послуг. Для вирішення даних питань необхідно призначати експертизу. Ця позиція знайшла своє відображення в зазначених вище рекомендаціях президії ВГСУ від 10 червня 2004 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом інтелектуальної власності». Якщо в процесі розгляду ВГСУ касаційної скарги з’ясується, що судами нижчестоящих інстанцій допущене відповідне порушення, судове рішення буде скасоване, а справа передана на новий розгляд.

Питання про наявність або відсутність подібності до ступеня змішування між товарним знаком i введеним до господарського обігу іншим позначенням є одним з тих, що найчастіше ставляться на розгляд судової експертизи.