§ 2. Патентные права

Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. В ст. 1356 дается легальное определение (не только для целей ГК, но и для целей налогового законодательства, а также для целей правильного применения ст. 147 УК, ст. 7.12 КоАП) такого самостоятельного вида (наряду с правом на получение патента, с исключительными правами, см. о них коммент. к ст. 1357, 1358 ГК) патентных прав, как право авторства на изобретение, ПМ или ПО. Анализ этого определения показывает, что право авторства:

1) представляет собой право гражданина (в т.ч. иностранного гражданина, лица без гражданства, см. об этом коммент. к ст. 1347 ГК) признаваться автором изобретения ПМ или ПО (т.е. лицом, творческим трудом которого эти объекты созданы). При этом:

а) пока не доказано обратное, лицо, указанное в заявке на выдачу патента на изобретение, ПМ или ПО, считается автором объекта, а это означает, что это лицо обладает правом авторства;

б) если изобретение, ПМ или ПО создано совместным творческим трудом нескольких лиц (соавторов), то права авторства принадлежат каждому из соавторов (см. об этом коммент. к ст. 1348 ГК);

2) неотчуждаемо. То есть в отношении прав авторства нельзя заключать такие договоры, как договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, любой иной договор, предполагающий отчуждение этого права. Таким образом, право авторства имеет личный характер и носит неимущественный характер;

3) непередаваемо. Оно не может быть передано даже по наследству, нельзя его передать и в безвозмездное пользование и т.д.

2. Даже, если исключительное право на изобретение, ПМ или ПО:

1) передается (например, в соответствии с ЛД) другому лицу, право авторства к последнему не переходит;

2) переходит к другому лицу (в т.ч. к ЮЛ), например, по договору отчуждения (см. об этом договоре подробный коммент. к ст. 1365 ГК), то и в этом случае не происходит передача прав авторства.

И сам автор (а если их несколько, то и соавторы совместно) не вправе отказаться от прав авторства. Даже один из соавторов не вправе отказаться от права авторства в пользу другого соавтора. В любом случае отказ от права авторства ничтожен и правовых последствий не влечет.

Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Анализ ст. 1357 позволяет сделать ряд выводов:

1) право на получение патента (упомянутое в ст. 1357) - это самостоятельный вид патентных прав. Нельзя его путать:

а) ни с правом авторства (последнее неотчуждаемо и непередаваемо, см. об этом коммент. к ст. 1356 ГК);

б) ни с исключительным правом (последнее предоставляет своему обладателю право использования изобретения, ПМ или ПО, см. об этом подробный коммент. к ст. 1358 ГК);

2) именно автору изобретения, ПМ или ПО принадлежит первоначальное право на получение патента. Если изобретение, ПМ или ПО создано творческим трудом сразу нескольких авторов, то каждому из соавторов также принадлежит первоначальное право на получение патента (см. об этом коммент. к ст. 1347, 1348 ГК);

3) право на получение патента может:

а) перейти к другому лицу (например, к ненадлежащим правообладателям), в том числе и при реорганизации ЮЛ (если правообладателем стало ЮЛ, которое было реорганизовано). Однако при ликвидации ЮЛ (правообладателя) данное право не передается (т.к. при ликвидации ЮЛ правопреемника нет, см. об этом подробнее коммент. к ст. 57-63 ГК);

б) быть передано другому лицу (в т.ч. и ЮЛ) в случаях и по основаниям, которые прямо установлены законом (но не иным правовым актом!), а также условиями трудового договора или гражданско-правового договора (например, по договору отчуждения этого права). Закон не запрещает и возможность передачи данного права нескольким лицам.

2. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, ПМ или ПО (упомянутый в ст. 1357 ГК):

1) представляет собой самостоятельный вид:

а) гражданско-правовых договоров вообще (хотя этот вид договора не упомянут в части 2 ГК, все же возможность заключения такого договора предусмотрена в ст. 8, 421 ГК, см. коммент. к ним);

б) договоров об отчуждении права в частности;

2) должен быть заключен только в письменной форме.

О том, когда письменная форма договора считается соблюденной, см. коммент. к ст. 434, 438 ГК. Однако необходимость государственной регистрации данного договора ни в ст. 1357, ни в ст. 1353 ГК (см. коммент. к ней) не предусмотрена. Несоблюдение письменной формы данного договора влечет его недействительность (в соответствии с правилами ст. 162 ГК, см. коммент. к ней). Однако нет оснований считать такой договор незаключенным (наоборот, этот договор будет считаться заключенным, но вследствие того, что форма договора не соблюдена, он будет признан недействительным по требованию заинтересованной стороны. Более того, налицо ничтожная сделка (см. коммент. к ст. 166 ГК);

3) имеет вполне определенное содержание. При этом существенными условиями данного договора являются:

а) предмет договора. По этому договору лицо, обладающее правом на получением патента, обязуется передать это право другому лицу, а последнее обязуется его принять и оплатить правообладателю цену, обусловленную договором. Именно своим предметом данный договор отличается от договора на отчуждение исключительного права на изобретение, ПМ или ПО (см. об этом коммент. к ст. 1365 ГК);

б) другие условия, прямо предусмотренные законом, иными правовыми актами или на выполнение которых настаивает хотя бы одна из сторон (см. об этом коммент. к ст. 432 ГК);

4) может быть только двусторонним. Сторонами данного договора являются:

а) правообладатель. Первоначальным правообладателем является автор изобретения, ПО или ПМ (см. выше). Однако после перехода этого права к другому лицу (например, в порядке правопреемства, см. выше) правообладателем может стать и иное лицо (в т.ч. и ЮЛ);

б) правоприобретатель. Им может быть и физическое лицо (но не автор изобретения, ПО или ПМ), и ЮЛ (в т.ч. как коммерческие, так и некоммерческие организации);

5) возмездный, ибо в ст. 1357 прямо не предусмотрен его безвозмездный характер (вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1357 и 423 ГК, см. коммент. к ней). Даже если цена в договоре отчуждения права на получение патента на изобретение, ПМ или ПО не указана:

а) этот договор не превращается в безвозмездный;

б) не считается незаключенным. Дело в том, что в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. См. коммент. к ст. 424 ГК.

3. По общему правилу риск непатентоспособности изобретения, ПМ или ПО (см. о патентоспособности указанных объектов коммент. к ст. 1350-1352 ГК) несет приобретатель права. Иначе говоря, если ПВ примет решение об отказе в выдаче патента (например, из-за отсутствия признаков новизны изобретения, оригинальности ПО), то все расходы, понесенные приобретателем (в т.ч. и цена, уплаченная правообладателю по договору отчуждения), несет приобретатель и возмещению со стороны правообладателя (который совершил отчуждение этого права) не подлежат. Тем не менее, правила п. 4 ст. 1357 диспозитивны: дело в том, что стороны в договоре могут учитывать и иные правила (например, о том, что риск непатентоспособности изобретения, ПМ или ПО несет правообладатель, или о том, что стороны данного договора несут указанный риск поровну).

4. Для правильного применения ст. 1357 необходимо также учитывать положения:

1) ст. 7 Закона N 231 о том, что нормы части 4 ГК о порядке заключения и о форме договоров, а также об их государственной регистрации применяются к договорам, заключенным после 01.01.2008 (в т.ч. к договорам, предложения заключить которые были направлены до указанной даты, но которые были заключены после 01.01.2008);

2) ст. 8 Закона N 231 о том, что обязательные для сторон договора нормы части 4 ГК:

а) об основаниях, о последствиях и о порядке расторжения договоров, применяются именно к договорам, которые продолжают действовать после введения в действие части 4 ГК (т.е. и после 01.01.2008);

б) об ответственности за нарушение договорных обязательств, применяются, если соответствующие нарушения были допущены после 01.01.2008, за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 01.01.2008, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения;

3) ст. 4 Закона N 231 о том, что акты РФ и СССР, изданные до 01.01.2008 (и пока не отмененные в установленном порядке), действуют на территории РФ постольку, поскольку не противоречат нормам части 4 ГК).

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Комментируемая статья посвящена одному из важнейших видов патентных прав, а именно - исключительному праву на изобретение, ПМ или ПО. Признаками последнего являются следующие:

1) оно представляет собой имущественное право (в отличие, например, от права авторства, см. об этом коммент. к ст. 1356 ГК, которое имеет неимущественный характер). Вывод сделан на основании систематического толкования ст. 1358 и 1226 ГК (см. коммент. к ней);

2) исключительное право принадлежит патентообладателю (в качестве последнего могут выступать автор изобретения, ПМ или ПО, иное лицо, подавшее заявку на изобретение, ПМ или ПО и получившее патент в соответствии со ст. 1357, 1370, 1371, 1372, 1374-1378 ГК, см. коммент. к ним);

3) обладатель исключительного права на изобретение, ПМ или ПО может использовать изобретение, ПМ или ПО в соответствии с положениями:

а) ст. 1229 ГК. Последняя, в частности, устанавливает, что правообладатель (в данном случае - патентообладатель):

по своему усмотрению (т.е. без предварительного разрешения, без какой-либо регистрации, самостоятельно) вправе использовать изобретение, ПМ или ПО;

может использовать упомянутые объекты любыми способами, прямо не запрещенными и не противоречащими закону (но не иными правовыми актами!);

вправе разрешать или запрещать другим лицам использование изобретений, ПМ или ПО;

обладает иными правами, предусмотренными в ст. 1229 ГК (см. коммент. к ней);

б) п. 2 и 3 самой ст. 1358. При этом следует обратить внимание на то, что:

в подп. 1-4 п. 2 неисчерпывающим образом перечислены формы (способы) использования изобретения, ПМ или ПО (употреблением словосочетания "в частности" законодатель это четко подчеркнул). Могут иметь место и другие формы (способы) использования (как известные сегодня, так и могущие возникнуть в будущем);

согласно правилам п. 3 для правильного разрешения вопроса о наличии факта использования изобретения или ПМ, а равно вопроса о правомерности применяемого способа использования этих объектов нужно каждый раз анализировать признаки изобретения или ПМ, приведенные в независимых (и только в таких!) пунктах содержащейся в патенте формулы изобретения или ПМ (либо признаки, эквивалентные последним и ставшие известными до совершения таких действий, как ввод, продажа, иное введение в гражданский оборот в соответствии с правилами подп. 1 и 2 п. 2 ст. 1358 изобретения или ПМ). В свою очередь ПО признается использованным в данном конкретном изделии, если последнее содержит все (при отсутствии хотя бы одного признака нет использования!) существенные признаки ПО (к ним относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов), нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков ПО (этот перечень прилагается к заявке на выдачу патента на ПО, см. коммент. к ст. 1377 ГК).

Даже если (в ходе использования данного объекта) используются все признаки, приведенные в независимом пункте патента формулы другого изобретения или ПМ (либо все существенные признаки другого ПО), то одновременно считаются неиспользованными не только данное изобретение, ПМ или ПО, но и другое изобретение, ПМ или ПО. Не имеет при этом значения то обстоятельство, преследовало ли лицо цели использования другого изобретения, ПМ или ПО: в указанной ситуации факт такого использования другого изобретения, ПМ или ПО - налицо.

2. Специфика правил п. 4 ст. 1358 состоит в том, что:

1) они относятся к случаям, когда патентообладателями одного и того же изобретения (ПМ или ПО) являются два и более лица (например, это возможно, что изобретение, ПМ или ПО созданы творческим трудом нескольких лиц: все соавторы в этом случае могут быть патентоспособными, см. об этом коммент. к ст. 1347, 1348, 1357 ГК);

2) они устанавливают, что к отношениям патентообладателей подлежат применению правила п. 2 и 3 ст. 1348 ГК. Это означает, что:

а) каждый из соавторов (он же патентообладатель) вправе использовать изобретение, ПМ или ПО по своему усмотрению (т.е. самостоятельно от других патентообладателей, если только соглашением между ними не установлено иное);

б) к отношениям таких патентообладателей - соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, ПМ или ПО, а также с распоряжением исключительным правом подлежат применению следующие правила:

каждый из патентообладателей получает доходы от использования изобретения, ПМ или ПО поровну (т.е. эти доходы делятся между ними поровну, если только письменным соглашением между ними не установлено иное);

распоряжение исключительным правом на изобретение, ПМ или ПО осуществляется патентообладателями совместно, если только нормами ГК (но не другими законами, не говоря уже об иных правовых актах!) не установлены иные правила (см. об этом коммент. к ст. 1229 ГК);

3) в соответствии с ними изложенный выше порядок подлежит применению:

а) и в случаях, когда все патентообладатели являются авторами изобретения, ПМ или ПО;

б) и в случаях, когда лишь один из патентообладателей является автором изобретения, ПМ или ПО, а остальные патентообладатели не относятся к числу соавторов изобретения, ПМ или ПО.

3. Для правильного применения норм ст. 1358 необходимо также учитывать положения:

1) ст. 1359 ГК (о действиях, не являющихся нарушением исключительных прав на изобретение, ПМ или ПО);

2) ст. 1360 ГК (о порядке использования изобретения, ПМ или ПО в интересах национальной безопасности);

3) ст. 1361 ГК (о праве преждепользования на изобретение, ПМ или ПО);

4) ст. 1362 ГК (о возможности выдачи принудительной лицензии на изобретение, ПМ или ПО);

5) ст. 1363 ГК (о сроках действия исключительного права на изобретение, ПМ или ПО);

6) ст. 1364 ГК (о порядке и условиях перехода изобретений, ПМ или ПО в общественное достояние);

7) ст. 1365, 1366 ГК (о договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, ПМ или ПО);

8) ст. 1367, 1368 ГК (о лицензионных договорах и о предоставлении открытой лицензии);

9) ст. 1369 ГК (о письменной форме договора об отчуждении исключительного права и ЛД, а также о государственной регистрации этого договора).

О судебной практике по охране исключительных прав см. п. 7-14, 24, 28, 30, 31 Постановления Пленума ВС РФ N 14.

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Анализ норм ст. 1359 позволяет сделать ряд выводов:

1) в них содержится целый ряд изъятий из общего правила, состоящего в том, что исключительное право на изобретение, ПМ или ПО:

а) принадлежит только патентообладателям (см. о них коммент. к ст. 1357, 1358 ГК);

б) может быть использовано только с согласия (причем предварительного и письменного!) патентообладателя;

в) может использоваться другими лицами лишь на основании возмездного (чаще всего) договора, например ЛД (см. об этом подробный коммент. к ст. 1367 ГК);

2) в п. 1-6 ст. 1359 неисчерпывающим образом перечислены случаи, когда не требуется получения согласия патентообладателя на использование изобретения, ПМ или ПО. В частности, такое использование:

а) возможно в интересах национальной безопасности (но с выплатой патентообладателю соразмерной компенсации, см. об этом коммент. к ст. 1360 ГК);

б) может осуществлять лицо, обладающее правом преждепользования (см. об этом коммент. к ст. 1361 ГК).

2. Характеризуя правила ст. 1359, необходимо также обратить внимание на следующее:

1) действия, перечисленные в п. 1-6 ст. 1359 тогда не считаются нарушением исключительного права на изобретение, ПМ или ПО, когда:

а) они совершены с соблюдением всех условий, перечисленных в п. 1-6 ст. 1359 (в каждом пункте соответственно). Нарушение хотя бы одного из этих условий автоматически означает, что налицо нарушение исключительного права;

б) такое использование допускают лишь лица (в т.ч. организации), прямо перечисленные в ст. 1359.

3. Действия, упомянутые в ст. 1359, следует отличать от использования изобретения, ПО или ПМ:

1) на основании принудительной лицензии (см. об этом коммент. к ст. 1362 ГК);

2) после перехода изобретения, ПМ или ПО в общественное достояние (см. об этом коммент. к ст. 1364 ГК);

3) в соответствии с открытой лицензией (см. об этом коммент. к ст. 1368 ГК).

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

1. Применяя правила ст. 1360 ГК, нужно обратить внимание на следующее:

1) они содержат существенное изъятие из общих правил ст. 1358 ГК, состоящих в том, что:

а) лишь с согласия с патентообладателем (и по договору с ним) допускается использование изобретения, ПМ или ПО;

б) правообладатель по своему усмотрению решает вопрос о распоряжении исключительным правом на изобретение, ПМ или ПО;

2) они предоставляют право лишь Правительству РФ (а не иному федеральному органу исполнительной власти, не госорганам субъектов РФ, ни органам местного самоуправления) разрешать вопрос об использовании изобретения, ПМ или ПО в интересах национальной безопасности. Это возможно при условии, что упомянутое использование осуществляется:

а) в интересах обороны (например, если изобретения используются в создании новых образцов боевых самолетов, танков, иных видов вооружения) и (или) безопасности (в т.ч. в случае использования изобретения или ПМ в целях разоблачения иностранной агентуры, для охраны государственной тайны, для предотвращения посягательств на охраняемые объекты и т.д.);

б) с выплатой патентообладателю компенсации. Размер этой компенсации определяется Правительством РФ. Впредь до принятия Правительством РФ новых правовых актов следует (в целях применения ст. 1360) и после 01.01.2008 руководствоваться актами, принятыми Правительством РФ ранее, в частности:

Постановлением N 648 (оно устанавливает не только порядок использования изобретений или ПО, но и порядок выплаты их авторам вознаграждения);

Постановлением N 982 (о порядке использования результатов научно-технической деятельности);

Постановлением N 1132 (оно специально посвящено мерам по правовой защите интересов государства в процессе оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения).

2. В случаях использования изобретения, ПМ или ПО в интересах национальной безопасности:

1) не требуется получения согласия патентообладателя на использование этих объектов: достаточно решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

2) патентообладателю необходимо направить письменное уведомление в кратчайший срок (т.е. как только это стало возможным).

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. В ст. 1361 дается легальное (не только для целей ГК, но и для целей НК, а также для правильного применения ст. 147 УК и ст. 7.12 КоАП) определение права преждепользования. Анализ этого определения показывает, что право преждепользования:

1) может принадлежать любому лицу, которое использовало изобретение, ПМ или ПО:

а) на территории РФ (см. о том, что считается территорией РФ для целей части 4 ГК, коммент. к ст. 1231 ГК);

б) добросовестно и правомерно (т.е. не завладело изобретением, ПМ или ПО путем хищения соответствующих материалов и документов, не нарушило имущественные права других лиц, не осознало и не могло осознать, не предвидело, что впоследствии на изобретение, ПМ или ПО возникнут чьи-либо исключительные права, не скрывало такое использование и т.д.) упомянутыми объектами ИД;

в) до даты приоритета изобретения, ПМ или ПО (в т.ч. и конвенционного приоритета). Эта дата определяется в соответствии со ст. 1381-1383 ГК (см. коммент. к ним);

2) возникает у лица (речь идет как о физическом лице, например, об авторе, так и об ЮЛ, например, при создании служебного изобретения):

а) независимо от автора изобретения, ПМ или ПО (иначе говоря, указанное лицо самостоятельно пришло к такому же результату ИД, без участия автора, без содействия автора), создавшего решение, тождественное (т.е. весьма близкое, аналогичное, в ряде случаев, полностью совпадающее либо незначительно отличающееся) изобретению, ПМ или ПО;

б) сделавшего необходимые приготовления (технические, организационные, любые иные) к использованию указанного тождественного решения;

3) состоит в том, что упомянутое выше лицо:

а) сохраняет право и на дальнейшее (т.е. уже после наступления даты приоритета на изобретение, ПМ или ПО) использование упомянутого выше тождественного решения);

б) не обязано при этом уплачивать патентообладателю (либо иному автору, который получил право использования изобретения, ПО или ПМ по основаниям, предусмотренным ГК) какое-либо вознаграждение;

в) осуществляет упомянутое выше дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения такого использования. Иначе говоря, лицо не вправе:

изменить объем использования в сторону его увеличения (хотя уменьшить такой объем он вправе);

расширить (уже за счет изобретения, ПМ или ПО) сферу использования, способы и формы использования;

г) по общему правилу не вправе обсуждать (либо иным способом передать другому лицу) данное право. Однако в виде исключения, допускается передача права преждепользования вместе с предприятием. При этом нужно иметь в виду, что:

в соответствии со ст. 132 ГК предприятием как объектом права признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Именно в составе этого имущественного комплекса и может быть передано право преждепользования (см. также коммент. к ст. 132 ГК);

не любое предприятие имеется в виду в п. 2 ст. 1361, а именно такое, на котором имело место либо фактическое использование тождественного решения, либо были сделаны необходимые приготовления к этому. Сама по себе организационно-правовая форма не играет роли данного ЮЛ (она может быть и АО, и унитарным предприятием, и ООО и т.д.), главное, что это предприятие передается именно как имущественный комплекс.

2. Право преждепользования:

1) возникшее до 01.01.2008, сохраняется. Дело в том, что в соответствии со ст. 11 Закона N 231 любое лицо, правомерно подавшее до даты подачи ходатайство о выдаче патента РФ использования изобретения или ПО (по которым были выданы авторские свидетельства или свидетельства СССР), сохраняет это право. Однако выплату авторского вознаграждения нужно осуществлять (если ранее такая выплата производилась в соответствии с законодательством);

2) следует отличать от:

а) принудительной лицензии (см. коммент. об этом к ст. 1362 ГК);

б) открытой лицензии (см. о ней коммент. к ст. 1368 ГК).

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Принудительная лицензия (упомянутая в ст. 1362):

1) может быть выдана только по решению суда (т.е. полномочий ни ПВ, ни иного федерального органа исполнительной власти недостаточно для разрешения вопроса о выдаче принудительной лицензии (далее - ПЛ);

2) выдается, если патентообладателем (см. о том, кто может быть патентообладателем, коммент. к ст. 1357 ГК) не используется (ни одним из способов, указанных в ст. 1229, 1233, 1358 ГК, а также ни одним из других не противоречащих законам способов, см. об этом подробнее коммент. к указанным статьям ГК) либо недостаточно используется (о том, в достаточном ли объеме изобретение, ПМ или ПО используется, суд решает исходя из анализа конкретных обстоятельств дела):

а) изобретение - в течение 4 календарных лет (этот срок отсчитывается со дня, непосредственно следующим за датой выдачи патента);

б) ПМ - в течение 3 календарных лет со дня выдачи патента. При этом и четырехлетний, и трехлетний сроки, упомянутые подряд, следуют подряд;

в) ПО - в течение 4 календарных лет со дня выдачи патента. И здесь не допускается перерыв течения срока. Иначе говоря, если в период упомянутых в п. 1 ст. 1362 сроков патентообладатель приступит к использованию объекта и некоторое время будет такое использование осуществлять, то по общему правилу отсутствуют основания для выдачи ПЛ (если только суд не расценит указанный выше перерыв срока как завуалированную форму недостаточного использования изобретения, ПМ или ПО);

3) может быть предоставлена при условии, что указанное выше неиспользование (недостаточное использование) приводит к недостаточному предложению на рынке соответствующих товаров, работ, услуг (т.е. к тому, что в недавнем прошлом обозначено термином "дефицит"). Дополнительным условием выдачи ПЛ является отказ патентообладателя (заявленный в любой форме: в письменной, в устной, в форме игнорирования обращений о заключении ЛД, путем бездействия и т.д.) заключить ЛД (с лицом, которое обратилось с таким предложением). Однако не любой отказ может служить основанием для выдачи ПЛ (и даже для подачи иска), а отказ заключить ЛД именно на условиях, соответствующих сложившейся практике (при этом по аналогии можно воспользоваться правилами ст. 424 ГК, см. коммент. к ней), а для целей налогообложения - правилами ст. 40 НК (см. ее подробный анализ в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к НК РФ. Изд. 2. Т. 1. М.: Экзамен, 2007).

2. Процедура выдачи принудительной лицензии достаточно подробно регулируется комментируемой статьей. Установлено, что:

1) лишь лицо, которое сделало патентообладателю указанное выше предложение, вправе обратиться в суд с требованием о предоставлении ПЛ. При этом:

а) таким лицом может быть как физическое лицо, так и ЮЛ (в т.ч. и иностранные граждане, и организации);

б) в исковом заявлении четко должно быть указано, что лицо предложило патентообладателю использовать изобретение, ПМ или ПО именно на территории РФ;

в) иск подается либо в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд (с учетом подведомственности и подсудности, установленных нормами ГПК и АПК);

2) наряду с общими требованиями, предъявляемыми к содержанию искового заявления нормами ст. 131, 132 ГПК или ст. 125, 126 АПК, в исковом требовании о предоставлении ПЛ лицо должно указать:

а) предлагаемые им патентообладателю условия использования изобретения, ПМ или ПО и условия предоставления ему ПЛ;

б) объем использования изобретения, ПМ или ПО;

в) размер выплат патентообладателю, порядок и сроки осуществления этих выплат.

Отсутствие хотя бы одного из указанных выше сведений означает, что исковое заявление не соответствует требованиям ГПК или АПК. В связи с этим исковое заявление может быть оставлено без движения, возвращено или в его принятии может быть отказано (если его недостатки не будут устранены) в соответствии со ст. 134-136 ГПК (см. их анализ в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ГПК РФ. Изд. 2. М.: Экзамен, 2006) или в соответствии со ст. 127-129 АПК (см. их подробный анализ в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий АПК. Изд. 2. М.: Экзамен, 2007);

3) бремя доказывания (того, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, ПМ или ПО явилось следствием уважительных причин) закон однозначно в данном случае возлагает на патентообладателя (т.е. ответчика). При этом:

а) доказательствами наличия уважительных причин могут служить любые доказательства, которые отвечают требованиям ГПК и АПК об их относимости и допустимости;

б) сам истец должен лишь доказывать факт обращения к патентообладателю с указанными выше предложениями об использовании изобретения, ПМ или ПО;

4) суд именно обязан (при недоказанности патентообладателем указанных выше обстоятельств), а не только вправе принять решение (имеется в виду не только собственно решение, но и иные судебные акты: определение, постановление) о предоставлении истцу ПЛ. При этом в решении:

а) указываются общие сведения (с учетом требований ст. 198 ГПК, ст. 170 АПК);

б) условия предоставления ПЛ (т.е. объем использования изобретения, ПМ или ПО, размер, сроки и порядок осуществления выплат патентообладателю и т.д.). При этом:

суммированный размер платежа за ПЛ (если таких платежей несколько) устанавливается судом не ниже цены лицензии, определенной при сравнимых обстоятельствах (во внимание принимается цена лицензии, сложившаяся в данном регионе, на данном рынке, исходя из ЛД, заключенных в отношении аналогичных результатов ИД в данный период времени, см. об этом коммент. к ст. 1367 ГК);

размер платежей по ПЛ должен определяться также объемом использования изобретения, ПМ или ПО;

4) ПЛ может быть только неисключительной (т.е. у патентообладателя сохраняется также право предоставлять лицензии другим лицам, см. об этом коммент. к ст. 1236 ГК). При этом действие такой лицензии может быть прекращено:

а) только в судебном порядке (а не решением, например, ПВ);

б) по требованию лишь самого патентообладателя (либо его представителя);

в) лишь в той мере, в какой обстоятельства, обусловившие предоставление ПЛ (см. об этих обстоятельствах выше):

перестанут существовать (например, патентообладатель приступил к полномасштабному использованию изобретения, ПМ или ПО);

более не возникнут или возникновение обстоятельств (послуживших основанием для выдачи ПЛ) вновь маловероятно;

г) лишь по истечении срока, установленного в решении суда (о регистрации ЛД). При этом данный срок должен быть разумным и не наносить дополнительного ущерба приобретателю ПЛ. В решении суда устанавливается порядок прекращения ПЛ, а также возникших в связи с ПЛ прав. Безусловно, как и любое решение суда, и такое решение может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию (например, лицом, у которого ПЛ была).

3. Специфика правил п. 2 ст. 1362 состоит в том, что они:

1) относятся лишь к случаям, когда патентообладатель:

а) обладает исключительным правом на некое изобретение;

б) не может использовать указанное изобретение, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (далее обозначается как первый патент). Данный "первый патент":

может быть как патентом на изобретение, так и патентом на ПМ;

по времени обычно возникает ранее, чем возникли права у патентообладателя на указанное выше изобретение;

2) посвящены регулированию ситуации, когда обладатель первого патента отказался от заключения ЛД в соответствии со ст. 1367 ГК. При этом:

а) форма отказа (письменная, устная, путем бездействия и т.п.) роли в данном случае не играет;

б) не любой отказ имеется в виду, а лишь отказ заключить ЛД на условиях установившейся на территории РФ (в каждый данный момент) практике (с учетом, в частности, не только норм ст. 1367 ГК, но и ст. 424 ГК, ст. 40 НК);

3 предусматривают право обладателя и второго патента (т.е. патентообладателя, который не может использовать свое изобретение, не нарушая прав обладателя первого патента) обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении ему ПЛ на изобретение (только на территории РФ!) или ПМ обладателя первого патента. При этом исковое заявление должно содержать сведения:

а) обычно включаемые в заявление в соответствии со ст. 131, 132 ГПК, ст. 125, 126 АПК;

б) об условиях, на которых обладатель второго патента предложил предоставить ему ПЛ (т.е. объем и срок предоставления ПЛ, размер платежей, которые будут выплачиваться обладателю первого патента, сроки и порядок осуществления этих платежей и др.), о том, что истец требует предоставления ему именно простой (неисключительной) ПЛ;

4) именно обязывают суд (а не только наделяют его правом) удовлетворить требования обладателя второго патента, в той мере, в какой последнему удалось доказать (в порядке, установленном нормами ГПК, АПК), что его изобретение представляет собой важное техническое достижение (при этом в необходимых случаях в суд может быть приглашен специалист, суд может назначить экспертизу и т.д.) и имеет существенные экономические преимущества (например, обеспечивает более высокую производительность труда, сокращение затрат, увеличение прибыли) перед изобретением (ПМ), принадлежащем обладателю первого патента;

5) устанавливают, что обладатель второго патента, которому по решению суда была предоставлена ПЛ:

а) не вправе передать ПЛ другому лицу (например, по ЛД);

б) вправе осуществить такую передачу лишь в случае отчуждения (например, продажи, мены) второго патента;

в) должен оплатить обладателю первого патента платежи, предусмотренные в решении суда. При этом:

суммарный размер этих платежей устанавливается судом исходя из размера не менее цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах (т.е. на данном рынке, в пределах данного периода, за аналогичную лицензию и т.п.);

если суд устанавливает более высокий суммарный размер указанных платежей, он должен это мотивировать в своем решении;

6) исходят из того, что и обладатель первого патента имеет, в свою очередь, право:

а) на получение от обладателя второго патента ПЛ простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения;

б) на предоставление ему такой ПЛ на условиях, которые сложились в практике на момент предъявления такого требования (они могут быть и лучше, и хуже, чем те условия, которые установились на момент выдачи ПЛ обладателю второго патента).

4. Анализ п. 3 ст. 1362 показывает, что:

1) ПВ осуществляет государственную регистрацию ПЛ (выданной в соответствии с п. 1 и 2 ст. 1362):

а) лишь после вступления в законную силу решения суда о предоставлении ПЛ;

б) в соответствии с действующим порядком осуществления государственной регистрации лицензий (см. об этом подробнее коммент. к ст. 1369 ГК);

в) при условии уплаты пошлины; для осуществления государственной регистрации ПЛ заявитель должен уплатить пошлину в порядке и размерах, предусмотренных в нормах ст. 333.16-333.42 НК (см. об этом подробнее в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к НК РФ. Изд.2. Т. 1. М.: Экзамен, 2007) либо патентную пошлину (в случаях, указанных в ст. 1393-1397 ГК).

5. Для правильного применения норм ст. 1362 нужно также учитывать положения:

1) ст. 7 Закона N 231, о том, что нормы части 4 ГК, посвященные государственной регистрации договоров, применяются к договорам, заключенным после 01.01.2008, в т.ч. к договорам, предложение заключить которые направлены до 01.01.20081 и которые заключены после этой даты;

2) ст. 1361 ГК (они посвящены праву преждепользования на изобретения, ПМ или ПО. Этот институт следует отличать от ПЛ);

3) ст. 1367 ГК (они посвящены случаям, когда предоставляется обычная, а не принудительная лицензия);

4) ст. 1368 ГК (об открытой лицензии на изобретение, ПМ или ПО. Ее также следует отличать от ПЛ);

5) ст. 1370 ГК (о случаях предоставления безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. Последняя предоставляется в случаях создания изобретения, ПМ или ПО работником (с использованием последним денежных, технических и иных средств работодателя, хотя они и не относятся к служебным). Их также следует отличать от ПЛ (ибо такие лицензии предоставляются не на основании судебного решения);

6) ст. 1371 ГК (они, в частности, предусматривают возможность выдачи простой (неисключительной) лицензии на изобретения, ПМ или ПО, которые были созданы в ходе выполнения работ по договору подряда или по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. И данную лицензию следует отличать от ПЛ, указанной в ст. 1362).

См. коммент. к указанным выше статьям ГК.

Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец

1. Срок действия исключительного права на изобретение, ПМ или ПО (см. о том, что представляет собой исключительное право, подробный коммент. к ст. 1358 ГК):

1) совпадает со сроком действия патента на изобретение, ПМ или ПО (ибо патент и есть документ, который удостоверяет исключительное право на упомянутые выше объекты, см. об этом коммент. к ст. 1354 ГК);

2) отсчитывается со дня подачи первоначальной заявки (а также со дня, непосредственно следующего за указанным днем) на выдачу патента в ПВ (см. о том, как подается такая заявка, коммент. к ст. 1374-1377 ГК);

3) составляет (если соблюдены все иные условия, которые прямо предусмотрены в ГК):

а) для изобретений - 20 календарных лет;

б) для ПМ - 10 календарных лет;

в) для ПО - 15 календарных лет;

4) не может быть прерван, но может быть продлен (см. об этом ниже);

5) не может быть восстановлен;

6) начинает исчисляться именно со дня подачи первоначальной заявки на патент (см. об этом выше), а не со дня государственной регистрации изобретения, ПМ или ПО и не со дня выдачи патента.

В п. 1 ст. 1363 установлено и другое правило: защита исключительного права, удостоверенного патентом, начинается со дня государственной регистрации изобретения, ПМ или ПО и дня выдачи патента. При этом следует иметь в виду правила ст. 1393 ГК, устанавливающие, в частности, что:

а) на основании решения о выдаче патента на изобретение, ПМ или ПО федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ПВ) вносит в соответствующий государственный реестр указанные объекты;

б) даже если патент испрашивался на несколько лиц, выдается один патент;

в) предварительным условием государственной регистрации изобретения, ПМ или ПО и выдачи патента является уплата патентной пошлины (если отсутствует документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, государственная регистрация изобретения, ПМ или ПО, а также выдача патента не производятся. См. коммент. к ст. 1393-1397).

2. Применяя правила п. 2 ст. 1363, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) они подлежат применению лишь в той мере, в какой нужна заявка на получение патента:

а) только на изобретение (но не на ПМ или ПО);

б) лишь на изобретения, относящиеся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату;

в) в случаях, когда для практического (а не лабораторного, исследовательского, опытного и т.п.) применения упомянутых объектов требуется получения специального разрешения;

2) они императивно (т.е. ни ПВ, ни какой-либо другой федеральный орган исполнительной власти не вправе устанавливать иное) устанавливают, что срок действия исключительного права на изобретение (и соответствующего патента) подлежит продлению, если:

со дня, следующего за днем подачи заявки, до дня получения первого разрешения на применение лекарственного средства (пестицида, агрохимиката) прошло более 5 календарных лет (т.е. 1826 дней и более!);

в ПВ поступило письменное заявление патентообладателя (с просьбой о продлении срока);

3) продление, упомянутое в п. 2 ст. 1363, может быть осуществлено:

а) на период равный времени, которое прошло со дня получения первого разрешения. Срок и в данном случае исчисляется по общим правилам ст. 191-194 ГК (см. коммент. к ним). При этом из указанного выше периода следует вычесть 5 календарных лет;

б) максимально на 5 календарных лет (т.е. даже ПВ не может продлить на больший срок).

В практике возник вопрос:

возможно ли продление срока менее чем на 5 лет? Возможно, если сам патентообладатель (в заявлении, поданном в ПВ) просит продлить срок, например, на 3 года; нормам п. 2 ст. 1363 это не противоречит;

4) заявление о продлении срока (указанное выше) может быть подано:

а) лишь патентообладателем (лично или через поверенного, в т.ч. и патентного);

б) в период действия патента (т.е. он уже был выдан в установленном порядке и срок его действия не истек) на указанное изобретение;

в) до истечения 6 календарных месяцев, отсчитываемых со дня, непосредственно следующего за датой получения разрешения на применение изобретения. Впрочем, если дата выдачи патента истекает позднее, то нужно исходить из этой даты.

3. Специфика правил п. 3 ст. 1363 состоит в том, что:

1) они регулируют порядок продления срока действия лишь исключительного права (и удостоверяющего это право патента) на ПМ или ПО (т.е. в отношении продления срока действия исключительного права на изобретение их применять нельзя: в этом случае подлежат применению правила п. 2 ст. 1363);

2) в соответствии с ними срок действия исключительного права на ПМ или ПО (а равно соответствующего патента) может быть продлен:

а) исключительно ПВ (по заявлению патентообладателя);

б) не более чем на 3 года (в отношении ПМ);

в) не более чем на 10 лет (в отношении ПО).

4. Систематическое толкование правил п. 1-4 ст. 1363 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) срок действия исключительного права на изобретение (и срок действия патента, удостоверяющего это право) не может быть продлен (за исключением случаев, указанных в п. 2 ст. 1363);

2) в отличие от этого срок действия исключительного права на ПМ или ПО (и соответствующего патента) может быть продлен независимо от вида ПМ или ПО;

3) порядок продления сроков действия патента на изобретение, а также ПМ или ПО устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (т.е. ПВ, Минобрнауки России или Роспатента, как мы обозначаем этот орган в настоящем комментарии). Впредь до утверждения ПВ нового порядка (и издания новых нормативных правовых актов) и после 01.01.2008 следует руководствоваться изданными правовыми актами (это вытекает из ст. 4 и 5 Закона N 231). Примерами могут служить:

а) Порядок N 123 (о продлении действия патента на ПО);

б) Порядок N 124 (о продлении действия свидетельства к ПМ).

Следует также обратить внимание на то, что этими нормативными правовыми актами были отменены акты Роспатента, ранее регулировавшие указанные вопросы.

5. Правила п. 5 ст. 1363 императивно устанавливают, что:

1) течение срока действия патента и сам патент и действие исключительного права на изобретение, ПМ или ПО прекращаются в порядке и по основаниям, предусмотренным в ст. 1398 ГК. Последняя, в частности, предусматривает:

а) такие основания прекращения действия исключительного права на изобретение ПМ или ПО, как:

несоответствие изобретения, ПМ или ПО условиям патентоспособности;

наличие в формуле изобретения или ПМ (в перечне существенных признаков ПО), содержащихся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или ПМ, в формуле изобретения или ПМ (если заявка содержала такую формулу), а также на изображениях изделия;

выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, ПМ или ПО, с нарушением условий, указанных в ст. 1383 ГК;

выдача патента с иными нарушениями правил ст. 1398 ГК;

б) условия и порядок признания патента недействительным полностью или частично. Решение об этом применяет ПВ в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 ГК (см. коммент. к ней) либо суд. Если патент будет признан недействительным частично, подлежит выдаче новый патент. Патент, признанный недействительным, аннулируется со дня подачи заявки. Однако ЛД, заключенный на основе такого патента, сохраняет свое действие (см. об этом коммент. к ст. 1398);

2) досрочное прекращение действия патента на изобретение, ПМ или ПО производится:

а) на основании заявления поданного в ПВ патентообладателем (со дня подачи этого заявления). Если патент был выдан на группу изобретений, ПМ или ПО, а заявление подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, ПМ или ПО, прямо указанных в заявлении;

б) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, ПМ или ПО в силе - со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины.

См. коммент. к ст. 1399 ГК.

6. О восстановлении действия патента на изобретение, ПМ или ПО см. коммент. к ст. 1400 ГК. О праве послепользования и о его отличиях от права преждепользования см. коммент. к ст. 1361, 1400 ГК.

Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние

1. Анализ ст. 1364 показывает, что:

1) в общественное достояние:

а) изобретение переходит по истечении 20 календарных лет со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента на изобретение;

б) ПМ переходит по истечении 10 календарных лет со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента на ПМ;

в) ПО переходит по истечении 15 календарных лет со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента на ПО (см. об этом коммент. к ст. 1363 ГК);

2) если сроки действия исключительного права (и соответствующего патента) на изобретение, ПМ или ПО продлены в соответствии со ст.1363 ГК, то по истечении продленного срока изобретение, ПМ или ПО переходит в общественное достояние;

3) после перехода указанных объектов в общественное достояние и изобретение, и ПМ, и ПО могут использоваться (любым не запрещенным законом способом, см. об этом коммент. к ст. 1358 ГК):

а) свободно (т.е. без всяких ограничений, лишь бы при этом не был нарушен закон);

б) любым лицом (как ЮЛ, так и физическим, в т.ч. иностранными организациями и гражданами, либо лицами без гражданства, если все они законно находятся на территории РФ и их деятельность не противоречит законодательству РФ);

в) без чьего-либо согласия (в т.ч. автора, иного патентообладателя либо правообладателя) или разрешения (как предварительного, так и последующего);

г) без выплаты какого-либо вознаграждения (как автору, так иному правообладателю).

2. Для правильного применения норм ст. 1364 следует также учитывать положения:

1) ст. 1359 ГК (они посвящены действиям, не являющимся нарушениями исключительного права на изобретение, ПМ или ПО даже в период, когда срок действия исключительного права еще не истек);

2) ст. 1360 ГК (они допускают использование изобретения, ПМ или ПО в интересах национальной безопасности без согласия патентообладателя, но с выплатой ему соразмерной компенсации);

3) ст. 1368 ГК (они посвящены открытой лицензии, предоставляющей возможность предоставления любому лицу права использования изобретений, ПМ или ПО по заявлению самого правообладателя).

См. коммент. к указанным статьям ГК.