§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Анализ ст. 1365 позволяет сделать следующие выводы:

1) договор об отчуждении исключительного права на изобретение, ПМ или ПО (далее - ДОП) - самостоятельный гражданско-правовой договор (хотя он и не упомянут в части 2 ГК, посвященной отдельным видам договоров), что вполне соответствует нормам ст. 8 и 421 ГК (см. коммент. к ним);

2) предметом ДОП является то, что одна сторона (патентообладатель) передает (либо обязуется передать в будущем) принадлежащее ей исключительное право на изобретение, ПМ или ПО другой стороне - правообладателю. При этом по ДОП:

а) подлежит передача как само исключительное право, так и патент, удоствоверяющий это право;

б) исключительное право (патент) передаются (либо должны быть переданы в будущем) в полном объеме: невозможно, чтобы по данному договору исключительное право было передано лишь частично;

в) приобретатель патента должен платить за передачу исключительного права (патента) обусловленное ДОП вознаграждение. Невозможно считать данный договор безвозмездным, это противоречило бы нормам ст. 423 ГК (см. коммент. к ней). Даже если в ДОП нет условия о вознаграждении, то нет оснований считать ДОП незаключенным или безвозмездным. Дело в том, что в таком случае следует руководствоваться положениями п. 3 ст. 424 ГК (о том, что если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, то исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы, услуги, см. коммент. к ст. 424 ГК);

3) сторонами ДОП являются:

а) патентообладатель. Им может быть либо автор, либо (в случаях, предусмотренных в ГК) иное лицо (см. о патентообладателях коммент. к ст. 1357, 1370-1373 ГК);

б) приобретатель исключительного права. Им может быть любое ЮЛ или физическое лицо, законно находящееся и осуществляющее свою деятельность на территории РФ (в т.ч. и иностранные граждане, и организации, а также лица без гражданства);

4) форма ДОП - всегда письменная. Данный договор составляется в виде отдельного документа, подписанного сторонами. Кроме того, ДОП подлежит государственной регистрации в ПВ (см. об этом коммент. к ст. 1369 ГК);

5) существенными условиями ДОП (наряду с предметом договора) являются условия, которые:

а) прямо вытекают из закона;

б) предусмотрены (в качестве обязательных) в иных правовых актах;

в) должны быть включены в ДОП хотя бы по настоянию одной из сторон.

Отсутствие хотя бы одного из существенных условий ДОП означает, что договор не заключен (см. об этом коммент. к ст. 432 ГК).

ДОП следует отличать от договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, ПМ или ПО (см. об этом коммент. к ст. 1357 ГК).

2. Для правильного применения ст. 1365 необходимо также учитывать положения:

1) ст. 7 Закона N 231 о том, что нормы части 4 ГК о порядке заключения и о форме договоров, а также об их государственной регистрации применяются к договорам, заключенным после 01.01.2008, в т.ч. и к договорам, предложения заключить которые были направлены до 01.01.2008 и которые заключены после этой даты;

2) ст. 8 Закона N 231 о том, что обязательные для сторон договора нормы части 4 ГК об основаниях и о последствиях, а также о порядке расторжения договоров применяются также к договорам, которые продолжают действовать после 01.01.2008.

Обязательные для сторон договора нормы части 4 ГК об ответственности за нарушение договорных обязательств применяются, если соответствующие нарушения были допущены после введения в действие части 4 ГК, за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 01.01.2008, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения;

3) ст. 1366 ГК (о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение, см. коммент. к ней);

4) ст. 1367 ГК (о ЛД и об отличиях ЛД от договора об отчуждении патента на изобретение, а также от ДОП, см. коммент. к ней);

5) ст. 1368 ГК (о открытой лицензии на изобретение, ПМ или ПО, см. коммент. к ней);

6) ст. 1371 ГК (о случаях создания изобретений, ПМ или ПО при выполнении работ по договору подряда, по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, см. коммент. к ней).

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

1. Применяя правила п. 1 ст. 1366, нужно обратить внимание на следующее:

1) публичное предложение заключить договор (упомянутое в ст. 1366):

а) представляет собой частный случай публичной оферты (последняя отличается от приглашения делать оферты, см. об этом коммент. к ст. 426, 437 ГК). Оно конкретизирует публичную оферту применительно к случаям заключения договора об отчуждении результатов ИД;

б) может быть сделано только в отношении заключения договора об отчуждении патента на изобретение. Иначе говоря, невозможно сделать публичное предложение в отношении:

договора об отчуждении патента на ПМ;

договора об отчуждении патента на ПО;

договора об отчуждении исключительного права на изобретение, ПМ или ПО;

в) осуществляется именно при подаче (т.е. в момент самой подачи заявки и приложенных к ней документов (см. об этом коммент. к ст. 1374, 1375 ГК), а не после того, не позднее) заявки на выдачу патента на изобретение;

г) является самостоятельным волеизъявлением заявителя (т.е. он сам решает вопрос о том, делать публичное предложение или нет);

д) может исходить не от любого заявителя, а именно от лица, являющегося автором изобретения (а если их несколько, то по заявлению всех авторов, см. об этом коммент. к ст. 1347, 1348 ГК);

е) производится путем приложения к заявке на выдачу патента на изобретение еще одного документа, а именно заявления о публичном предложении. В этом заявлении обязательно должны содержаться следующие сведения:

об авторе изобретения (заявителе);

о том, что заявитель обязуется заключить договор об отчуждении патента с лицом, кто первым изъявит такое желание;

об условиях отчуждения патента. Они должны соответствовать установившейся практике. Об этом можно судить исходя из ст. 424 ГК, ст. 40 НК, об обычном объеме использования, о размере вознаграждения, о сроках платежей и т.д.;

иные условия, прямо предусмотренные в ст. 1366, а также в других нормах ГК. Отсутствие хотя бы одного из этих сведений означает, что данное решение не может быть оценено как публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение;

2) не любому лицу, пожелавшему приобрести патент на публичное отчуждение, может быть адресовано, а лишь лицу:

а) являющемуся гражданином РФ (т.е. иностранцам и даже лицам без гражданства не вправе данное предложение адресовать, даже если они проживают на территории РФ) либо российским ЮЛ;

б) который письменно уведомит заявителя и ПВ о том, что готов принять публичное предложение;

3) при наличии указанного выше заявления с заявителя не взимаются (он освобожден от их уплаты) патентные пошлины:

а) в отношении самой заявки на выдачу патента на изобретение;

б) за выдачу самого патента (если он выдан по данной заявке);

4) ПВ обязано (а не только вправе) публиковать в своем официальном бюллетене (в соответствии с номенклатурой установленной Приказом N 72) и (или) в "Российской газете" сведения о подаче заявителем такого заявления. К сожалению, в ст. 1366 не указан срок, в течение которого данная публикация должна быть ПВ осуществлена. В связи с этим ПВ разрешает этот вопрос самостоятельно.

2. На основании указанного выше заявления о публичном предложении заключить договор:

1) любое российское лицо (т.е. и гражданин, и ЮЛ) вправе заключить с заявителем особый вид договора, а именно договор об отчуждении патента на изобретение. Данный договор:

а) представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовых договоров (хотя и не упомянут в нормах части 2 ГК), что вполне соответствует ст. 8, 421 ГК, см. коммент. к ним). Его предметом является отчуждение именно патента (а не исключительного права на изобретение, как это происходит по договору об отчуждении исключительного права, предусмотренного в ст. 1365 ГК, см. коммент. к ней). Кроме того, данный договор следует отличать и от договора на отчуждение права на получение патента на изобретение, ПО или ПМ (см. об этом коммент. к ст. 1357 ГК). Наряду с предметом договора об отчуждении патента существенными являются условия:

прямо предусмотренные ГК или другими законами (например, условие о том, что приобретатель патента обязуется уплатить патентные пошлины);

предусмотренные иными правовыми актами (в т.ч. в актах Правительства РФ, ПВ, посвященные размеру и порядку уплаты патентных пошлин);

на включение которых настаивает хотя бы одна из сторон договора.

Отсутствие хотя бы одного из существенных условий означает, что данный договор не считается заключенным (см. коммент. к ст. 432 ГК);

б) заключается между патентообладателем (им является автор изобретения, который при подаче заявки на патент приложил к нему заявление с публичным предложением заключить договор) и приобретателем патента (лицом, которое первым изъявило желание заключить такой договор и уведомило в установленном ПВ порядке о своем желании ПВ и патентообладателя. Иначе говоря, на момент заключения договора указанные требования должны быть выполнены;

в) должен иметь письменную форму (причем письменная форма данного договора считается соблюденной лишь в той мере, в какой он составлен в виде одного документа, подписанного сторонами, см. коммент. к ст. 434 ГК). Кроме того, анализируемый договор подлежит государственной регистрации в ПВ (см. об этом коммент. к ст. 1369 ГК). Для регистрации в ПВ договора об отчуждении патента на изобретение к заявлению о регистрации необходимо приложить документ (квитанцию, платежное поручение, приходный ордер и т.п.), подтверждающий факт уплаты патентных пошлин (от которых патентообладатель был освобожден именно вследствие того, что сделал заявление о публичном предложении заключить договор);

г) по существу является возмездным (цена в данном случае имеет своеобразную форму, она выступает в виде освобождения патентообладателя (автора, подающего заявку на выдачу патента на изобретение) от уплаты обязательных платежей - патентных пошлин. Их уплачивает приобретатель патента. Кроме того, возмездный характер анализируемого договора проявляется в том, что отчуждение патента осуществляется на условиях, соответствующих установившейся практике (речь идет об условиях, касающихся вознаграждения, выплачиваемого лицу, отчуждающему патент, т.е. о цене за отчуждение патента);

2) лицо, которое заключило договор об отчуждении патента, должно будет уплачивать патентные пошлины и в дальнейшем (т.е. уже после того, как договор уже вступит в силу, первые патентные пошлины, необходимые для регистрации договора, были уплачены). Размер и порядок уплаты этих патентных пошлин устанавливаются законодательством. В настоящее время (впредь до утверждения нового порядка) следует руководствоваться Положением о пошлинах и Положением о регистрационных сборах.

3. В соответствии с п. 3 ст. 1366 патентообладатель вправе (хотя, конечно, он может этим правом и не воспользоваться) подать в ПВ письменное ходатайство (его форма может быть утверждена ПВ) об отзыве своего заявления о публичном предложении заключить договор (упомянутый выше). Однако это право у автора изобретения (он же патентообладатель) возникает, если:

1) в течение 2 календарных лет (отсчет срока начинается со дня, следующего за датой публикации сведений о патенте) в ПВ не поступало письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента (либо такое заявление поступило, но оно было отклонено ПВ, т.к. обладало недостатками, например, не были заявителем выполнены требования ст. 1336 ГК);

2) в своем ходатайстве патентообладатель укажет, что обязуется сам уплатить патентные пошлины и уплатит их.

При этом патентообладатель должен будет и в дальнейшем уплачивать патентные пошлины в порядке, установленном Положением о пошлинах и иными правовыми актами;

3) ПВ опубликовало в официальном бюллетене сведения о том, что патентообладатель отозвал свое заявление о публичном предложении заключить договор.

4. Об отличиях указанного выше договора от ЛД см. коммент. к ст. 1367 ГК. Об отличиях публичного предложения заключить договор об отчуждении патента от открытой лицензии см. коммент. к ст. 1368 ГК. О принудительной лицензии см. коммент. к ст. 1362 ГК.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Комментируемая статья посвящена ЛД о предоставлении права использования изобретений, ПМ или ПО. Анализ ее позволяет сделать ряд выводов:

1) ЛД о предоставлении права использования изобретения, ПМ или ПО (далее для краткости - ЛДИ) - это разновидность:

а) гражданско-правовых договоров. Хотя в нормах части 2 ГК он не упомянут, тем не менее он имеет самостоятельный характер, ибо ст. 8 и 421 ГК предусматривают возможность заключения договоров (совершения сделок) как предусмотренных в ГК, так и не предусмотренных в ГК, иных законах, но не противоречащих законам;

б) лицензионных договоров, заключенных в целях предоставления в пользование результата ИД (см. об этом коммент. к ст. 1235-1238 ГК);

2) предметом ЛДИ является предоставление (либо обязанность предоставить) лицензиату удостоверенное патентом право использования изобретения, ПМ или ПО в пределах, предусмотренных договором. Именно своим предметом ЛДИ отличается:

а) и от договора об отчуждении исключительного права на изобретение, ПМ или ПО (дело в том, что по ЛДИ происходит лишь предоставление в пользование изобретения, ПМ или ПО, а не отчуждение исключительного права на эти объекты). См. также коммент. к ст. 1365 ГК;

б) и от договора об отчуждении патента на изобретение (см. о нем коммент. к ст. 1366 ГК). Дело в том, что по ЛДИ не происходит отчуждение патента на изобретение, а передается в пользование изобретение, ПМ или ПО;

3) наряду с предметом ЛДИ существенными являются условия:

а) которые прямо предусмотрены в самом ГК или в других законах (например, условия об объеме, территории и иных пределах использования изобретения, ПМ или ПО);

б) предусмотренные в иных правовых актах (например, в актах Правительства РФ, ПВ);

в) на включение которых в ЛДИ настаивает хотя бы одна из сторон. При отсутствии хотя бы одного из существенных условий ЛДИ не считается заключенным (см. коммент. об этом к ст. 432 ГК);

4) форма ЛДИ - письменная. При этом письменная форма ЛДИ считается соблюденной только в том случае, если договор составлен в виде одного документа, подписанного сторонами (см. об этом коммент. к ст. 434 ГК). Кроме того, ЛДИ подлежит государственной регистрации, см. об этом коммент. к ст. 1369 ГК;

5) сторонами ЛДИ являются:

а) лицензиар - это патентообладатель (см. о том, кто может быть патентообладателем, коммент. к ст. 1357 ГК);

б) лицензиат - любое физическое или юридическое лицо (в т.ч. и иностранные, если они законно осуществляют свою деятельность на территории РФ);

6) ЛДИ всегда возмездный (вывод основан на систематическом анализе ст. 1367 и ст. 423 ГК, см. коммент. к ней). Даже, если в самом ЛДИ нет условия о цене, данный договор считается заключенным. Дело в том, что в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора (в т.ч. ЛДИ), исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги (см. коммент. к ст. 424 ГК).

2. Для правильного применения ст. 1367 нужно также учитывать положения:

1) ст. 7 Закона N 231 о том, что нормы части 4 ГК о порядке заключения и форме договоров, а также об их государственной регистрации применяются и к договорам, заключенным после введения в действие части 4 ГК, в т.ч. к договорам, предложения заключить которые направлены до 01.01.2008 и которые заключены после этой даты;

2) ст. 8 Закона N 231 о том, что обязательные для сторон договора нормы части 4 ГК об основаниях и о последствиях, а также о порядке расторжения договоров применяются также к договорам, которые продолжают действовать после 01.01.2008 независимо от даты их заключения.

Обязательные для сторон договора нормы части 4 ГК об ответственности за нарушение договорных обязательств применяются, если соответствующие нарушения были допущены после 01.01.2008, за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 01.01.2008, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения;

Об открытой лицензии см. коммент. к ст. 1368 ГК.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Статья 1368 посвящена важному (и относительно новому для отечественного гражданского права) институту, а именно открытой лицензии (далее - ОЛ). Анализ ст. 1368 позволяет сделать ряд выводов:

1) ОЛ может быть предоставлена:

а) только патентообладателем (см. коммент. к ст. 1357 ГК). Причем речь идет о любом патентообладателе (а не только патентообладателе - авторе изобретения, который при подаче заявки на выдачу патента делает заявление о публичном предложении заключить договор, см. об этом коммент. к ст. 1366 ГК);

б) только после выдачи патента (а не в процессе подачи заявки на подачу патента, как это предусмотрено в ст. 1366 ГК);

в) не только в отношении изобретения (как это предусмотрено в ст. 1366 ГК), а и в отношении использования ПМ или ПО;

г) любому лицу именно для использования изобретения, ПМ или ПО. Иначе говоря, по ОЛ не происходит отчуждения:

исключительного права на изобретение, ПМ или ПО (такое отчуждение возможно лишь в соответствии со ст. 1365 ГК, см. коммент. к ней);

патента на изобретение (такое отчуждение может иметь место лишь по договору, заключенному в соответствии со ст. 1366 ГК);

2) для предоставления ОЛ необходимы следующие условия:

а) патентообладатель должен (если конечно пожелает предоставить ОЛ) подать в ПВ заявление (в установленной форме, образец бланка такого заявления утверждает ПВ). В этом заявлении патентообладатель обязуется предоставить любому лицу (т.е. и гражданину, и ЮЛ, в т.ч. и иностранным лицам, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ в установленном порядке) право использования изобретения, ПМ или ПО. В указанном заявлении патентообладатель сообщает условия:

на которых он предоставляет другому лицу право использования изобретения, ПМ или ПО. Речь идет о таких условиях, как объем, территория, иные пределы использования, размер вознаграждения, подлежащего выплате патентообладателю, срок предоставления лицензии и т.д.;

о том, что приобретатель должен будет уплачивать патентные пошлины (часть их), и о сроке, с какого времени эти платежи необходимо будет уплачивать;

б) патентообладатель должен сообщать указанные выше условия и в ПВ;

в) ПВ должен опубликовать в официальном вестнике (и (или) в "Российской газете") сведения об открытой лицензии. Однако расходы, связанные с опубликованием этих сведений, несет патентообладатель (они возмещению впоследствии не подлежат);

3) предоставление ОЛ означает, что:

а) патентообладатель вправе уменьшить на 50% (начиная с 1 января года, непосредственно следующего за годом публикации в официальном вестнике ПВ) размер, устанавливаемой им патентной пошлины за поддержание патента;

б) приобретатель лицензии должен уплачивать:

оставшуюся часть патентных пошлин за поддержание патента;

платежи за лицензию (непосредственно самому патентообладателю);

в) с любым лицом, которое пожелает использовать указанное выше изобретение, ПМ или ПО, патентообладатель обязан (а не только наделен правом) заключить ЛД. При этом в условиях ЛД должно быть прямо указано, что по данному ЛД передается простая (неисключительная) лицензия (см. о ЛД, о видах ЛД коммент. к ст. 1235-1237 ГК). Возможность отказа заключить ЛД с лицом, пожелавшим это сделать, ст. 1368 не предусмотрена (если только такое лицо дееспособно и правомерно осуществляет свою деятельность на территории РФ). Изменить (при заключении ЛД) условия, которые ранее были сообщены в ПВ, патентообладатель (даже с согласия приобретателя лицензии) также не вправе. Указанный ЛД должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации (см. коммент. к ст. 1369).

2. Применяя правила п. 2 ст. 1368, нужно учесть следующее:

1) патентообладатель лишь вправе (хотя не обязан, этот вопрос он разрешает самостоятельно) отозвать свое заявление о предоставлении открытой лицензии при условии, что:

а) прошло не менее 2 календарных лет, отсчитываемых со дня непосредственно следующего за данной публикации сведений об открытой лицензии в официальном бюллетене ПВ;

б) подано в ПВ письменное заявление с ходатайством об отзыве открытой лицензии (образец бланка ходатайства в настоящее время ПВ не установлен. По аналогии можно воспользоваться формой заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию. Оно приложено к приказу Роспатента от 30.11.94 "Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении" (в ред. от 27.07.98));

в) в течение указанных выше 2 лет он не получал предложений в письменной форме о заключении ЛД (на условиях, содержащихся в его заявлении). Если какие-либо лица предлагали заключить ЛД на иных условиях, то считается, что такого предложения сделано не было;

2) в той мере, в какой открытая лицензия будет отозвана (с учетом изложенного выше):

а) патентообладатель должен доплатить патентную пошлину за поддержание патента в силе за весь период, прошедший со дня публикации в официальном вестнике ПВ сведений о предоставлении открытой лицензии.

В дальнейшем указанная пошлина подлежит уплате в полном размере самим патентообладателем (с учетом положения о пошлинах и информационного письма Роспатента "Действующие реквизиты для уплаты патентных и государственных пошлин", а также приказа Роспатента от 10.02.2006 N 10 "Реквизиты для уплаты пошлины в российской и иностранной валютах");

б) патентообладатель вправе вновь подать в ПВ заявление о предоставлении открытой лицензии (в общеустановленном порядке);

3) ПВ обязано опубликовать в официальном бюллетене сведения об отзыве лицензии. При этом в п. 2 ст. 1368 (в отличие от п. 1 ст. 1368) не говорится, что такая публикация осуществляется за счет патентообладателя.

Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец

1. В соответствии со ст. 1369:

1) в письменной форме должны быть заключены:

а) договор об отчуждении патента на изобретение (см. об этом договоре коммент. к ст. 1366 ГК);

б) договор об отчуждении исключительного права на изобретение, ПМ или ПО (см. о нем коммент. к ст. 1365 ГК);

в) ЛД о предоставлении прав использования изобретения, ПМ или ПО (см. о нем коммент. к ст. 1367 ГК);

г) договор о предоставлении открытой лицензии (см. о нем коммент. к ст. 1368 ГК);

д) любые иные договоры, посредством которых осуществляется распоряжение (в т.ч., например, мена, дарение) исключительным правом на изобретение, ПМ или ПО.

При этом письменная форма упомянутых выше договоров считается соблюденной только в том случае, когда договор составлен в виде одного документа, подписанного сторонами (а не путем, например, обмена письмами, телефонограммами, см. об этом коммент. к ст. 434 ГК);

2) после того как указанные договоры будут заключены, они подлежат государственной регистрации в ПВ. В настоящее время такая регистрация осуществляется в соответствии с Правилами N 64 (они подлежат применению впредь до утверждения новых правил).

2. Для правильного применения ст. 1369 необходимо также учитывать положения:

1) ст. 7 Закона N 231 о том, что нормы части 4 ГК о порядке заключения и форме договоров, а также об их государственной регистрации применяются к договорам, заключенным после 01.01.2008, в т.ч. и к договорам, предложение заключить которые были направлены до 01.01.2008 и которые были заключены после этой даты;

2) ст. 164 ГК (о том, что несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной (см. коммент. к этой статье);

3) ст. 1393 ГК (о порядке государственной регистрации изобретения, ПМ или ПО и выдаче патента, см. коммент. к ней);

4) ст. 1394 ГК (о публикации сведений и выдаче патента на изобретение, ПМ или ПО);

5) ст. 1395-1397 ГК (о международных и евразийских патентах на изобретение, ПМ или ПО и о патентовании за рубежами РФ).

См. коммент. к ст. 1393-1397 ГК.