§ 3. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение

Статья 1426. Договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение

1. Договор об отчуждении исключительного права на СД (которому посвящена комментируемая статья):

1) представляет собой самостоятельный вид:

а) гражданско-правовых договоров (хотя он и не упомянут в нормах части 2 ГК). Этот договор в полной мере соответствует правилам ст. 8 и 421 ГК (см. коммент. к ним);

б) договоров об отчуждении исключительного права (см. о других таких договорах коммент. к ст. 1234, 1285, 1365 ГК). В отличие от последних данный договор посвящен именно отчуждению исключительного права на СД (т.е. одного из важнейших интеллектуальных прав на СД, имеющего имущественный характер, см. об этом коммент. к ст. 1421 ГК);

2) заключается, с одной стороны, патентообладателем (см. о том, кто признается патентообладателем СД, коммент. к ст. 1420 ГК) и с другой стороны, приобретателем патента на СД. В качестве последнего могут выступать:

а) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства (безусловно, отвечающие требованиям ст. 21-28 ГК о дееспособности, см. коммент. к ним);

б) российские и иностранные ЮЛ (в т.ч. и некоммерческие организации);

3) имеет своим предметом отчуждение (т.е. переход к другому лицу) исключительного права на СД. В данном случае от патентообладателя к приобретателю права переходит и исключительное право на СД, и удостоверяющий это право патент на СД (поэтому анализируемый договор называют также "договором об отчуждении патента на селекционное достижение". Наряду с предметом, существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на СД являются условия, которые должны быть включены:

а) в соответствии с требованиями, предусмотренными в нормах закона и иных правовых актов (в т.ч. и ОСД). Например, условия о том, что патентообладатель передает исключительное право на СД в полном объеме. Если согласно условиям данного договора патентообладатель лишь обязуется передать исключительное право на СД в будущем, то к существенным условиям договора относится также условие о сроке такой передачи;

б) по настоянию хотя бы одной из сторон (см. об этом подробный коммент. к ст. 432 ГК);

4) является возмездным. Даже если в договоре об отчуждении исключительного права на СД отсутствует условие о цене (которую приобретатель права должен учитывать), то это не превращает данный договор в безвозмездный (иной вывод противоречил бы систематическому толкованию ст. 1426 и ст. 423 ГК, см. коммент. к ней). При отсутствии в договоре об отчуждении исключительного права на СД условия о цене она определяется в соответствии с правилами п. 3 ст. 424 ГК (см. коммент. к ней);

5) заключается в письменной форме (см. о том, когда последняя считается соблюденной, коммент. к ст. 434, 438 и 1232 ГК). Однако требование о государственной регистрации данного договора в ст. 1426 ГК отсутствует. Тем не менее систематический анализ ст. 1426, с одной стороны, и ст. 1232, 1234, 1427 ГК - с другой, показывает, что договор об отчуждении исключительного права на СД подлежит государственной регистрации (порядок и условия последней определяет Правительство РФ). Впредь до утверждения нового порядка государственной регистрации данных документов и после 01.01.2008 сохраняется ранее действовавший порядок (ст. 4, 5 Закона N 231). В настоящее время государственную регистрацию договоров об отчуждении исключительного права на СД осуществляет ОСД. Несоблюдение письменной формы и требования государственной регистрации влечет недействительность договора об отчуждении исключительного права на СД.

2. Анализируемый договор следует отличать:

1) от ЛД (дело в том, что в соответствии с последним происходит не передача исключительного права на СД, а предоставление прав использования СД, см. об этом коммент. к ст. 1428 ГК);

2) от договоров на отчуждение исключительного права на СД, заключаемых в соответствии с публичным предложением (оно делается в соответствии со ст. 1427 ГК, см. коммент. к ней);

3) от договоров, заключаемых в связи с предоставлением открытой лицензии на СД (см. об этом коммент. к ст. 1429 ГК);

4) от договора об отчуждении права на получение патента (см. о нем коммент. к ст. 1420 ГК)

Статья 1427. Публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента на селекционное достижение

1. Публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента на СД (упомянутое в ст. 1427):

1) может быть сделано не любым заявителем (см. о том, кто может выступать в роли заявителя, коммент. к ст. 1420, 1433 ГК), а именно автором СД. При этом:

а) заявление о публичном предложении делается автором при подаче заявки на получение патента в ОСД. Это заявление прилагается к остальным документам заявки (перечень последних приведен в подп. 1-3 п. 2 ст. 1433 ГК);

б) упомянутое заявление может быть сделано любым из соавторов (если их несколько), но именно в процессе подачи заявки на получение патента;

2) представляет собой письменное обязательство заявителя о том, что в случае выдачи ему заявки он заключает договор об отчуждении патента (а это означает и отчуждение исключительных прав на СД, см. об этом коммент. к ст. 1426 ГК):

а) с любым российским гражданином или ЮЛ (в т.ч. и некоммерческими организациями);

б) с тем из них, который первым (по времени) изъявит желание (в письменном заявлении об этом) заключить такой договор. При этом указанное лицо должно:

принять именно условия, изложенные заявителем в публичном предложении;

направить в ОСД письменное уведомление о том, что желает заключить договор на предложенных условиях;

письменно сообщить заявителю о готовности заключить договор на предложенных последним условиях;

в) на условиях, которые соответствуют установившейся практике (о цене, об объеме использования, о сроках, способах использования и т.п. условиями) использования СД;

3) позволяет (если оно будет оформлено в установленном порядке) заявителю не уплачивать патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента на СД, а также в отношении уже выданного патента на СД (например, связанные с его поддержанием). При этом ОСД должен (а не только вправе):

а) принять решение о том, что публичное предложение одобрено, и сообщить об этом заявителю. Если публичное предложение отвергнуто, то в решении об этом необходимо указать мотивы, по которым публичное предложение не может быть принято, а также сообщить об этом решении заявителю;

б) опубликовать (в своем официальном бюллетене и (или) в "Российской газете" либо в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти).

2. Лицо, изъявившее желание принять публичное предложение и заключившее с заявителем договор об отсутствии патента, обязано:

1) уплатить все патентные пошлины (в т.ч. за подачу заявки, в отношении выданного патента и др.), от уплаты которых был освобожден сам заявитель; см. об этом также коммент. к ст. 1249 ГК;

2) уплачивать (уже после заключения договора и в течение срока его действия) в дальнейшем патентные пошлины в установленном порядке (с учетом Положения о пошлинах);

3) приложить к договору об отчуждении патента (который проходит процедуру государственной регистрации, см. об этом коммент. к ст. 1426 ГК) документ (платежное поручение, квитанцию об оплате и т.п.), подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от которых был освобожден заявитель.

3. Патентообладатель (который подал заявление о публичном предложении) вправе подать в ОСД письменное ходатайство об отзыве этого заявления, если:

1) в течение 2 календарных лет (срок отсчитывается со дня, непосредственно следующего за датой публикации в официальном бюллетене ОСД о поступившем заявлении о публичном предложении) в ОСД не поступило (ни от одного российского лица) заявление (письменное уведомление) о желании заключить договор об отчуждении патента;

2) заявитель сам уплатил патентные пошлины, от уплаты которых он ранее был освобожден (в связи с подачей заявления о публичном предложении). Кроме того, он в дальнейшем должен уплачивать установленные патентные пошлины (в т.ч. за поддержание патента).

4. Для правильного применения ст. 1427 нужно также учитывать положения:

1) ст. 1428 ГК (о договоре, в соответствии с которым предоставляется право на использование СД, но отчуждения патента не происходит);

2) ст. 1429 ГК (об открытой лицензии, в соответствии с которой любое лицо вправе заключить договор об использовании СД, но отчуждение патента и в данном случае не происходит).

См. коммент. к указанным статьям ГК.

Статья 1428. Лицензионный договор о предоставлении права использования селекционного достижения

1. ЛД о предоставлении права использования СД (упомянутый в ст. 1428):

1) представляет собой самостоятельный вид:

а) гражданско-правовых договоров. Хотя он и не упомянут в нормах части 2 ГК (посвященной отдельным видам обязательств), заключение такого договора вполне соответствует ст. 8, 421 ГК (см. коммент. к ним);

б) договоров, связанных с использованием результатов ИД (см. о других ЛД коммент. к ст. 1235-1239, 1367, 1368 ГК). В отличие от последних, данный ЛД заключается именно в отношении предоставления прав на использование СД;

2) может быть заключен между патентообладателем (см. о том, кто признается патентообладателем, коммент. к ст. 1420, 1430 ГК), с одной стороны (эта сторона договора называется лицензиаром), и пользователем, с другой стороны (последняя называется лицензиатом). Лицензиатом может быть и гражданин, и организация (в т.ч. и иностранные лица);

3) имеет своим предметом то, что лицензиар передает (либо обязуется передать в будущем) удостоверенное патентом право использования соответствующего СД.

В практике возник вопрос:

нет ли противоречий между нормами ст. 1409, 1415 ГК (о том, что патент удостоверяет исключительное право на СД) и ст. 1428 (о том, что патент удостоверяет также право использования СД)? Определенное противоречие налицо. Правильнее было бы (в ст. 1428) сказать: "право использования соответствующего селекционного достижения, на которое выдан патент". Наверное законодателю целесообразно уточнить свою волю по данному вопросу?

Существенными условиями ЛД (наряду с его предметом) являются:

а) условия, включение которых в ЛД обязательно в соответствии с прямым указанием закона или иных нормативных актов. Примерами таких условий могут служить:

пределы использования СД (объем, способы, порядок использования СД);

срок, в течение которого лицензиар предоставит лицензиату право использования (если по договору он обязуется предоставить это право в будущем);

б) условия, на включение которых настаивает хотя бы одна из сторон ЛД (см. об этом коммент. к ст. 432 ГК);

4) является возмездным. Даже если в ЛД прямо нет условия о цене, данный договор не является безвозмездным (это противоречило бы систематическому толкованию ст. 423, 1232 ГК, с одной стороны, и ст. 1428 - с другой). При отсутствии в ЛД условия о цене последнее определяется по правилам п. 3 ст. 424 ГК (см. коммент. к ней);

5) заключается в письменной форме (см. о том, когда такая форма считается соблюденной, коммент. к ст. 434, 438, 1232 ГК). Хотя в ст. 1428 не содержится требование о государственной регистрации ЛД, все же необходимость такой регистрации вытекает из систематического анализа ст. 1428 и ст. 1232, 1235 ГК (см. коммент. к ним). Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации ЛД влечет за собой недействительность ЛД.

2. Для правильного применения положений ст. 1428 необходимо также учитывать положения:

1) ст. 1423 ГК. Она устанавливает, что по истечении 3 лет со дня выдачи патента на СД (или отказе патентообладателя заключить ЛД на производство и реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике) любое лицо вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование такого СД на территории РФ;

2) ст. 1429 ГК (о том, что патентообладатель вправе подать в ОСД заявление о возможности предоставления любому лицу открытой лицензии. В этом случае размер пошлины за поддержание патента на СД уменьшается на 50%. Открытая лицензия может быть отозвана по истечении 2 лет со дня публикации в официальном бюллетене ОСД сведений об открытой лицензии);

3) ст. 1426, 1427 ГК (они посвящены другому договору, а именно предусматривающему возможность отчуждения исключительного права на СД и патента на СД, а не использование СД).

См. коммент. к указанным выше статьям ГК.

Статья 1429. Открытая лицензия на селекционное достижение

1. Открытая лицензия (которой посвящена комментируемая статья):

1) может быть предоставлена лишь на основании письменного заявления патентообладателя (оно должно соответствовать форме, утвержденной ОСД). Решение об этом патентообладатель принимает самостоятельно (сравните с принудительной лицензией, которая выдается по решению суда, см. коммент. к ст. 1423 ГК). Заявление это:

а) подается в ОСД. Последний рассматривает заявление и принимает по нему либо решение о разрешении на выдачу открытой лицензии, либо решение об отказе в выдаче открытой лицензии (с указанием мотивов решения);

б) должно содержать условия использования СД (о цене, о сроках, о территории, объеме использования СД и др.);

2) предоставляется любому лицу (в т.ч. и иностранному). Если какое-либо лицо пожелает заключить (на предложенных условиях) договор об использовании СД, то патентообладатель обязан заключить договор на условиях простой (неисключительной) лицензии (о том, что это такое, см. коммент. к ст. 1236 ГК);

3) приводит (еще до того, как она будет выдана) к тому, что размер пошлины за поддержание патента на СД уменьшается на 50%. Такое уменьшение может быть осуществлено:

а) при условии, что ОСД осуществит публикацию в своем официальном бюллетене (и (или) в "Российской газете" либо в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти) о поступившем от патентообладателя заявлении об открытой лицензии и условиях ее предоставления. Такая публикация осуществляется за счет патентообладателя;

б) начиная с 1 января года, непосредственно следующего за годом осуществления указанной выше публикации;

4) может быть отозвана патентообладателем лишь при условии, что:

а) прошло не менее 2 календарных лет (отсчитываемых от дня, непосредственно следующего за датой осуществления указанной выше публикации);

б) он подал в ОСД письменное ходатайство об отзыве открытой лицензии (по форме, которая утверждена ОСД);

в) доплаты пошлины за поддержание патента на СД в силе за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии и до дня подачи ходатайства об отзыве. При этом:

такая доплата не должна производиться, если до отзыва лицензии хотя бы одно лицо изъявило желание заключить договор на использование СД (письменно уведомив об этом ОСД);

документ о доплате нужно приложить к ходатайству об отзыве открытой лицензии;

г) ОСД осуществило публикацию сведений об отзыве заявления об открытой лицензии в своем официальном бюллетене. При этом если до отзыва открытой лицензии были заключены ЛД (независимо от их количества), то:

указанные ЛД сохраняются до истечения срока их действия;

лицензиаты по этим ЛД вправе использовать СД до окончания срока действия ЛД;

патентообладатель обязан уплачивать пошлину за поддержание патента на СД в силе в размере 100% (со дня отзыва открытой лицензии).

2. Правильному применению норм ст. 1429 будет способствовать учет положения:

1) ст. 1426, 1427 ГК (согласно им заключается договор об отчуждении исключительного права на СД или договор на отчуждение патента на СД, а также патентообладатель вправе сделать публичное предложение заключить такой договор с любым российским лицом, пожелавшим заключить указанный договор);

2) ст. 1423 ГК (о том, что в ряде случаев по истечении 3 лет со дня выдачи патента на СД любое лицо, желающее и готовое использовать СД, может подать иск к патентообладателю о предоставлении ему принудительной лицензии);

3) ст. 1428 ГК (она посвящена порядку заключения, форме и существенным условиям ЛД);

4) ст. 1443 ГК (о порядке осуществления публикации о СД).

См. коммент. к указанным статьям ГК.