2. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Приоритет изобретений, ПМ или ПО, упомянутый в ст. 1381:

1) устанавливается по дате подачи в ПВ заявки на изобретение, ПМ или ПО. При этом дату подачи:

а) заявки на изобретение следует устанавливать исходя из п. 3 ст. 1375 ГК (см. коммент. к ней);

б) заявки на ПМ следует определять исходя из правил п. 3 ст. 1376 ГК (см. коммент. к ней);

в) заявки на ПО следует определять исходя из правил п. 3 ст. 1377 ГК (см. коммент. к ней);

2) может быть установлен по дате поступления в ПВ дополнительных документов (см. о составе и замене последних коммент. к ст. 1378 ГК), если:

а) указанные дополнительные материалы были оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки (в этом случае данные материалы должны соответствовать общеустановленным требованиям, предъявляемым к заявкам, и оплачены самостоятельными пошлинами);

б) такая самостоятельная заявка подана заявителем в ПВ до истечения 3 календарных месяцев (данный срок отсчитывается со дня непосредственно следующего за датой получения заявителем от ПВ письменного уведомления о невозможности (с указанием всех обстоятельств, которые привели к такой невозможности) принять во внимание дополнительные материалы (в качестве изменений или дополнений в ранее поданную заявку) вследствие того, что эти дополнительные материалы изменяют сущность заявленного решения (например, изменяют такие признаки ПО, которые определяют форму, цвет, конфигурацию изделия, см. об этом коммент. к ст. 1352 ГК);

в) на дату подачи указанной выше самостоятельной заявки не отозвана (в соответствии со ст. 1381 ГК, см. коммент. к ней) или не признана отозванной заявка, которая содержит указанные дополнительные материалы. Если поступило заявление об отзыве последней, нет оснований считать, что приоритет можно устанавливать по дате поступления дополнительных материалов, предусмотренных в п. 2 ст. 1381 ГК;

3) может также быть установлен по дате подачи тем же заявителем (лично либо через патентного или иного поверенного - п. 3 ст. 1381 этому не препятствует) в российское ПВ более ранней заявки, которая:

а) раскрывает изобретение, ПМ или ПО (т.е. позволяет судить о его сущности, перечисляет основные признаки, характеризует формулу изобретения, ПМ, указывает на иные условия патентоспособности изобретения, ПМ или ПО с учетом норм ст. 1350-1352, 1375-1377 ГК, см. коммент. к ним);

б) не была впоследствии отозвана в соответствии с правилами ст. 1380 ГК (либо не была признана отозванной) на дату подачи заявки:

по которой оспаривается данный приоритет;

которая подана в течение 12 календарных месяцев (отсчет этого срока осуществляется со дня, непосредственно следующего за датой подачи более ранней заявки на изобретение);

которая подана в течение 6 календарных месяцев (отсчет этого срока осуществляется со дня, непосредственно следующего за датой подачи более ранней заявки на ПМ или ПО);

4) не может устанавливаться по дате заявки, по которой уже (в установленном порядке, т.е. с соблюдением всех требований, предусмотренных в нормах ГК, а также в Правилах N 82, Правилах N 83, Правилах N 84) был испрошен более ранний приоритет (важен в данном случае сам факт испрашивания более раннего приоритета). Нужно учесть, что если была подана новая заявка (с учетом положений ст. 1374 ГК, см. коммент. к ней), то это автоматически означает, что более ранняя заявка считается отозванной (т.е. налицо еще один способ отзыва заявки, прямо не предусмотренный нормами ст. 1380 ГК);

5) может быть установлен на основании некоторых (двух и более) ранее поданных заявок или дополнительных материалов (см. о составе дополнительных материалов коммент. к ст. 1378 ГК), если соблюдены условия:

а) прямо перечисленные в п. 2, 3, 4 самой ст. 1381. Эти условия дополнять ни ПВ, ни какой-либо иной госорган не вправе. Однако и игнорировать их не может ни сам заявитель, ни ПВ, ни суд (если спор будет рассматриваться в судебном порядке).

В практике возник вопрос:

имеется ли в виду в п. 5 ст. 1381 ГК одновременное наличие условий, перечисленных в п. 2-4 ст. 1381 ГК? Анализ показывает, что достаточно наличия любого из этих условий;

б) предусмотренные в ст. 1382 ГК (см. коммент. к ней) и необходимые для получения конвенционного приоритета изобретения, ПМ или ПО.

2. Специфика правил п. 4 ст. 1381 состоит в том, они:

1) посвящены случаям установления приоритета на изобретение, ПМ или ПО по выделенной заявке (т.е. заявке, которая является производной от ранее поданной, приобретает характер самостоятельной заявки);

2) предусматривают, что приоритет по выделенной заявке устанавливается:

а) либо по дате подачи тем же заявителем (т.е. первоначальным заявителем) заявки, раскрывающей изобретение, ПМ или ПО (первоначальной заявки). При этом, безусловно, ранняя первоначальная заявка должна соответствовать всем требованиям ст. 1375-1378 ГК;

б) либо по дате более раннего приоритета, установленного на основании подачи первоначальной заявки (при условии, что на дату подачи выделенной заявки не была отозвана (или не признана отозванной) указанная первоначальная заявка). Кроме того, в данном случае необходимо соблюдение ряда дополнительных условий:

выделенная заявка должна быть подана до наступления даты или события, которые позволяют однозначно утверждать, что исчерпаны все предусмотренные самим ГК (но не другими законами, не иными правовыми актами!) возможности подать возражения на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке (этим возражениям и порядку их подачи посвящена ст. 1387 ГК, см. коммент. к ней);

выделенная заявка должна быть подана до даты регистрации изобретения, ПМ или ПО (если по первоначальной заявке в соответствии со ст. 1387 ГК было принято решение о выдаче патента). Упомянутая дата регистрации изобретения, ПМ или ПО по первоначальной заявке определяется в соответствии со ст. 1393-1397 ГК (см. коммент. к ним).

3. Для правильного применения норм ст. 1381 необходимо также учитывать положения ст. 11 Закона N 231, устанавливающих, что:

1) по авторским свидетельствам СССР на изобретения, по которым на 14.10.92 (т.е. на момент введения в действие Патентного закона) не истек 20-летний срок с даты подачи заявки, и свидетельствам СССР на ПО, по которым не истек 15-летний срок с даты подачи заявки, а также по патентам СССР на имя Государственного фонда изобретений СССР заявителям (совместно с авторами) предоставляется право ходатайствовать о прекращении действия указанных охранных документов на территории РФ с одновременной выдачей патента РФ на оставшийся срок;

2) по заявкам на изобретение или ПО, по которым были вынесены решения о выдаче патентов на имя Государственного фонда изобретений СССР, заявителям совместно с авторами предоставляется право ходатайствовать о выдаче патента РФ с отсрочкой уплаты патентных пошлин до начала получения доходов от использования изобретения или ПО, но не более чем на 5 лет;

3) любое лицо, правомерно начавшее до даты подачи ходатайства о выдаче патента РФ использование изобретения или ПО (на которые были выданы авторские свидетельства или свидетельства СССР), сохраняет право дальнейшего использования этого изобретения или ПО без заключения ЛД. Выплата авторам вознаграждения в этих случаях производится в порядке, установленном для выплаты вознаграждения соответственно за изобретение (охраняемые авторскими свидетельствами) и ПО (охраняемые свидетельствами).

4. О конвенционном приоритете см. коммент. к ст. 1382 ГК. О последствиях совпадения дат приоритета изобретения, ПМ или ПО см. коммент. к ст. 1383 ГК. О видах экспертизы заявки см. коммент. к ст. 1384, 1386, 1390, 1391 ГК. О восстановлении пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение, см. коммент. к ст. 1389 ГК. О временной правовой охране, возникающей после подачи заявки в ПВ, см. коммент. к ст. 1392 ГК. О прекращении и восстановлении действия патента см. коммент. к ст. 1398-1400 ГК.

Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца

1. В соответствии с правилами ст. 1382 приоритет изобретения, ПМ или ПО может быть установлен (в изъятие из общего порядка, предусмотренного ст. 1381 ГК, см. коммент. к ней) по дате подачи первой (по времени) заявки на изобретение, ПМ или ПО в любом из государств - участнике Парижской конвенции (или сразу в нескольких таких государствах, если такая ситуация возникла: положениями ни ст. 1382, ни самой Парижской конвенции это не противоречит). В этом случае возникает конвенционный приоритет. Условиями возникновения конвенционного приоритета являются:

1) то, что заявитель обязан подать в российское ПВ заявку (с соблюдением положений ст. 1374 ГК, см. коммент. к ней) на изобретение, ПМ или ПО;

2) то, что указанная заявка подается в течение 12 календарных месяцев (отсчет начинается со дня, непосредственно следующего за датой подачи первой заявки на изобретение или ПМ в государстве - участнике Парижской конвенции);

3) то, что указанная заявка подается в течение 6 календарных месяцев (отсчет этого срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой подачи первой заявки на ПО в государстве - участнике Парижской конвенции);

4) то, что указанные сроки восстанавливаются (в соответствии с нормами ст. 1389 ГК), если они были пропущены по не зависящим от заявителя обстоятельствам (болезнь заявителя, мораторий, непреодолимая сила и т.п.). Если заявка (по которой испрашивается конвенционный приоритет) не была (и не могла быть) подана по указанным причинам, то ПВ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 2 календарных месяца (конкретный срок продления определяется ПВ).

2. Анализ положений п. 2 и 3 ст. 1382 показывает, что заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки:

1) на ПМ или ПО, должен (а не только наделен правом):

а) письменно (по форме, разработанной ПВ) сообщить об этом в российское ПВ;

б) направить это сообщение в ПВ до истечения 2 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой подачи заявки в государстве - участнике Парижской конвенции, т.е. первой заявки;

в) предоставить в ПВ копию (переведенную на русский язык и заверенную в установленном порядке, в частности, российским нотариусом, в консульском представительстве РФ за рубежом) первой заявки до истечения 3 календарных месяцев со дня подачи в ПВ заявки (по которой испрашивается конвенционный приоритет);

2) на изобретение обязан:

а) письменно сообщить в российское ПВ о том, что он подал заявку на изобретение в конкретном государстве - участнике Парижской конвенции;

б) представить в ПВ заверенную копию заявки, поданной в государстве - участнике Парижской конвенции;

в) передать указанную копию в течение 16 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой подачи первой заявки в конкретном государстве - участнике Парижской конвенции). Если указанный срок не будет соблюден, российское ПВ вправе (хотя не обязано) по письменному ходатайству заявителя признать (вынося соответствующее решение об этом) право приоритета данного заявителя при условии, что:

указанное ходатайство подано в российское ПВ до истечения упомянутых выше 16 месяцев;

заявитель запросил (в установленном законодательством соответствующего государства - участника Парижской конвенции) копию первой заявки (запрос направляется в патентное ведомство того государства, в котором была подана первая заявка). При этом данный запрос должен быть направлен заявителем в течение 14 календарных месяцев (отсчитанных со дня, непосредственно следующего за датой подачи в ПВ государства - участника Парижской конвенции первой заявки);

заявитель представил в российское ПВ полученную (после соблюдения указанной процедуры) запрошенную копию заявки. При этом такая копия (т.е. полученная по запросу) должна быть представлена в российское ПВ в течение 2 календарных месяцев (отсчет начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения копии заявки от ПВ соответствующего государства - участника Парижской конвенции). Нужно учесть, что российское ПВ вправе требовать перевода на русский язык первой заявки только в случае, прямо указанном в последнем абзаце ст. 1382.

Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Бывают случаи, когда в процессе экспертизы (чаще всего это возможно в ходе формальной экспертизы, хотя теоретически возможно и в ходе экспертизы по существу, см. об этом коммент. к ст. 1386-1391 ГК) сотрудниками ПВ устанавливается (о чем составляются протоколы, акты и т.п.), что разными заявителями (гражданином, ЮЛ, двумя или несколькими гражданами, несколькими ЮЛ и т.п.) поданы заявки:

1) на идентичные (т.е. совпадающие по всем существенным и основным признакам) изобретения, ПМ или ПО. О том, что признаки идентичности налицо, необходимо составлять мотивированное заключение (в порядке, установленном ПВ);

2) которые имеют одну и ту же дату приоритета (эти даты устанавливаются с соблюдением общих правил ст. 1381, 1382 ГК, см. коммент. к ним).

2. В соответствии с правилами ст. 1383 в указанных выше случаях (они получили название "совпадение дат приоритета" изобретения, ПМ или ПО):

1) патент на изобретение, ПМ или ПО может быть выдан:

а) только по одной из заявок. Недопустимы случаи, когда по двум и более заявкам может быть выдан один патент: если это произойдет, то налицо основание для признания патента недействительным (см. об этом коммент. к ст. 1398 ГК);

б) только лицу, определенному по письменному соглашению между всеми заявителями (даже если хотя бы один из заявителей не подписал соглашение, считается, что соглашение не достигнуто и патент выдаче не подлежит);

2) заявители (вместе или каждый по отдельности, но в любом случае сообщение должно быть получено от всех заявителей) должны сообщить в ПВ о достигнутом соглашении:

а) в течение 12 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения заявителем уведомления ПВ о наличии совпадения дат приоритета);

б) в письменной форме. Бланк формы такого сообщения может быть утвержден ПВ (но заявители могут самостоятельно в произвольной форме направить такое сообщение);

3) ПВ обязано (а не вправе) в свою очередь направить всем заявителям письменное уведомление о том, что они подали заявки на идентичные изобретения, ПМ или ПО с одной и той же датой приоритета и им необходимо представить в ПВ упомянутое выше соглашение заявителей;

4) при выдаче патента по одной из заявок (которая была выбрана заявителями в соглашении между ними, о чем было сообщено в ПВ):

а) все авторы, указанные в заявке, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, ПМ или ПО (и на них распространяются правила ст. 1347, 1348 ГК, см. коммент. к ним);

б) каждый из этих авторов признается патентообладателем (это вытекает из правил ст. 1348, 1357, 1358 ГК, см. коммент. к ним).

3. Если один и тот же заявитель подал в ПВ заявки, имеющие одну и ту же дату приоритета на идентичное изобретение, ПМ или ПО, то:

1) патент выдается только один (а не по всем поданным заявкам);

2) патент должен быть выдан:

а) именно данному заявителю;

б) по той из заявок, которую заявитель выбрал самостоятельно (т.е. ПВ не вправе по своему выбору выдавать патент по какой-либо из заявок данного заявителя);

3) заявитель обязан (а не только наделен правом) направить в ПВ:

а) письменное уведомление о том, по какой из заявок он желает получить патент;

б) указанное уведомление не позднее 12 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения от ПВ соответствующего письменного уведомления).

Если заявитель не направил (в указанный выше срок) сообщение в ПВ о том, по какой из заявок он желает получить патент на изобретение, ПМ или ПО, или ходатайство (письменное и мотивированное !) о продлении этого срока (этот срок может быть продлен не более чем на 10 календарных месяцев; порядок продления срока установлен в п. 5 ст. 1386 ГК, см. коммент. к ней), то все заявки считаются отозванными (т.е. мы здесь встречаемся с еще одним основанием отзыва заявки, прямо не упомянутом в ст. 1380 ГК, см. коммент. к ней).

4. Анализ правил п. 2 ст. 1383 показывает, что:

1) они регулируют ситуацию, когда имеет место совпадение дат приоритета изобретения и идентичной этому изобретению полезной модели (иначе говоря, правило п. 2 ст. 1383 не распространяется на ПО);

2) они посвящены случаям, когда на указанные выше изобретения или ПМ заявки поданы одним и тем же заявителем. При этом не имеет значения, какая из этих заявок подана ранее: главное, чтобы ни одна из этих заявок не была отозвана после подачи;

3) они устанавливают, что после выдачи патента по одной из таких заявок (по любой из них, главное, чтобы такая выдача была осуществлена в соответствии со ст. 1374-1376 ГК, см. коммент. к ним) выдача патента по другой заявке:

а) по общему правилу не допускается;

б) может иметь место лишь при условии подачи в ПВ (обладателем ранее выданного патента) письменного заявления о прекращении действия такого патента (нельзя это путать с заявлением об отзыве заявки: вывод основан на систематическом толковании ст. 1383, с одной стороны, и ст. 1380, 1399 ГК - с другой, см. коммент. к ним);

4) если заявление о прекращении (упомянутое выше) поступило, ПВ обязано (а не только наделено правом):

а) осуществить публикацию о выдаче патента по другой заявке. Такая публикация:

осуществляется в общеустановленном порядке (см. об этом подробный коммент. к ст. 1394 ГК);

означает, что действие ранее выданного патента прекращается (со дня, который непосредственно следует за датой публикации). При этом нужно учесть императивное требование п. 2 ст. 1383 - сведения о прекращении ранее выданного патента и о выдаче нового патента публикуются одновременно;

б) оформить и выдать новый патент в порядке и сроки, предусмотренные в ст. 1384-1390 ГК, а также в Правилах N 82 и Правилах N 83.